Реєстрація торгової марки. Поширені  запитання. Що? Навіщо? Як?

 

  • «Чи можу я використовувати ТМ доки вона ще не зареєстрована?» – досить поширене запитання.

Безперечно, що можете! Якщо Ви не запозичили її у конкурента)

  • Що мається на увазі, коли мова йде про реєстрацію торгової марки (надалі ТМ)?

Під реєстрацією торгової марки мається на увазі надання їй правової охорони з боку держави. Обсяг правової допомоги, що надається, визначається зображенням  знака та переліком товарів і послуг, що зазначаються у свідоцтві про право власності на знак.

  • Що за перелік товарів і послуг?

Міжнародна класифікація товарів і послуг була затверджена ще в 1957 році Ніццькою угодою (Угода). На сьогодні застосовується у 85 країнах учасницях  Угоди  та близько 60 країнах, що не є її учасницями.

Передбачає 45 класів: 34 для товарів і 11 для послуг. У кожному класі міститься значний перелік товарів або послуг, і кожен товар або послуга мають свій базовий номер.

Щороку МКТП переглядається і можуть змінюватись деякі формулювання.

Перед поданням заявки на реєстрацію необхідно визначитись щодо конкретного переліку товарів та послуг для яких заявник планує використовувати ТМ і вибрати необхідне з МКТП за поточний рік у якому подається заявка.

Ось тут цікавий нюанс.

  • Реальне використання ТМ

У деяких країнах, як в Україні, наприклад, можливо зареєструвати ТМ для будь-яких товарів та послуг незалежно від того чи вона реально використовується. Плануєте років за 5 запустити бізнес і ще точно не визначилися з концепцією але обрали круту назву? Жодних питань. Ви можете «забити» собі назву наперед і одразу в декількох класах.

В інших країнах, наприклад у США, неможливо зареєструвати ТМ, якщо вона реально не використовується заявником на території країни.

Зазвичай, можна реєструвати за 2 процедурами: коли ТМ вже використовується і заявник може це підтвердити та коли заявник планує використовувати знак і зможе надати підтвердження трохи згодом але у передбачений процедурою строк.

Якщо ТМ подається на реєстрацію у країні, де реєстраційною процедурою передбачено підтвердження використання, то в МКТП в обраному(их) класі дуже важливо визначити виключно ті щодо яких заявник реально зможе підтвердити використання.

  • Торгову марку необхідно реєструвати у різних країнах?

Так. Правова охорона надається знаку в конкретній країні. Є варіант реєстрації єдиної торгової марки ЄС, а також реєстрації за міжнародною процедурою (Мадридський протокол).

Головне, що ви маєте знати –  завжди визначається територія на якій надається правова охорона знаку. Від цього залежить також процедура реєстрації, сума зборів.

  • Чи можу я самостійно подати заявку на реєстрацію ТМ?

Так… і Ні…

Залежить від країни та особливостей реєстраційної процедури відповідно.

У деяких країнах можна без проблем подати документи на реєстрацію (навіть онлайн) – це дуже зручно. Однією з таких країн є США. Так, коректне оформлення матеріалів заявки – справа не з легких, але подати її на розгляд може будь-яка дієздатна особа, що сплатила збір.

Іноді, як в Австралії, заявка може бути подана хоч резидентом, хоч нерезидентом, за умови наявності адреси для листування на території країни.

В Україні також можна зареєструвати торгову марку подавши заявку самостійно, якщо ви резидент України. Для нерезидентів процедура реєстрації дещо ускладнена тим, що заявка може бути подана виключно патентним повіреним.

  • Хто такий патентний повірений?

Це особа, що успішно склала іспит та включена до спеціального державного реєстру. В Україні це Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

Не лише в Україні подання заявки на реєстрацію нерезидентом ускладнено необхідністю звертатись до патентного повіреного. Саме тому ми маємо свою мережу перевірених спеціалістів по всьому світу.

  • Визначилися з країною та чи потрібен патентний повірений. Можна подавати заявку?

Можна але спочатку краще буде максимально спрогнозувати на скільки реєстрація може бути успішною: перевірити усі можливі джерела щодо наявності зареєстрованих схожих або тотожних торгових марок у країні, де планується реєстрація.

У більшості країн у відкритих реєстрах можна самостійно перевірити наявність тотожних або схожих зареєстрованих торгових марок. Також буває опція замовити пошук з наданням звіту в експертній установі.

В Україні Укрпатент готує такий звіт протягом 7 робочих днів з дня оплати замовлення. Такий звіт враховує не лише дані про зареєстровані знаки, а й дані заявок, що знаходяться на етапі розгляду.

Інформацію щодо міжнародної реєстрації можливо знайти у реєстрі Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

  • А якщо хтось ще подає заявку на реєстрацію аналогічного чи схожого знаку в тих самих класах, то кому зареєструють знак?

Хто раніше – того й тапки.

Якщо ви раніше подали національну заявку, то маєте пріоритет. Навіть більше, якщо протягом 6 місяців від подання національної заявки, заявником буде подано міжнародну заявку, датою пріоритету буде вважатись дата подання національної заявки.

  • Можна зареєструвати торгову марку «дерев’яні двері» для дверей?

Безперечно, що це було б дуже зручно і ніхто з конкурентів би вже не міг поширювати інформацію про продаж  дерев’яних дверей, але навряд у вас це вийде. Загальновживані слова – позначення товарів і послуг певного виду не можуть бути зареєстровані як торгові марки.

Можна спробувати зареєструвати зображувальний знак, що міститиме такі загальновживані слова але в такому випадку словесна частина знаку не підлягатиме правовій охороні.

Так само є цілий ряд особливостей щодо реєстрації у якості торгового знаку географічних назв.

Окремий цікавий і недешевий квест в Україні, якщо ваш знак містить слово «Україна».

  • Чи не легше просто використовувати назву? Навіщо реєстрація?

Повернемось до правової охорони, яку дає ТМ. Маючи ТМ ви зможете не лише пред’явити претензії розумникам, що спробують видавати свою продукцію чи послуги за ваші, а й захиститись від посягань недобросовісних конкурентів.

За роки практики ми вже неодноразово мали справу з ситуаціями коли конкуренти діють недобросовісно або колишні партнери у зародку проекту тихенько реєструють торговий знак на себе, щоб за кілька років скористатись назвою проекту, що був розкручений силами інших людей.

Подають необґрунтовані скарги до GooglePlay, щоб позбавитись від гри конкурента, забирають групи в Facebook з тисячами учасників, віднімають домени з шаленим трафіком.

Також маючи зареєстровану ТМ ви можете отримати домен верхнього рівня.

На наш погляд однозначна відповідь на питання: Чи варто реєструвати ТМ та коли це робити?

Реєструвати щойно ви визначились з назвою та реально плануєте з нею працювати.

Зареєстрована торгова марка їсти не просить… майже. В Україні раз на 10 років, в інших країнах строк може відрізнятись, необхідно продовжувати дію свідоцтва. За цей час ТМ або здобуде деяку цінність або перестане бути потрібною.

Реєструйте торгову марку та будьте спокійні 🙂

Безкоштовна первинна консультація по ІТ праву у твоєму кейсі. Не зволікай ;)Твоє запитання ІТ юристам


Отримуй сповіщення про нові статті :)