Регистрация торговой марки. Часто задаваемые вопросы. Что? Зачем? Как?

 

  • «Могу ли я использовать ТМ пока она еще не зарегистрирована?» — довольно распространенный вопрос.

    Бесспорно, что можете! Если Вы не позаимствовали ее у конкурента)
  • Что имеется в виду, когда речь идет о регистрации торговой марки (далее ТМ)?

    Под регистрацией торговой марки подразумевается предоставление ей правовой охраны со стороны государства. Объем правовой помощи, определяется изображением знака и перечнем товаров и услуг, которые указываются в свидетельстве о праве собственности на знак.
  • Что за перечень товаров и услуг?

    Международная классификация товаров и услуг была утверждена еще в 1957 году Ниццким соглашением. На сегодня применяется в 85 странах участницах Соглашения и около 60 странах, не являющихся ее участниками.

Предусматривает 45 классов: 34 для товаров и 11 для услуг. В каждом классе содержится значительный перечень товаров или услуг, и каждый товар или услуга имеют свой базовый номер.

Ежегодно МКТУ пересматривается и могут меняться некоторые формулировки.

Перед подачей заявки на регистрацию необходимо определиться относительно конкретного перечня товаров и услуг, для которых заявитель планирует использовать ТМ и выбрать необходимое из МКТУ за текущий год в котором подается заявка.

Вот здесь интересный нюанс.

  • Реальное использование ТМ

    В некоторых странах, как в Украине, например, можно зарегистрировать ТМ для любых товаров и услуг независимо от того она реально используется. Планируете лет за 5 запустить бизнес и еще точно не определились с концепцией но выбрали крутую название? Никаких вопросов. Вы можете «забить» себе название вперед и сразу в нескольких классах.

В других странах, например в США, невозможно зарегистрировать ТМ, если она реально не используется заявителем на территории страны.

Обычно, можно регистрировать за 2 процедурами: когда ТМ уже используется и заявитель может это подтвердить и когда заявитель планирует использовать знак и сможет предоставить подтверждение чуть позже но в предусмотренный процедурой срок.

Если ТМ подается на регистрацию в стране, где регистрационной процедуре предусмотрено подтверждение использования, то в МКТУ в выбранном (ых) классе очень важно определить исключительно те по которым заявитель реально сможет подтвердить использования.

  • Торговую марку необходимо регистрировать в разных странах?

    Да. Правовая охрана предоставляется знака в конкретной стране. Есть вариант регистрации единой торговой марки ЕС, а также регистрации по международной процедуре (Мадридский протокол).

Главное, что вы должны знать — всегда определяется территория, на которой предоставляется правовая охрана знака. От этого зависит процедура регистрации, сумма сборов.

  • Могу ли я самостоятельно подать заявку на регистрацию ТМ?

    Да … и Нет …:)

Зависит от страны и особенностей регистрационной процедуры соответственно.

В некоторых странах можно без проблем подать документы на регистрацию (даже онлайн) — это очень удобно. Одной из таких стран является США. Так, корректное оформление материалов заявки — дело не из легких, но подать его на рассмотрение может любое дееспособное лицо, оплатившее сбор.

В то время, как в Австралии, заявка может быть подана хоть резидентом, хоть нерезидентом, при наличии адреса для переписки на территории страны.

В Украине можно зарегистрировать торговую марку подав заявку самостоятельно, если вы резидент Украины. Для нерезидентов процедура регистрации несколько осложнена тем, что заявка может быть подана только патентным поверенным.

  • Кто такой патентный поверенный?

    Это лицо, успешно сдала экзамен и включена в специальный государственный реестр. В Украине это Государственный реестр представителей по делам интеллектуальной собственности (патентных поверенных).

Не только в Украине подачи заявки на регистрацию нерезидентом затруднено необходимостью обращаться к патентному поверенному. Именно поэтому мы имеем свою сеть проверенных специалистов по всему миру.

  • Определились со страной и нужен патентный поверенный. Можно подавать заявку?

    Можно но сначала лучше будет максимально спрогнозировать на сколько регистрация может быть успешной: проверить все возможные источники о наличии зарегистрированных сходных или тождественных торговых марок в стране, где планируется регистрация.

В большинстве стран в открытых реестрах можно самостоятельно проверить наличие тождественных или сходных зарегистрированных торговых марок. Также бывает опция заказать поиск с предоставлением отчета в экспертном учреждении.

В Украине Укрпатент готовит такой отчет в течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказа. Такой отчет учитывает не только данные о зарегистрированных знаках, но и данные заявок, находящихся на этапе рассмотрения.

Информацию о международной регистрации можно найти в реестре Всемирной организации интеллектуальной собственности.

  • А если кто-то еще подает заявку на регистрацию аналогичного или похожего знака в тех же классах, то кому зарегистрируют знак?

    Кто раньше — того и тапки.

Если вы ранее подали национальную заявку, то есть приоритет. Более того, если в течение 6 месяцев от представления национальной заявки, заявителем будут представлены международную заявку, датой приоритета будет считаться дата подачи национальной заявки.

  • Можно зарегистрировать торговую марку «деревянные двери» для дверей?

    Бесспорно, что это было бы очень удобно и никто из конкурентов бы уже не мог распространять информацию о продаже деревянных дверей, но вряд ли у вас это получится. Общеупотребительные слова — обозначения товаров и услуг определенного вида не могут быть зарегистрированы как торговые марки.

Можно попробовать зарегистрировать изобразительный знак, содержащий такие общеупотребительные слова но в таком случае словесная часть знака не подлежит правовой охране.

Так же есть целый ряд особенностей по регистрации в качестве торгового знака географических названий.

Отдельный интересный и недешевый квест в Украине, если ваш знак содержит слово «Украина».

  • Не легче просто использовать название? Зачем регистрация?

    Вернемся к правовой охране, которую дает ТМ. Имея ТМ вы сможете не только предъявить претензии умникам, которые попытаются выдавать свою продукцию или услуги за ваши, но и защититься от посягательств недобросовестных конкурентов.

За годы практики мы уже неоднократно имели дело с ситуациями когда конкуренты действуют недобросовестно или бывшие партнеры в зародыше проекта тихонько регистрируют торговый знак на себя, чтобы через несколько лет воспользоваться названием проекта, был раскручен силами других людей.

Подают необоснованные жалобы в GooglePlay, чтобы избавиться от игры конкурента, забирают группы в Facebook с тысячами участников, отнимают домены с бешеным трафиком.

Также имея зарегистрированную ТМ вы можете получить домен верхнего уровня.

На наш взгляд однозначный ответ на вопрос: стоит регистрировать ТМ и когда это делать?

Регистрировать только вы определились с названием и реально планируете с ней работать.

Зарегистрированная торговая марка есть не просит … почти. В Украине раз в 10 лет, в других странах срок может отличаться, необходимо продлевать действие свидетельства. За это время ТМ или получит некоторую ценность или перестанет быть нужной.

Регистрируйте торговую марку и будьте спокойны 🙂

Бесплатная первичная консультация по ІТ праву в твоем кейсе. Не медли ;)Твой вопрос ІТ юристам


Хочешь получать крутую инфу по IT-праву,
без спама и надоедливых акций?