Чому варто реєструвати торговельну марку в UK?
Якщо ви читаєте цей текст, можливо, у вас виникають сумніви щодо реєстрації ТМ у Великій Британії. У цій статті ми спробуємо розвіяти ваші побоювання та відповісти на основні запитання, які можуть виникнути перед реєстрацією торговельної марки.
Почнемо з того, що ТМ як об’єкт права інтелектуальної власності є цінним бізнес-активом, який надає власнику виключні майнові права.
До майнових прав на об’єкти ІВ належать:
- право на використання об’єкта інтелектуальної власності;
- виключне право дозволяти використання об’єкта інтелектуальної власності;
- виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта інтелектуальної власності, у тому числі забороняти таке використання.
На практиці реєстрація ТМ у відповідній юрисдикції надає її власнику правову основу для використання позначення на території тієї чи іншої країни, для якої вона зареєстрована, а також можливість реагувати на неправомірне використання тотожного або схожого позначення третіми особами в межах такої юрисдикції.
У цьому контексті реєстрація ТМ у Великій Британії є особливо актуальною з огляду на значний масштаб її ринку та роль країни у міжнародному бізнесі.
Потреба в реєстрації ТМ у Великій Британії виникає, зокрема, у разі планування продажу товарів або надання послуг на британському ринку, запуску локального сайту чи маркетплейсу, укладення партнерських договорів або подальшого масштабування діяльності у UK.
Наявність реєстрації ТМ у ЄС сама по собі не забезпечує її правової охорони у Великій Британії, оскільки права на ТМ мають територіальний характер.
Окрім цього, британська система реєстрації ТМ передбачає пріоритет за заявкою, поданою раніше, тому зволікання з реєстрацією може створити ризик перехоплення бренду іншою особою. Навіть за умови виходу на ринок через дистриб’юторів чи партнерів зареєстрована ТМ є важливим комерційним активом і правовим інструментом захисту бренду.
| Детальніше про процес реєстрації торговельної марки у Великій Британії ви можете дізнатися у нашій статті. |
Що може статися без реєстрації?
Якщо ТМ не зареєстрована у Великій Британії, власник не може захищати її через стандартний механізм захисту.
Відповідно до Section 2(1) Trade Marks Act 1994, зареєстрована торговельна марка є майновим правом, отриманим шляхом її реєстрації відповідно до Закону, а її власник має права та засоби правового захисту, передбачені цим Законом.
Водночас Section 2(2) вищевказаного Закону містить важливе застереження: положення Закону не обмежують застосування норм щодо випадків недобросовісної конкуренції.
Попри те, що Закон регулює виключно зареєстровані знаки, ця норма залишає правове поле і для незареєстрованого бренду. Така охорона реалізується через загальне право (Common Law) шляхом подання позову про недобросовісну конкуренцію, що полягає у введенні споживачів в оману щодо походження товарів чи послуг.
Таким чином, для бізнесу у Великій Британії відсутність офіційної реєстрації бренду – це постійний юридичний ризик. Без реєстрації захистити свої права в суді стає набагато складніше й дорожче, тоді як зареєстрована ТМ знижує потенційний ризик випадків недобросовісної конкуренції.
Особливості реєстрації ТМ у UK
Перевірка ТМ експертом
Експертиза UKIPO передбачає перевірку заявки на відповідність вимогам законодавства, зокрема абсолютним підставам для відмови, визначеним Section 3. Серед них – відсутність розрізняльної здатності, описовий характер позначення, використання загальновживаних позначень, певні обмеження щодо форми товару, введення споживачів в оману, суперечність публічному порядку чи принципам моралі, а також подання заявки недобросовісно.
Ризик змішування торговельних марок належить до відносних підстав для відмови у реєстрації, передбачених Section 5. Йдеться, зокрема, про випадки, коли заявлене позначення є ідентичним або схожим на попередню ТМ, а товари чи послуги є ідентичними або подібними, що створює ймовірність сплутування для споживачів.
Відповідно до Section 38 після прийняття заявки на реєстрацію торговельної марки Реєстратор забезпечує її публікацію. З дати публікації будь-яка особа має право протягом встановленого строку подати письмове заперечення проти реєстрації із зазначенням його підстав. Крім того, до моменту реєстрації ТМ будь-яка особа може надати Реєстратору письмові зауваження щодо того, чи підлягає торговельна марка реєстрації.
Вимоги до адреси
Відповідно до Trade Marks Rules 2008 Rule 11(4), заявник має зазначити адресу у Сполученому Королівстві, на яку UK IPO надсилатиме документи та офіційні повідомлення.
Така адреса необхідна, зокрема, для подання заявки на реєстрацію ТМ, а також участі в процедурах оскарження, скасування чи визнання ТМ недійсною. Тож заявникам, які не мають відповідної адреси, необхідно залучити місцевого представника для комунікації з UK IPO.
Окрім того, якщо логотип створювали сторонні підрядники чи дизайнери, ще до подачі заявки має бути чітко оформлений ланцюг переходу прав інтелектуальної власності, аби уникнути оскаржень з боку авторів.
| Детальніше про особливості оформлення передачі прав інтелектуальної власності в різних країнах ви можете дізнатися в нашій статті. |
Намір використання
Під час подання заявки заявник має підтвердити фактичне використання ТМ або добросовісний намір використовувати її щодо заявлених товарів чи послуг.
Водночас Section 46(1)(a) передбачає можливість скасування реєстрації, якщо протягом п’яти років після завершення реєстрації ТМ не використовувалася у UK без поважних причин. Тому перелік товарів і послуг у заявці має відповідати фактичному або реальному запланованому використанню ТМ. Ця вимога спрямована на запобігання недобросовісній практиці резервування торговельних марок без реального наміру використовувати їх у господарській діяльності.
У разі подання заяви про скасування реєстрації саме власник ТМ має надати належні докази її реального комерційного використання. Якщо таке використання не буде доведено протягом відповідного п’ятирічного періоду, реєстрація може бути скасована повністю або частково щодо відповідних товарів і послуг.
Захист ТМ у UK після Brexit
Вихід Великої Британії з ЄС призвів до розмежування систем охорони торговельних марок: UK та EU наразі мають окремі системи реєстрації та правової охорони ТМ. Якщо раніше реєстрація торговельної марки ЄС поширювалася і на територію Великої Британії, то після Brexit нові заявки, подані до EUIPO, не забезпечують правової охорони ТМ у UK. Відповідно, компаніям, які здійснюють діяльність на обох ринках, необхідно враховувати окрему територіальну дію прав та забезпечувати захист бренду в кожній відповідній юрисдикції.
Водночас відокремлення британської системи не означає повного розриву з підходами, сформованими у праві ЄС. Окремі норми британського законодавства про торговельні марки продовжують застосовуватися та асимілюватися, а при їх тлумаченні можуть враховуватися відповідні рішення судів ЄС, ухвалені до завершення перехідного періоду. Тому сучасна система захисту ТМ у Великій Британії є самостійною, але окремі її правові підходи мають походження з права ЄС.
Практичні кейси
Кейс 1.
| Заявник | VOLTEN, INC. |
| Опонент | Foltene Laboratories S.r.l. |
| Предмет спору | Компанія VOLTEN, INC. подала заявку на реєстрацію комбінованої ТМ “VOLTEN” у Великій Британії для низки товарів і послуг (класи 3, 8, 11, 26, 35). |
Італійська компанія Foltene Laboratories S.r.l. подала опозицію проти реєстрації торговельної марки заявника щодо товарів 3 класу. Foltene Laboratories S.r.l. обґрунтовувала опозицію тим, що позначення “FOLTENE” та “VOLTEN” мають високий ступінь схожості, а товари, щодо яких подано заявку, є ідентичними або високою мірою подібними до товарів, охоплених її попередніми реєстраціями. На думку опонента, поєднання схожості позначень і товарів створює ймовірність сплутування споживачів, у тому числі внаслідок можливості асоціації між знаками.
VOLTEN, INC. заперечила проти опозиції, не погодившись із наведеними підставами. Заявник стверджував, що позначення “FOLTENE” та “VOLTEN” мають достатні візуальні та фонетичні відмінності, а тому не створюють ймовірності сплутування.
У результаті розгляду UK IPO встановило ймовірність сплутування споживачів та задовольнило опозицію Foltene Laboratories S.r.l. У реєстрації “VOLTEN” щодо товарів 3 класу було відмовлено.
Цей кейс демонструє, що наявність зареєстрованої ТМ у Великій Британії дозволяє ефективно блокувати появу схожих позначень і захищати ринок від ризику змішування споживачів. Завчасна реєстрація дає власнику реальний інструмент правового заперечення проти конкурентів на етапі експертизи UKIPO.
Кейс 2.
| Заявник | Soni Air Limited |
| Опонент | Sony Group Corporation |
| Предмет спору | Soni Air Limited подала заявку на реєстрацію комбінованого позначення “SONI AIR” у 35 та 36 класі. Sony Group Corporation подала опозицію проти реєстрації, посилаючись на раніше зареєстровану ТМ “SONY” та статті 5(2)(b) і 5(3) Trade Marks Act 1994. Опонент стверджував, що позначення є схожими, а заявлені послуги – ідентичними або схожими, що створює ймовірність сплутування споживачів. |
UKIPO зазначило, що “SONY” та “SONI” можуть бути помилково сприйняті як одне й те саме позначення, оскільки для значної частини споживачів вони мають однакову вимову. Слово AIR та графічний елемент у позначенні “SONI AIR” можуть сприйматися як вказівка на те, що послуги Sony надаються через Інтернет, а отже, позначення “SONI AIR” може сприйматися як суббренд компанії “Sony”. Тому UKIPO встановило ймовірність непрямого сплутування.
У висновку опозицію задоволено, у реєстрації заявки відмовлено.
Кейс демонструє, що сама по собі зміна окремих елементів позначення або додавання описових слів не усуває ризику сплутування, якщо його ключовий елемент залишається схожим на раніше зареєстровану ТМ. Тому перед поданням заявки важливо перевіряти не лише тотожні, а й схожі позначення у відповідних товарах і послугах.
Висновок
Реєстрація ТМ у UK – це не просто формальна процедура, а важливий елемент стратегії виходу та захисту бізнесу на британському ринку. Завчасна реєстрація дозволяє захистити бренд у відповідній юрисдикції та зменшити ризики виникнення спорів із власниками схожих або тотожних позначень.
Перед виходом на ринок варто перевірити наявність схожих і тотожних ТМ, відповідність обраних класів товарів і послуг діяльності компанії, а також потенційні конфлікти та ризики для використання бренду. Наша команда може провести необхідний пошук і аналіз ТМ, оцінити потенційні ризики та допомогти сформувати стратегію захисту бренду перед виходом на британський ринок. Будемо раді співпраці.
