Реєстрація ТМ в ЄС (EUTM) vs національна реєстрація. Що кажуть юристи?
Торговельна марка є важливим активом інтелектуальної власності, що допомагає ідентифікувати та відрізнити ваш продукт чи послугу на ринку.
Важливо розуміти, що права на ТМ є територіальними, тобто вони надаються лише в країні/юрисдикції, де ТМ зареєстрована. Якщо ви зареєстрували ТМ, наприклад, тільки у Франції, то не маєте автоматичних прав у Польщі чи в усьому ЄС, а отже, інші можуть зареєструвати такий самий або схожий на ваш бренд на цих ринках до вас.
З цих підстав більшість правовласників не обмежується однією юрисдикцією, а розширює захист своєї ТМ шляхом реєстрації в усьому ЄС.
Ви бажаєте захистити свій бренд на європейському ринку, але не зовсім впевнені, де саме краще зареєструвати ТМ?
- Національна реєстрація: забезпечення захисту у межах однієї юрисдикції, що надає виключні права на використання на цій конкретній території. Кожна країна має власне національне відомство, куди можна подати заявку на реєстрацію.
- Реєстрація в країнах Бенілюксу: якщо плануєте виходити на ринок Бельгії, Нідерландів або Люксембургу, є можливість подати єдину заявку на реєстрацію ТМ, що забезпечить захист одразу у трьох країнах. Подання окремих заявок у кожній юрисдикції неможливе через відсутність відповідних національних відомств на території цих країн. Натомість заявка подається до Відомства інтелектуальної власності Бенілюксу (BOIP), яке забезпечує широкий захист одразу в усіх 3 регіонах.
- Реєстрація ТМ Європейського Союзу (EUTM): одна заявка подається до Відомства інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) та охоплює одразу всі 27 держав-членів ЄС. Такий формат спрощує процес і зменшує витрати на реєстрацію порівняно з окремими національними реєстраціями.
- Міжнародна реєстрація ТМ (Мадридська система): за допомогою однієї заявки власники ТМ можуть отримати захист у кількох країнах, одночасно подавши 1 заявку до Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO). Наприклад, ви можете визначити ЄС як єдину юрисдикцію, що охоплюватиме 27 держав-членів, а також додати до заявки додатково США, Бразилію, Україну тощо. Перелік країн включає щонайменше 132 країни. Така централізована система легша в управлінні реєстрацією та продовженням ТМ ніж національні заявки.
Детальніше про те, як зареєструвати ТМ за міжнародною заявкою, читайте у нашій статті: Реєстрація торговельної марки за Мадридським протоколом. Алгоритм.
Якщо ваша діяльність поширюється за межами ЄС, варто розглянути подання заявок також у відповідних країнах. Кожна юрисдикція має власне відомство інтелектуальної власності та особливості реєстрації.
У випадку, коли ви надаєте послуги виключно на ринку Бенілюксу, то реєстрація в BOIP є для вас більш вигідним вибором за співвідношенням захисту ТМ та витрат на неї.
Найчастіше власники бізнесу стикаються з вибором між реєстрацією торговельної марки на весь ЄС (EUTM) та поданням заявок до національних відомств окремих країн. Розуміння відмінностей між цими двома форматами має вирішальне значення для стратегії захисту бренду в ЄС.
Фактори, які слід враховувати обираючи між реєстрацією в окремих юрисдикціях та EUTM:
1. Територіальне охоплення та захист
| EUTM | Національна реєстрація |
| Усі 27 країн-членів ЄС. | Одна країна = одна реєстрація.Виняток: реєстрація в країнах Бенілюксу, що охоплює 3 регіони. |
2. Витрати
| EUTM | Національна реєстрація |
| Використовуючи систему EUTM, можна заощадити кошти, адже подання окремих заявок у 4 та більше країнах ЄС може призвести до збільшення витрат і водночас залишити прогалини в захисті в тих юрисдикціях, де заявка не була подана.Офіційний збір за подання заявки на реєстрацію онлайн:1 клас: 850 EUR 2 класи: + 50 EUR3 класи та більше: +150 EUR за клас. | Якщо подавати окремі заявки в 1-3 країнах ЄС, вартість офіційних зборів може бути меншою порівняно з вартістю реєстрації EUTM. У такому випадку можна заощадити кошти. Наприклад, офіційний збір за подання заявки на реєстрацію:У Польщі1 клас: 400 PLN (~ EUR 100)2 класи та більше: + 120 PLN (~ 30 EUR) за клас.+ окремо додатковий збір за охорону 100 EUR (за клас) та публікацію ~21 EURУ Німеччинівід 1 до 3 класів: 290 EUR3 класи та більше: 100 EUR за клас. |
3. Строк обробки заявки
| EUTM | Національна реєстрація |
| Заявка на реєстрацію ТМ в ЄС розглядається близько 4–5 місяців. Цей строк збільшується, якщо виникають перепони у реєстрації (наприклад, отримання опозиції від інших правовласників). | Загалом, у більшості своїй, строки розгляду заявок в окремих юрисдикціях такі самі, як і в ЄС в цілому, від 4 до 8 місяців, зокрема: Німеччина 4–8 міс., Франція 6 міс., Латвія 5–7 міс. Але деякі національні відомства обробляють заявки не так швидко, наприклад, в Естонії розгляд може тривати від 6 до 12 місяців. |
Звертаємо увагу, що захист ТМ починається з моменту подання заявки, а не з дати реєстрації (за умови, що ТМ буде зареєстрована). Через це швидкість реєстрації не є вирішальним фактором під час вибору юрисдикції.
4. Докази використання
| EUTM | Національна реєстрація |
| EUIPO не вимагає доказів використання ТМ на території ЄС. Якщо ТМ так і не почала використовуватись в комерції у перші 5 років після реєстрації, то треті сторони можуть подати заяву на анулювання реєстрації.Перевагою в такому випадку є те, що у разі виникнення спору достатньо довести використання ТМ загалом у 1 країні з 27. | Національні відомства країн-членів ЄС не перевіряють, чи дійсно ТМ вже використовується. Реєстрація може бути анульована у разі невикористання у перші 5 років. У разі виникнення спору доводити використання необхідно в усіх країнах, де ТМ зареєстрована. В іншому випадку є ризик втратити реєстрацію. |
Водночас реєстрація може бути скасована і з інших причин, наприклад, через конфлікт з іншою ТМ, яка була зареєстрована або ж подана на реєстрацію раніше за Вашу. Це стосується реєстрації як в ЄС, так і в окремих країнах. У той же час коло правовласників, які можуть вважати вашу ТМ конфліктною, набагато ширше у випадку реєстрації ТМ в ЄС, оскільки вони можуть походити з різних країн.
Якщо реєстрацію ТМ скасовано або анульовано саме в ЄС, то це буде застосовано до всіх 27 країн-членів ЄС. У той же час, якщо скасовано національну реєстрацію, це буде стосуватись лише відповідної країни, а інші зареєстровані торговельні марки залишатимуться незмінними.
5. Експертиза
| EUTM | Національна реєстрація |
| EUIPO не розглядає самостійно заявки на предмет конфлікту з будь-якими зареєстрованими чи поданими на реєстрацію ТМ. У той же час інші правовласники ТМ будуть повідомлені про вашу заявку, якщо EUIPO вважатиме, що знаки певною мірою схожіЗвертаємо увагу, що відмова в реєстрації в EUIPO або отримання опозиції від інших правовласників може вплинути на всю заявку в цілому, тобто на 27 країн-членів. Водночас, якщо заявку відхилено або зареєстровану ТМ анульовано, її можна перетворити на національні заявки в будь-якій країні ЄС протягом 3 місяців. | У більшості країн ЄС експертиза охоплює лише абсолютні підстави, тобто без пошуку конфліктних ТМ.Але низка країн, таких як Швеція, Португалія, Фінляндія та Ірландія, може відхилити заявку, якщо відомство знайде в реєстрі схожу ТМ. |
6. Залучення локального представника.
| EUTM | Національна реєстрація |
| Будь-яка особа може розпочати процес подання заявки на реєстрацію EUTM. Проте заявник, який не є резидентом ЄС, повинен призначити представника до або після отримання офіційного листа про недоліки щодо відсутності представництва перед EUIPO. | Якщо маєте намір подати заявку на реєстрацію, наприклад, в Польщі, достатньо буде мати резидентство країни-члена ЄС, і тоді залучення представника не є обовʼязковим. |
Якщо заявник не є резидентом ЄС, у будь-якому разі знадобиться професійний локальний представник, який здійснює діяльність в одній із держав-членів.
Ми підготували для вас декілька загальних порад, які допоможуть вам правильно визначити формат заявки для реєстрації ТМ в ЄС:
- Почніть з вибору тих юрисдикцій, де зараз ви вже використовуєте свій бренд або плануєте розширюватися найближчим часом, особливо країна реєстрації бізнесу. Ця оцінка допоможе скласти список пріоритетних для реєстрації країн.
- Завчасно плануйте бюджет, який готові закладати на захист ТМ, адже загальна вартість може включати не лише офіційні збори за подання заявки на реєстрацію, а й збір за перший період охорони (наприклад, у Польщі), та, за необхідності, послуги локальних представників тощо.
- Вирішіть, який формат реєстрації буде для вас найбільш вигідним, виходячи з кількості обраних країн, вартості та встановлених вимог. Ви можете обрати єдину заявку на весь ЄС, країни Бенілюксу, або подавати заявку безпосередньо до національних відомств певних країн в окремому порядку.
- Перш ніж подати заявку у певну юрисдикцію, проведіть аналіз конкурентів у цьому регіоні. Виявлення схожих ТМ у деяких країнах може вимагати ребрендингу або, навпаки, відмови від подання заявки в обраній вами країні. Такий пошук є важливим етапом, щоб уникнути вкладення коштів у заявку, яка має високий ризик бути скасованою.
| Власники часто подають заявки поетапно: першочергово реєструють ТМ на основних ринках, а далі обирають нові юрисдикції після зростання доходу. Але коли бренд набирає популярність, потенційні конкуренти починають реєструвати ідентичну ТМ у своїй країні раніше за реального власника. Така особа буде законним правовласником ТМ у країні реєстрації з можливістю блокувати ваші продукти/послуги або пропонувати ТМ вам до продажу. Реєстрація ТМ допоможе запобігти спробам третіх сторін зареєструвати ідентичні знаки для товарів і послуг, подібних до ваших. |
З яких кроків варто почати процес реєстрації ТМ?
Процес реєстрації може відрізнятись за процедурою, строками, обсягом експертизи та вартістю, але основна структура однакова:
Крок 1. Оберіть ТМ
Визначте тип ТМ (слово, логотип, слоган тощо) та переконайтеся, що вона унікальна й не належить до категорії ТМ, які не підлягають реєстрації.
Крок 2. Визначте класифікації товарів та послуг
Для категоризації ТМ використовується Ніццька класифікація товарів і послуг. Власникам необхідно визначити клас або класи, пов’язані з характером їхніх товарів чи послуг.
Крок 3. Проведіть попередній пошук потенційно конфліктних ТМ в обраних юрисдикціях
Ви можете скористатись:
- або відповідними національними базами даних торговельних марок для перевірки існуючих ТМ в обраних класах (у випадку реєстрації в окремій країні);
- або базою TMview від EUIPO (підходить як для пошуку в ЄС загалом, так і в окремих країнах).
Часто це дозволяє внести зміни до знака до початку подання заявки, знизити ризик отримання опозиції від інших правовласників та, відповідно, зменшити витрати й зареєструвати ТМ без перепон.
Часом є резон обрати національну реєстрацію, якщо є потенційний конфлікт з ТМ, яка має іншу локальну реєстрацію. Врахувати такі нюанси найкраще допоможуть юристи Legal IT Group.
Крок 4. Подання заявки
Ваша заявка повинна містити: дані заявника, зображення знака (слово, зображення тощо), список товарів і послуг у відповідних класах, а також оплату офіційних зборів. В EUTM, якщо ви оберете лише попередньо затверджені формулювання товарів та послуг, за додаткову оплату ви можете скористатися послугою Fast Track для швидкого розгляду заявки. Fast Track скорочує термін розгляду, але загальні етапи експертизи та публікації залишаються.
Заявка подається або до EUIPO (у разі реєстрації EUTM), або до відповідного національного відомства.
Крок 5. Розгляд заявки та призначення експерта
На цьому етапі заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам (форма та зміст заявки, оплата зборів тощо). Якщо деякі дані відсутні, для вас встановлюють строк для усунення недоліків.
Далі експерт аналізує ТМ на предмет того, чи є вона відмінною та не описовою, а також може заперечувати проти деяких товарів/послуг в обраних класах, якщо вони обрані не із затверджених формулювань. Ці недоліки можуть збільшити термін розгляду заявки на декілька місяців.
Крок 6. Публікація та заперечення
Після успішного проходження етапу експертизи ТМ публікується в офіційному журналі, що дозволяє третім сторонам подавати опозицію проти вашої реєстрації. Строк для подання заперечень, як у випадку реєстрації EUTM, так і в більшості національних заявок, становить 3 місяці. Якщо протягом цього періоду опозиція не буде подана, заявка готується до реєстрації.
Крок 7. Реєстрація та видача сертифіката
Якщо заявка відповідає всім вимогам, торговельну марку буде зареєстровано. Після реєстрації власник отримує свідоцтво про реєстрацію ТМ. Це надає йому право використовувати символ ® разом із торговельною маркою.
Крок 8. Продовження реєстрації ТМ
Термін дії реєстрації EUTM та національних реєстрацій становить 10 років, і його можна безперервно продовжувати кожні 10 років для збереження захисту.
Якщо ви маєте бізнес в Україні і тільки плануєте виходити на ринок ЄС, тоді для вас буде корисною наша стаття: Зареєструвати торговельну марку в ЄС для української компанії — просто.
Висновок
Вибір між реєстрацією EUTM та національною реєстрацією в окремих країнах залежить від багатьох факторів. Деякі великі компанії поєднують захист EUTM із важливими для них національними реєстраціями, що дає широке охоплення, і водночас посилений захист у ключових для бренду країнах.
Водночас подання заявок на реєстрацію в багатьох країнах частіше призводить до фінансового навантаження у вигляді витрат без реальної вигоди. Натомість подання заявок у занадто малій кількості країн залишає прогалини в захисті.
Тому все залежить від масштабів діяльності вашого бізнесу. Для початку достатньо буде 1–2 національних реєстрацій, якщо Ваша діяльність зосереджена виключно у певних країнах (напр., Італія та Іспанія). Проте у випадку, коли ви плануєте розширення або вже надаєте послуги у 3 та більше країнах ЄС, реєстрація EUTM стане для Вас кращим варіантом.
Власники ТМ мають ретельно оцінити варіанти, щоб забезпечити ефективний захист бренду на основних ринках своєї діяльності.
Команда Legal IT Group допомагає фахівцям різних галузей у реєстрації та захисті ТМ як у ЄС в цілому, так і в окремих державах-членах ЄС. Якщо у вас є питання, що стосуються визначення юрисдикції, що підходить саме вам, а також оцінки шансів на реєстрацію, вартості державних зборів, процедурних аспектів реєстрації ТМ, напишіть нам , і ми розкажемо деталі.
