Де зареєструвати бренд? Стратегія реєстрації ТМ для бізнесу.

Будь-то створення нової компанії чи масштабування проєкту, важливо знати, що інтелектуальна власність під надійною правовою охороною. Реєстрація торговельної марки — це ефективний спосіб захистити свій бренд. Зазвичай бізнес постає перед двома питаннями: що саме реєструвати та де саме? Орієнтири для відповідей на ці питання ви знайдете у цій статті, тож давайте розбиратися.

Як визначити, що саме потрібно зареєструвати?

Незалежно від того, на якому етапі розвитку бізнесу ви перебуваєте, проведення IP-аудиту буде актуальним, зокрема, для визначення об’єктів для реєстрації як торговельних марок. Втім, його глибина вже залежатиме від таких факторів як напрям діяльності, корпоративна структура, кількість об’єктів інтелектуальної власності, які є активами компанії, тривалість діяльності, тощо.

Першим етапом IP-аудиту є визначення того, які саме активи є на балансі та чи взагалі вони перебувають у розпорядженні компанії. Простіше кажучи, це визначення ключових об’єктів, на які можна розкласти продукт/послугу та бренд загалом. 

Наприклад, у вас є фітнес-застосунок на AppStore. Куди дивитись?

• Назва компанії та застосунку;
• Вихідний код додатку;
• User Interface (UI) та елементи дизайну: візуальні елементи, такі як макет, графіка, іконки, кнопки та загальний візуальний дизайн
• Контент та навчальні програми: фітнес-плани, відео тренувань, статті та аудіогіди, створені для апки;
• Брендинг та маркетингові матеріали: лого, слогани та рекламні креативи;
• Документація та Help Guides: юзер мануали, FAQ, публічні документи на сайті чи всередині додатку;
• тощо.

Саме на цьому етапі можна визначити ключові активи, про охорону яких потрібно подбати першочергово. Після визначення об’єктів інтелектуальної власності потрібно співставити їх з доступними способами правової охорони. 

Що можна зареєструвати як ТМ:

• слова, назви, слогани;
• логотипи, зображення;
• комбінації кольорів, шрифтів;
• звук;
• запах;
• мультимедіа.

Відповідно, потрібно зіставити наявні об’єкти з переліком того, що можна зареєструвати як торговельну марку. Для більшості компаній назва, логотип і слоган — це ядро бренду, тому їх варто розглянути для реєстрації як ТМ. Якщо в продукті є персонажі, їх також можна зареєструвати. Так, часто реєструють як ТМ персонажів ігрових чи навчально-ігрових застосунків.

Для визначення пріоритетності реєстрації дайте відповіді на ці запитання:

• Що активно використовується в комерції та є невід’ємною частиною бренду?
• З чим першочергово взаємодіють користувачі/клієнти?

Словесна ТМ vs Логотип. Що обрати? 

З назвою зазвичай усе доволі очевидно: це бренд-нейм, а тому необхідність її правової охорони викликає найменше сумнівів. У той час як словесна ТМ для назви бренду надає широку правову охорону, щодо логотипу вже більше дискусій, і на це є низка причин. Реєструвати логотип як ТМ є сенс у тому випадку, якщо є сукупність наступних факторів:

• лого усталене і не змінюється / зміни не плануються;
• лого є впізнаваним елементом бренду.

Сталість лого має значення з огляду на те, що у випадку реєстрації саме логотипу правова охорона надається конкретній формі вираження. Таким чином, якщо лого складається зі словесного елемента, стилізованого в певному шрифті/затіненні, а також графічної складової, то саме в такому вигляді потрібно використовувати ТМ надалі. Допускаються лише мінорні зміни, інакше є ризик втратити ТМ через неможливість підтвердити її використання.  

Якщо зареєстрована ТМ у вигляді логотипу, то захист поширюватиметься як на словесну частину, так і на зовнішній вигляд (стиль, колір, шрифт, малюнок). Захист ТМ у форматі логотипу залежить від ступеня впливу графічної частини на зображення ТМ. У деяких ТМ графічний елемент є домінуючим (спочатку в очі кидається графічний елемент, а потім назва), і тоді експерти це беруть до уваги під час порівняння ТМ у разі конфліктів та нових реєстрацій. Часто формат логотипу, зокрема, обирають для дещо описових назв, щоб надати ТМ розрізняльності та унікальності. 

Чим краще видно назву ТМ, тим ближчим до захисту звичайної словесної ТМ (тобто ширшим) буде її захист. При цьому реєстрація логотипу охоплює словесну.

Відтак лого може охоплювати словесну частину, і є сенс реєструвати логотип, якщо лого часто використовується в комерції та ви бажаєте захистити його від копіювання.

Однак якщо основним активом бізнесу є сама назва, тоді є сенс першочергово реєструвати словесну ТМ, щоб надати якомога ширшого захисту, а лого запланувати наступним кроком.

Де зареєструвати бренд?

З розумінням активів потрібно перейти до наступного етапу — географії реєстрації. Важливо розуміти, що торговельна марка діє лише там, де вона зареєстрована, тобто має чітку територіальну дію. Зареєструвавши ТМ в Україні, ви не матимете очікуваної охорони під час її використання в ЄС чи США. Будь-хто не обмежений у своєму праві зареєструвати таку ж ТМ у тих юрисдикціях, де немає вашої реєстрації чи бодай заявки.

То як визначити, де реєструвати ТМ? Скористайтесь наступними запитаннями як орієнтиром:

• Де зареєстрований бізнес?
• Де зосереджена цільова аудиторія?
• На які ринки планується розширення?

Відповівши на ці три питання, ви отримаєте базову відповідь щодо юрисдикції для реєстрації торговельної марки. Популярними юрисдикціями є США, ЄС та Сполучене Королівство, адже вони охоплюють значний сегмент ринку. Нагадаємо, що UK не входить до ЄС, тому реєструвати у цій юрисдикції потрібно окремо. Втім, не варто обмежуватися лише ними. 

Якщо ваша цільова  аудиторія — Бразилія, Мексика чи Чилі, тоді є сенс подбати про реєстрацію бренду у країнах Латинської Америки. Деталі реєстрації торговельних марок у цьому регіоні ми описували у цій статті. Маєте клієнтів з Австралії  — розгляньте можливість реєстрації ТМ саме там. Виходите на ринок Китаю чи Індії — подбайте про захист бренду. Якщо ж вчасно цього не зробити, хтось інший може фактично привласнити вашу назву (подавши заявку на реєстрацію ТМ першим), а ви будете позбавлені можливості вплинути на це. 

Реєстрація ТМ у кількох юрисдикціях одночасно — це ефективний спосіб захисту бренду.

Реєстрація ТМ в ЄС (EUTM) vs національна реєстрація

Вибір між ТМ на весь Євросоюз та національною реєстрацією може поставати перед бізнесом, який зареєстрований в одній з країн ЄС або масштабується на ринок ЄС. 

Детально ці опції, а також можливість реєстрації у Бенілюксі, ми розглядали у нашій статті. Значна різниця між цими опціями у розмірах офіційних зборів за реєстрацію (850 EUR за один клас у ЄС і в середньому 100–300 EUR за національну реєстрацію в одній з держав-членів ЄС). Втім, колосальна різниця є у правовій охороні, яку отримує така ТМ. Так, дія EUTM  поширюється одразу на всі 27 держав-членів ЄС, що є безумовною перевагою порівняно з локальною реєстрацією.

Європейську реєстрацію можна назвати безбар’єрною завдяки доволі лояльним вимогам до ТМ. Відомство з інтелектуальної власності не перевіряє фактичне використання ТМ і не вимагає доказів такого використання, на відміну від США, де для реєстрації обов’язково потрібно надати зразок використання ТМ (specimen). Своєю чергою, це буквально відкриває двері для реєстрації на величезному ринку. Попри це, зловживати цим не варто, адже ТМ, які насправді не використовуються, можуть бути оскаржені та скасовані.

Втім, бувають випадки, коли обирати ТМ на весь ЄС може бути недоцільно. Наприклад, наявна конфліктна ТМ в Іспанії, а ваш бізнес сфокусований виключно на Польщі. Обираючи національну реєстрацію у Польщі, у такому випадку можна «розминутися» без конфлікту. Ці та інші елементи стратегії захисту бренду можуть підказати кваліфіковані юристи на етапі консультації щодо шансів на реєстрацію ТМ.

Консультація щодо шансів на реєстрацію ТМ

Перед початком процедури важливо розуміти, які є шанси на реєстрацію. Це дозволяє обрати найкращу стратегію реєстрації та заощадити кошти. У реєстрації ТМ можуть відмовити, якщо вона прямо вказує на суть послуг чи товарів, які під нею надаються, а також у разі, якщо є конфліктні ТМ інших власників. При цьому сплачені офіційні збори не повертаються. Саме тому дуже важливо провести ретельний аналіз перед поданням заявки й отримати чесну оцінку шансів.

За результатами такої консультації часом може бути прийнято рішення дещо змінити саму торговельну марку або ж опис товарів і послуг, які під нею реалізуються. Цей етап може бути дуже корисним для мінімізації перепон під час реєстрації.

Консультація щодо шансів на реєстрацію ТМ— це реалістичний тест на те, чи наявні підстави для відмови у реєстрації торговельної марки та чи можна їх подолати (за наявності).

Коли краще реєструвати ТМ?

Найкраще подбати про охорону ТМ «на березі», тобто до старту проєкту або одразу після реєстрації бізнесу. Подання заявки на реєстрацію ТМ допоможе захистити свою назву або інший актив від конкурентів.

Також є сенс повернутися до питання реєстрації торговельних марок, якщо бізнес масштабується на нові ринки або ж розширює сферу діяльності. Масштабування є приводом для реєстрації ТМ у нових юрисдикціях або ж додавання нових класів/формулювань для існуючих. 

Підсумуємо

Стратегію реєстрації ТМ для бізнесу найкраще вибудовувати індивідуально для конкретної ТМ, враховуючи фактичну присутність на ринку, плани масштабування, цільову аудиторію, а також реалістичні шанси на реєстрацію. Сукупність цих факторів допомагає вибудувати ефективну стратегію захисту вашого бренду.

Золоте правило: починати з юрисдикції реєстрації бізнесу та юрисдикції, де зосереджена ЦА. Популярними юрисдикціями є США, ЄС та Сполучене Королівство. Водночас є сенс подбати  про реєстрацію ТМ на усіх ключових ринках, де планується комерційна діяльність. Від Китаю до Латинської Америки — орієнтуйтеся на реальні потреби та присутність саме вашого бізнесу, а не на тренди.

Юристи Legal IT Group спеціалізуються на реєстрації торговельних марок worldwide. Реєстрація ТМ в кількох юрисдикціях допоможе надати максимальну правову охорону вашому бренду. Це той крок, який можна зробити сьогодні, аби мати спокійне завтра.