Регистрация торговой марки в США: 6 преимуществ для IT-бизнеса

Выход на американский IT рынок — не об этом ли мечтает каждый стартап, или даже уже успешный бизнес?

И вот вы здесь. Аплодисменты. Цель достигнута, клиенты есть. Что еще нужно для счастья?

Зарегистрировать торговую марку в США! Вот наш дружеский совет 🙂

Не для всех такой шаг является очевидным. Основная функция торговой марки — идентифицировать ваши товары/услуги и позволить пользователям отличать их от похожих товаров/услуг. Конечно, использовать trademark можно без «узаконивания», а регистрация торговой марки — исключительно ваше право.

Однако представим ситуацию: вы потратили силы и время на создание уникального бренда, придумали интересное запоминающееся название, вложили деньги в развитие, и начали использовать торговую марку. В один «прекрасный» день вы поняли, что другая IT компания, которая предоставляет аналогичные услуги, просто скопировала бренд и спокойно пользуется ВАШЕЙ торговой маркой.

Конечно, вы попытались достучаться до совести конкурента, призвать его к добросовестности, но в ответ услышали: «А мы уже подали заявку на регистрацию торговой марки в США! Ciao bambino, sorry».

Звучит плохо, не так ли?

Но хуже всего то, что если такая ТМ будет зарегистрирована, вы почти наверняка потеряете возможность зарегистрировать торговую марку с таким же названием без неоспариваемых доказательств более раннего использования. Ранее мы уже писали о процедуре и особенностях регистрации торговой марки в U.S. Patent and Trademark Office (USPTO). В этой статье мы объясним, почему важно не упустить этот момент в деятельности на американском рынке, и какие преимущества предоставляет регистрация торговой марки в США.

Преимущество №1. Подтверждение права собственности на торговую марку.

Что это значит? Информация о зарегистрированной ТМ появляется в базе данных USPTO, и доступна при осуществлении поиска названий торговых марок. Это способствует тому, что другие компании будут избегать использования таких же или похожих названий в своей деятельности.

Кроме того, уже после подачи заявки на регистрацию USPTO будет приостанавливать регистрационный процесс в отношении тех торговых марок, которые конфликтуют с вашей, а после ее официальной регистрации — отказывать в регистрации таких марок.

Регистрация также предоставляет официальные инструменты для противодействия недобросовестному использованию вашей ТМ конкурентами.

Например, при подаче иска в федеральный суд в случае недобросовестного оказания услуг под вашей зарегистрированной ТМ другим субъектом, вы имеете право требовать возмещения установленных законом сумм убытков (statutory damages), а не доказывать размер реальных убытков, что уменьшает бремя доказывания и дает больше шансов на успех.

А это значительное преимущество, учитывая то, что реальный ущерб часто сложно доказать.

Таким образом, наличие зарегистрированной торговой марки является прежде всего способом превентивной защиты от нарушений ваших прав недобросовестными конкурентами.

Преимущество №2. Действие ТМ на территории всех штатов.

Что это значит?
Вы будете единственным во всей стране, кто имеет право продавать товары/предоставлять услуги под этим названием.

Защита от нарушения этого права также распространяется на всю территорию страны. Даже если сейчас в планах осуществлять деятельность только в одном штате (хмм, онлайн-бизнес не знает границ), с зарегистрированной ТМ на момент расширения бизнеса вам не нужно будет беспокоиться о защите своих прав в других штатах.

Преимущество №3. Зарегистрированная ТМ — важный актив вашего бизнеса, что делает его более привлекательным для инвестирования.

Стартапы обычно живут благодаря инвестиционным вливаниям, но тссс, никому не говорите!

Регистрация ТМ свидетельствует о серьезности намерений по развитию бизнеса, и однозначно будет плюсом к карме, когда дойдет до инвестирования. Более того, на практике наличие зарегистрированной торговой марки обычно является прямым условием инвесторов для предоставления средств, что вполне справедливо.

Кроме этого, бренд как «обертка» бизнеса является одним из самых ценных активов.

Например, достаточно вспомнить примеры сотрудничества брендов одежды из мультинациональными брендами, такими как Coca-Cola или Marvel. В этих случаях торговая марка сама по себе является прибыльным бизнесом.

Только начиная свое дело, вы не задумываетесь о его продаже. Однако зарегистрированная ТМ может принести пользу в будущем, заверив потенциальных покупателей в том, что меры защиты против нарушений уже приняты, что, в свою очередь, значительно увеличит ценность и стоимость вашей компании.

Преимущество №4. Доменные споры — это долго и больно. Как ТМ влияет на результат их рассмотрения?

К сожалению, здесь действует правило «first come, first served», поэтому не редкими есть ситуации, когда доменные имена по названию ТМ уже зарегистрированы за другим владельцем.

Еще хуже, если это сделано специально для того, чтобы потом этот домен вам же продать (так называемый «cybersquatting»). Ранее мы уже рассказывали об этом.

Какова же роль торговой марки в доменных спорах? Для успешного обжалования доменного имени в соответствии с правилами UDRP, заявитель должен доказать, что он имеет права на заявленную торговую марку и владелец домена получил его недобросовестно. Без зарегистрированной торговой марки чрезвычайно трудно, если вообще возможно, это сделать.

Преимущество №5. Зарегистрированная ТМ для маркетинговых целей.

С момента регистрации у владельца ТМ есть право на использование специального символа ® рядом с названием, что предупреждает других о факте регистрации и служит превентивным инструментом против нарушений (в том числе непреднамеренных).
Даже если ТМ является просто описательной («merely descriptive») и не подлежит регистрации в основном реестре, все равно остается возможность зарегистрировать ее в Supplemental Register.

Регистрация в Дополнительном реестре также предоставляет право использовать знак регистрации в своей деятельности и предотвращает регистрацию похожих до степени смешивания марок.
Кроме этого, некоторые онлайн платформы предлагают владельцам торговых марок механизм отслеживания товаров/услуг, которые продаются через платформу под этой маркой. Это также дает возможность быстро устанавливать факты нарушений прав на торговые марки и оперативно на них реагировать. Обычно такие программы доступны только зарегистрированным ТМ.

Преимущество №6. Статус неоспариваемой ТМ после 5-ти лет использования.

После 5 лет непрерывного использования ТМ с момента ее регистрации, владелец получает право подать заявку на установление неоспариваемого статуса торговой марки («incontestability status»).

Согласно американскому законодательству, после получения торговой маркой статуса неоспариваемой, сертификат о регистрации становится неоспоримым доказательством действительности ТМ, права собственности на нее, и эксклюзивного права ее использовать. Иными словами, владелец ТМ будет иметь преимущество в суде по этим вопросам, что не может быть опровергнуто противоположными доказательствами.

Например, неоспариваемая торговая марка не может быть обжалована в виду того, что она является «merely descriptive», то есть просто описательная.

Кроме того, в случае, если владелец ТМ вынужден подать иск о нарушении его прав на торговую марку, статус неоспариваемых ТМ значительно сэкономит судебные издержки.

Я только планирую продавать свой IT-продукт на американском рынке …. Что делать?

Одной из существенных преимуществ регистрации ТМ в США есть возможность зарегистрировать марку, которая еще не используется в коммерческой деятельности, на основании intent-to-use application. После подачи заявки у заявителя есть полгода для того, чтобы начать использовать ТМ в коммерческом обороте и подать подтверждение в USPTO.

Что наиболее важно — после регистрации дата подачи intent-to-use заявки будет считаться датой первого использования ТМ в коммерческой деятельности, что дает преимущество при возникновении необходимости заявить приоритет.

Обратите внимание, что регистрация ТМ в США дает защиту только на территории этой страны. Поэтому, если вы планируете вести деятельность в ЕС, Великобритании, Канаде, целесообразно зарегистрировать торговые марки и в этих странах. Подробнее об этом — здесь.

С таким количеством преимуществ, регистрация торговой марки в США, безусловно, является одним из важнейших шагов для IT-бизнеса, который планирует или уже активно осуществляет деятельность на американском рынке.

Все еще сомневаетесь? Обращайтесь к нам, проконсультируем 🙂

Полное юридическое сопровождение регистрации торговых марок в США!

Просто заполните форму ниже, и мы с вами свяжемся 😉

    Первичная консультация по ІТ праву в твоем кейсе. Не медли ;)Твой вопрос ІТ юристам


    Хочешь получать крутую инфу по IT-праву,
    без спама и надоедливых акций?