Регистрация торговой марки в США: Инструкция

Регистрация торговых знаков становится все более востребованной услугой на рынке. Причиной такой важности является стремление людей защищать собственные товары или услуги от недобросовестной конкуренции. А самый простой способ сделать это – зарегистрировать торговую марку 🙂 В этой статье мы опишем основные этапы процесса ее регистрации и ответы на вопросы, которые часто задают заявители.

Что такое торговая марка? Закон США дает определение торговой марке как слово, фраза или логотип, который идентифицирует источник товаров или услуг.  Для того, чтобы зарегистрировать ТМ, необходимо выполнить следующие действия:

1. Определиться с ТМ, ее международным классом и конечным бенефициаром

Очень важно уделить внимание первому шагу регистрации, поскольку малейшее несоответствие процедуре может вылиться в негативные последствия ее дальнейшего использования.

Первым делом выберите марку, которую нужно зарегистрировать.  Обратите внимание на два основных момента:

  • можно ли зарегистрировать вашу ТМ;
  • насколько трудно ее защитить.

Далее определите международный класс ТМ. Такие классы различают по способам использования торговой марки. Например, самыми популярными классами для IT-компаний являются 9-й и 42-й, которые используются для деятельности с электрическими устройствами, а также в научной и компьютерной деятельностях. Если в документах указано, что ТМ используется для товаров/услуг различных классов, каждый класс оплачивается отдельно.

Поскольку сфера обоих классов связана, сделать неправильный выбор достаточно просто. В этом случае ваша заявка может быть отменена без денежной компенсации. Поэтому, рекомендуем обратиться к юристу, чтобы убедиться в правильности подачи заявления.

Хотите зарегистрировать торговую марку для юридического или физического лица – не проблема. Например, ТМ регистрируется для физического лица в том случае, когда она используется периодически разными компаниями или другими структурами.  Если одна компания закрывается, то право на торговую марку в короткие сроки может получить другая компания. С другой стороны, можно указать юридическое лицо как бенефициара ТМ, если хотите увеличить капитализацию компании за счет нематериальных активов, а также если уверены в стабильности юридического лица.

Перед подачей заявки рекомендуется провести поиск по базе данных USPTO. Вы поймете, подает ли кто-то заявку с аналогичной или совсем подобной маркой для регистрации. Наличие такой ситуации может стать основанием для отмены вашей заявки.

2. Подготовить и подать онлайн-заявку.

Закон США предусматривает следующие варианты заявок:

а) заявка на использование торговой марки;

b) Заявление о добросовестном намерении использовать ТМ.

Для регистрации первой указывается место жительства и гражданство заявителя, дата первого использования марки заявителем, дата первого использования марки заявителем в целях коммерции, а также товары / услуги, для которых используется марка и рисунок марки.  В основном, смысл заключается в том, что если Вы заявляете, что марка используется в коммерческих целях, то указываете для USPTO, что марка фактически используется в США или между США и другой страной.


В другой заявке нужно указать данные о месте жительства и гражданство заявителя, товары, относительно которых заявитель намерен использовать марку, и изображение марки. Этот тип заявки оставляет за собой право на торговую марку, когда только собираетесь начинать свой бизнес, а также препятствует другим подавать заявку на торговую марку на основе фактического использования торговой марки вами, если они будут подавать заявку после вас.

После того, как ваша заявка будет готова, подайте ее в электронном виде через специальную форму (Trademark Electronic Application Form). Сейчас USPTO имеет три варианта подачи заявок, каждый из которых имеет соответствующую плату за обработку: TEAS Regular, TEAS Plus и TEAS Reduced Fee. Больше информации об этих вариантах заполнения Вы можете прочитать здесь.

Мы рекомендуем использовать TEAS, но Вы можете подать заявку и в бумажном виде. Правда, так будет дороже 🙂

3. Подождать, пока заявка будет оценена и, при необходимости, ответить на письма.

Если ваше заявление соответствует минимальным требованиям для подачи заявки, ей будет присвоен серийный номер. Заявление с порядковым номером будет передана адвокату, который должен проверить вашу заявку на основе всех действующих правил и необходимых сборов. Обычно для такого анализа нужно до 12 (двенадцати) месяцев.

В этот период ваш адвокат может прислать вам официальное письмо от USPTO (Office Action), в котором может быть как отказ от вашего заявления, так и просьба внести изменения в определенные данные. Если Вы получили этот документ, у вас есть до 6 (шести) месяцев, чтобы дать ответ.  В противном случае, в вашей заявке будет отказано.

Помните, что ответ на первое письмо бесплатный.  Узнайте больше об этом документе здесь. 

 

4. Ждать окончательного решения касательно Вашего заявления.

Если ваше заявление было рассмотрено без проблем, то ваш адвокат публикует ее в «Официальном вестнике» («Official Gazette»). С момента ее публикации дается 30 (тридцать) дней, чтобы третья сторона имела возможность предоставить возражения по регистрации. Если возражений нет, переходите к следующему этапу регистрации ТМ.

Следующий этап регистрации зависит от заполненной вами формы: использовали ли Вы эту ТМ в коммерческих целях или Вы только намереваетесь ее использовать (intent-to-use form). Если вы заполняли первую форму, USPTO регистрирует ТМ и направляет вам официальное свидетельство о регистрации. Если было подано заявление о намерении, то вам выдадут уведомление о подтверждении (Notice of Allowance). Уведомления о подтверждении — это письменное сообщение от USPTO, которое предусматривает, что ТМ была допущена к регистрации. Потом у вас есть еще 6 (шесть) месяцев, чтобы ответить на этот документ в форме Заявления об использовании (Statement of Use) или попросить об отсрочке. В этом случае, Вы платите дополнительные 100 долларов.

Обратите внимание на Заявление об использовании, особенно на ее образец (например, как Вы используете свою ТМ на рынке). Нужно соответствовать нескольким критериям.  Например, если хотите зарегистрировать ТМ для сайтов знакомств, Вы можете сделать скриншот сайта, где видно:

а) ТМ,

б) способы заказа услуг,

в) прайс-лист.

Приведенные способы являются базовыми, поскольку законодательство США устанавливает широкий перечень необходимых требований для specimen. Если Вы не выполнили все необходимые требования, USPTO может снова прислать вам Office Action. Если вы не предоставили ответа на все их замечания, тогда Вам пришлют final Office Action. Однако, если вы не согласны с этим, то за дополнительную плату можна подать жалобу в Комиссию по рассмотрению споров о торговых марках (Trademark Trial and Appeal Board). Если ваш ответ опровергает все возражения, тогда вам выдается регистрационное удостоверение.

5. Продлить право на ТМ.

Чтобы продолжить использовать ТМ, Вы должны заполнить определенные документы. Если ваша ТМ не зарегистрирована в соответствии с Мадридским протоколом, должны подать Заявление об использовании и / или Заявление о оправданном неиспользовании в соответствии с пунктом 8 Закона о ТМ (подается между 5 и 6 годом после даты регистрации). Также между 9-м и 10-м годами после даты регистрации и каждым 9-м и 10-м годом после этого должны подать Заявление об использовании и / или Заявление о оправданном неиспользовании, а также Заявление о продлении в соответствии с пунктами 8 и 9 Закона о ТМ. Если же Вы не подали эти документы, то обязаны начать процесс регистрации заново. Но мы сомневаемся, что кто-то хочет пройти эти круги ада еще раз.

Помните, что с 3 августа 2019 года для представительства заявителей, ТМ которых зарегистрированы за рубежом, регистрантов и участников процесса рассмотрения споров Комиссией по рассмотрению споров о торговых марках  законодательство США требует привлечения лицензированного юриста, специализирующегося в вопросах патентования. 

Наша компания сотрудничает с американскими юристами, которые могут помочь вам в процессе регистрации ТМ. Все, что вам нужно сделать для регистрации ТМ в США – заполнить форму ниже.

Бесплатная первичная консультация по ІТ праву в твоем кейсе. Не медли ;)Твой вопрос ІТ юристам


Хочешь получать крутую инфу по IT-праву,
без спама и надоедливых акций?