(Не)правомірне використання чужих торговельних марок

Торговельні марки (ТМ) є невід’ємною частиною сучасного світу. Вони виступають ідентифікаторами товарів та послуг, дозволяючи споживачам відрізняти товари та послуги одних компаній від інших. Ба більше, репутація, асоційована з торговельною маркою, може стати потужним інструментом залучення та утримання клієнтів, а також формування лояльності до бренду. 

Крім цього, є неочевидні переваги ТМ, про які ми раніше розповідали в цій статті.

Незаконне привласнення чужих ТМ або використання маркетингових матеріалів, що імітують зареєстровані торговельні марки, може ввести в оману споживачів та підірвати репутацію законного власника бренду, призвівши до судових позовів та значних фінансових втрат.

Використання ТМ третіх осіб

Порівняльна реклама Вашого продукту та конкурентного, додавання логотипу операційної системи, яку підтримує Ваш продукт, або навіть засвідчення факту співпраці з іншою компанією, – це все про використання ТМ третіх осіб. 

Однак підроблення товару та введення споживачів в оману щодо продукту конкурентів теж є використанням ТМ третіх осіб. Щоправда, неправомірним. То де ця межа?

Саме тому законодавство кожної країни, а також власники ТМ визначають допустимі межі подібного використання. Однак відразу виникає питання: 

“Як використовувати чужу торговельну марку, уникнувши позовів про порушення прав на торговельну марку?” – або ж: “Як успішно відбити такий позов?”

Зазвичай відповіддю є “добросовісне використання”.

Добросовісне використання — це спосіб, який не порушує права на торговельну марку. 

І, як не дивно, питання того, чи є певне використання добросовісним, часто розглядається в суді, а межа між добросовісним використанням і порушенням часто розмита.

Україна

Використання ТМ третіх осіб в Україні врегульовано декількома актами законодавства, але саме Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” положенням статті 16 встановлює виключний перелік випадків, на які не поширюється виключне право власника свідоцтва на торговельну марку забороняти її використання.

Основними прикладами таких дозволених випадків є некомерційне використання ТМ, використання в усіх формах повідомлення новин і коментарів новин, а також застосування ТМ у порівняльній рекламі.

---

Судом було зазначено, що “юридичне значення в даному випадку має не сам по собі факт застосування відповідачами спірних позначень, але й мета та сфера такого використання”. Утім, суд дійшов висновку, що використання позначення у цій справі не здійснювалось в комерційній (підприємницькій) діяльності та не стосувалося певних товарів та послуг. Як результат, позов компанії-правовласника ТМ не було задоволено.

---

Що стосується порівняльної реклами, то в Україні визначення цього питання міститься у Законі України “Про рекламу” та означає рекламу, що містить порівняння з іншими особами та/або товарами (діяльністю) іншої особи, прямо чи опосередковано ідентифікує конкурента або товари чи послуги, що пропонуються конкурентом.

Тим же законом визначено і умови, за яких вказаний вид реклами буде вважатися правомірним: та означає рекламу, що містить порівняння з іншими особами та/або товарами (діяльністю) іншої особи, прямо чи опосередковано ідентифікує конкурента або товари чи послуги, що пропонуються конкурентом. Тим же законом визначено і умови, за яких вказаний вид реклами буде вважатися правомірним:

1. У рекламі відсутні ознаки нечесної підприємницької діяльності;
2. Порівняння охоплює однорідні (подібні) товари чи діяльність, що охоплюється однією сферою чи одним видом діяльності;
3. У рекламі обʼєктивно порівнюються одна або кілька характеристик однорідного товару або діяльності;
4. Реклама не містить неправдивої інформації про однорідні товари (діяльність) та жодним чином не дискредитує їх;
5. У разі зазначення походження товару порівняння здійснюється із аналогічним зазначенням;  
6. У рекламі відсутнє змішування між рекламодавцем і конкурентом, між товарами, торговельними марками, комерційним (фірмовим) найменуванням і т.д.;
7. У рекламі не використовується спосіб імітації для товару конкурента, що захищений торговельною маркою або комерційним найменуванням;

Фото thepage.com.ua

Вказаний приклад демонструє відповідність порівняльної реклами вимогам, що встановлені чинним законодавством.

Ба більше, для кращої ілюстративності приписів законодавства наведемо декілька прикладів порівняльної реклами у текстовому форматі:

Дозволена порівняльна реклама	Недозволена порівняльна реклама
“Пройде там, де ковзають інші” – шини Goodyear	“Вибирайте якість, а не [шини компанії-конкурента]”
“Для чоловіків, які хочуть бути з жінками, а не на коні” – дезодорант AXE	“Для чоловіків, які хочуть бути з жінками, а не користуватись [напр. Old Spice]”
“Хіба ваша шкіра не заслуговує на кращий догляд?” – косметика Dove	“Хіба ваша шкіра не заслуговує на кращий догляд, ніж використання [продукт компанії конкурента]”
“Наш [продукт] вироблений у Німеччині, так само як і [продукт компанії-конкурента], але містить на 15% більше какао”	“Німецька якість краща за китайський [назва продукту компанії-конкурента] аналог”

Європейський Союз

Загалом використання ТМ третіх осіб у країнах ЄС регламентується на рівні законодавства самих держав-членів. Утім, існують положення, що виокремлюють випадки правомірного використання торговельних марок третіх осіб і на рівні самого Європейського Союзу.

Так, Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark містить статтю 14, що відповідає вказаній вище статті 16 нашого Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” та визначає перелік винятків, коли законний власник ТМ не може забороняти третім особам використовувати свою торговельну марку для цілей торгівлі. Так, третім особам дозволено:

1. використовувати свої ім’я або адресу, якщо ця третя сторона є фізичною особою;
2. використовувати розрізняльні або описові елементи, які є частиною зареєстрованої ТМ іншої особи, для позначення товарів, якими торгує третя особа;
3. використовувати зареєстровану ТМ для позначення товарів, якими торгує власник торговельної марки, зокрема, коли використання цієї торговельної марки є необхідним для зазначення призначення товару чи послуги, наприклад аксесуарів або запасних частин.

Документ також передбачає, що вказані положення будуть актуальними лише за умови, якщо використання ТМ третіми особами здійснюється відповідно до вимог чесної практики в промислових або комерційних справах. Від себе зазначимо, що коментовані винятки можуть бути застосовані лише для ТМ, що зареєстровані у Європейському Союзі; крім того, окремі держави-члени ЄС можуть встановлювати власні правила для використання торговельних марок третіми особами, що має обовʼязково перевірятись перед таким використанням.

---

В цьому контексті неможливо не згадати нещодавню справу Audi (C-334/22), у якій Суд ЄС підтвердив можливість порушення використання торгової марки Audi онлайн-продавцем за продаж неоригінальних запчастин – решіток радіаторів для старих моделей машин цієї марки, які нагадували або частково повторювали торгову марку Audi.

Судом було зазначено, що решітки радіатора, про які йде мова, не були отримані від власника торгової марки і були представлені на ринку без згоди Audi.

Як результат, таке використання може порушувати права власників торговельної марки Audi, оскільки порушується функція гарантії походження або якості товару.

---

Враховуючи, що вимоги до порівняльної реклами в Україні були впроваджені з метою гармонізації законодавства в сфері порівняльної реклами з правом Європейського Союзу, то більшість таких положень є аналогічними.

Так, у Європейському Союзі питання порівняльної реклами охоплюється Directive 2006/114/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 concerning misleading and comparative advertising та, окрім наведених у розділі про Україну випадків, допускає використання порівняльної реклами, якщо остання не вводить в оману в розумінні Директиви про недобросовісну комерційну практику.

США

У Сполучених Штатах Америки фактично існує тільки 3 можливих випадки добросовісного використання ТМ третіх осіб:

1.Класичне добросовісне використання 

Воно має місце тоді, коли третя сторона використовує чужу ТМ чесно та сумлінно лише для опису власних товарів чи послуг.  У цьому випадку спірна ТМ зазвичай містить одне або кілька описових слів. 

---

Ілюстративним є приклад справи Sorenson v. WD-40 Company.

Позивач, Джеффрі Соренсен, заснував і був генеральним директором компанії, яка виробляє лінію продуктів для захисту від іржі з 1997 року. До того ж він був власником зареєстрованої на федеральному рівні торгової марки “THE INHIBITOR” для лінії продуктів, яка містить речовину під назвою “леткий інгібітор корозії” (“VCI”).

Позовною вимогою було заборонити використання 2-х елементів: власне словесної ТМ “THE INHIBITOR” та помаранчево-чорного перехрестя, яке, на думку позивача, асоціювалося з його продукцією.

Ресурс: https://www.hunting-lodge.co.uk/the-inhibitor-v80-vci-cleaner-degreaser	Ресурс: https://www.whatsinproducts.com/types/type_detail/1/14568/standard/span%20style=%22color:
Дисклеймер: усі права на використані у статті зображення належать їх правовласникам.

Суд першої інстанції прийняв рішення на користь WD-40 за всіма пунктами. Встановлено, що використання компанією WD-40 слова “інгібітор” є описовим добросовісним використанням, яке не є торговельною маркою. Крім цього, суд першої інстанції також постановив, що компанія Sorenson не надала достатніх доказів того, що графічні зображення помаранчево-чорного перехрестя двох компаній можуть призвести до плутанини.

Апеляційний сьомий окружний суд підтвердив це рішення. Хоча суд зазначив, що деякі фактори аналізу ймовірності сплутування свідчать на користь компанії Sorenson, однак три найважливіші фактори: схожість знаків, недобросовісні наміри та докази фактичної плутанини, – свідчать на користь WD-40.

У цьому випадку має місце застосування терміну “THE INHIBITOR” в його описовому значенні, як  речовина, що сповільнює чи зупиняє перебіг хімічних реакцій (окиснення, полімеризації, корозії металів), біохімічних і фізіологічних процесів.

---

Отже, має місце добросовісне використання терміну, який зареєстрований як ТМ.

2. Номінальне добросовісне використання

Номінальне добросовісне використання має місце тоді, коли третя сторона використовує чужу ТМ для позначення власника ТМ або його товарів і послуг. У цьому випадку немає іншого розумного способу посилатися на товари та послуги власника ТМ, крім використання цієї ж ТМ. 

На підтвердження цієї тези можна розглянути справу New Kids on the Block v Gannett Satellite Info Network , 971 F. 2d 302 (9th Cir 1992), де дві різні газети проводили громадське опитування стосовно гурту New Kids on the Block.

Гурт вирішив подати позов до суду та визнати використання третьою стороною їхнього імені неправомірним, оскільки газета не погодила з ним подібне використання.

Однак суд відмовив у задоволенні позовних вимог гурту, оскільки газетами була використана точна ідентифікація гурту без жодних припущень про схвалення чи спонсорство, не було як позитивних, так і негативних відгуків. І найголовніше –  не було іншого способу посилання на гурт, крім його назви, тому таке використання не порушувало його прав.

На практиці номінальне використання, аби бути законним, повинно відповідати трьом правилам:

• По-перше, використання не передбачає схвалення або спонсорство власника ТМ.
• По-друге, немає простішого способу посилатися на власників ТМ або їхні товари/послуги.
• По-третє, використовується лише така частина торгової марки, яка необхідна для ідентифікації власника, і не більше.

Третє правило має підводні камені, оскільки використання словесної ТМ компанії свідчить на користь добросовісного використання, однак використання логотипу вже може поставити під сумнів добросовісність, бо може перевищити обсяг використання, необхідний для ідентифікації власника.

Належна бізнес-практика передбачає запит на дозвіл перед використанням чужого логотипу для будь-яких цілей і будь-яким способом, за винятком випадків, спеціально передбачених ліцензійною угодою або іншим письмовим дозволом на це.

3. Порівняльна реклама

Це той випадок, коли реклама використовується для демонстрації сильних сторін компанії та/або особливостей її товарів чи послуг у порівнянні з товарами чи послугами конкурента. Компанії дозволяється використовувати в рекламі торговельну марку конкурента за умови, що вона використовується точно та без оманливого характеру. 

Оголошення не повинно вводити споживачів в оману або оманливо створювати переконання, що між компанією та її конкурентом існує зв’язок, спонсорство чи підтримка. Крім того, слід включити відповідні застереження, зокрема сповіщаючи про право власності конкурента на його ТМ.

Також варто згадати про ідентифікацію своїх клієнтів і ділових партнерів на своїх веб-сайтах та в інших маркетингових та рекламних матеріалах. Це використання дозволено, якщо воно є фактичним. Однак при використанні логотипу іншої компанії для ідентифікації її як клієнта чи ділового партнера слід бути обережним. Як згадувалося раніше, перш ніж використовувати згадування про клієнта або ділового партнера через використання їхніх логотипів, доцільно отримати дозвіл від них. Крім того, зважайте, чи така співпраця не є конфіденційною (це може бути визначено договором, укладеним між вами).

Усі вище вказані кейси гармонійно складають  доктрину добросовісного використання (fair use), яка законодавчо відображена секції 1125 підрозділу III Розділу 22 Кодексу законів США, де міститься перелік випадків, коли можливе безперешкодне використання:

1. Будь-яке добросовісне використання, включаючи номінальне або описове добросовісне використання, або сприяння такому добросовісному використанню відомої ТМ іншою особою, окрім як для позначення джерела для власних товарів або послуг цієї особи, або сприяння такому добросовісному використанню товарів чи послуг, включаючи використання у зв’язку з:

а) рекламою або просуванням, що дозволяє споживачам порівнювати товари або послуги; 

б)  ідентифікацією та пародіюванням, критикою або коментуванням власника відомої ТМ або товарів чи послуг власника відомої ТМ.

2) Усі форми репортажів і коментарів до новин.

3) Будь-яке некомерційне використання ТМ.

Поради щодо відповідального використання ТМ

Мета відповідального використання ТМ полягає в тому, щоб влучно описати ваш продукт, а також зменшити ризик плутанини з продуктами власників зареєстрованих ТМ зі сторони споживачів. 

Актуальними методами для того, щоб мінімізувати ймовірність такої плутанини є:

1. Якщо можливо, використання назви продукту, а не назву бренду.
2. Використання точних, бажано документально підтверджених, формулювань, щоб зменшити ризик плутанини для споживачів.
3. Добросовісне використання ТМ, тобто вона не надто виділяється центральним розташуванням, розміром шрифту, стилізацією, жирним шрифтом чи іншим способом.
4. У випадку, якщо власник ТМ має зареєстрований як логотип, так і словесну торговельну марку, то не їх разом, переходячи межу необхідного мінімуму для ідентифікації продукту.
5. Помітне розміщення власної ТМ, щоб чітко ідентифікувати джерело товарів або послуг.
6. Попереднє ознайомлення з стратегією правовласника – чи є ознаки того, що він вживав заходів проти типу використання ТМ аналогічного до того, яке планується вашою компанією?

У сумнівних випадках спробуйте отримати дозвіл або надайте застереження, що права належать не вам. Якщо ви вважаєте, що запропоноване використання близьке до межі ймовірності плутанини, застереження може допомогти повернути його назад у сферу номінального добросовісного використання, яке не порушує прав власника ТМ.

Правила, які встановлюють самі бренди

Вище ми описували законодавчі вимоги та судову практику, що стосується використання ТМ третіх осіб, але це не єдині норми, яких необхідно дотримуватися в цьому випадку.

Так, кожен правоволоділець має право встановити межі використання його ТМ, які не суперечать закону. Ця практика є надзвичайно поширеною і майже кожна велика компанія матиме свій гайдлайн щодо їхніх ТМ.

Наприклад: Apple, Google, Java, etc.

Ось тут Apple забороняє використання їхнього фірмового (корпоративного) шрифту для авторизованих реселлерів.

Do not use Apple’s proprietary font, Myriad Set, on your website

А тут Google застерігає від використання кольорів їхнього бренду в інших ТМ у форматі логотипу.

І, наостанок, Java тут визначає особливості фонової колористики.

І звісно, крім звернення до суду, недотримання цих умов може причиною для більш оперативних дій правовласників – вимогами видалити контент, про що ми маємо окрему статтю.

Висновки

Не секрет, що неправомірне використання чужих ТМ може розглядатися як форма недобросовісної конкуренції та привласнення чужих інвестицій. Таке привласнення дозволяє особі, що незаконно використовує чужі торговельні марки, отримати невиправдану конкурентну перевагу, забираючи собі плоди репутації та зусиль інших суб’єктів. Отож, це може розглядатися навіть як своєрідна форма крадіжки, що безсумнівно суперечить етичним принципам ведення бізнесу.

На противагу цьому, дотримання прав інтелектуальної власності інших осіб є проявом поваги до їхніх напрацювань, сприяє чесній та справедливій конкуренції на ринку. Компанії, які дотримуються правил гри та не порушують чужих прав, мають можливість конкурувати на рівних умовах. 

Якщо говорити з правової позиції, то дотримання цих прав є превентивною дією для того, щоб конкуренти чи партнери не отримали привід звертатися до суду за захистом своїх прав, а у випадку, якщо все ж  звернуться – щоб ви мали підґрунтя для захисту своїх прав та інтересів. 

У цьому процесі найважливішим є розуміння меж правомірності, які встановлені як законом, так і компанією-правовласником ТМ, тож часто тут не обійтися без професійної оцінки зі сторони юриста.

Якщо вам потрібна професійна порада щодо використання торговельних марок третіх осіб у власних продуктах – ми завжди раді допомогти та відповісти на  всі ваші запитання!