Доменні спори. Спори щодо загальних доменів верхнього рівня, на що звертає увагу суд?

Ми вже розповідали про спори в рамках домену .ua, проте дуже часто компанії в Україні реєструють доменні імена в загальних доменах верхнього рівня (gTLD), найпопулярнішими з яких є .com, .net, .org та багато інших.

Важливо, що для більшості загальних доменів верхнього рівня немає необхідності в реєстрації торговельної марки, тому у випадку спроби захоплення такого домену за допомогою реєстрації торгової марки з аналогічною назвою, у зловмисника є досить великі шанси на успіх.

Про зв’язок доменних імен та торгових марок, читайте в нашій статті, проте не торговельною маркою єдиною живуть доменні спори.

Для розуміння природи всіх доменних спорів необхідно пам’ятати, що доменне ім’я дуже тісно пов’язане з такими поняттями як, вже згадана нами раніше торговельна марка, найменування юридичної особи та фірмове (комерційне) найменування. Саме проводячи оцінку того кому зі сторін належить торговельна марка, фірмове (комерційне) найменування а також те, яку фактично, діяльність провадять компанії суд виносить рішення про те за ким залишиться доменне ім’я.

Для початку хотілося б коротко зазначити, що означає кожне з цих понять:

найменування юридичної особи – це своєрідний ідентифікатор, який дає змогу вирізнити її серед інших юридичних осіб. Найменування складається з двох частин:

• організаційно-правової форми юридичної особи (наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство та ін.);
• назви юридичної особи (наприклад: ІТ-компані, Інновейшн-Тех).
• комерційне найменування – це позначення, яке дає змогу вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо її справжньої діяльності, при цьому комерційне найменування не містить в собі організаційно-правової форми юридичної особи та може не співпадати з її назвою;
• торговельна марка – це будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів чи послуг, що виробляються чи надаються однією особою, від товарів чи послуг, що виробляються чи надаються іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Що ж до судових спорів, то в них важливе місце займають документальні докази своєї правоти, бо саме на них в першу чергу суд звертає увагу, тому ж факту, хто раніше почав діяльність, створив та розкрутив бренд, зазвичай, приділяється менше уваги. Таким чином, за відсутності зареєстрованої торговельної марки та комерційного найменування потрібно буде докласти багато зусиль щоб уникнути ситуації подібної до наведеної нижче:

Уявімо, що добросовісна компанія називає свою юридичну особу ТОВ «Місяць», при цьому веде діяльність з доменного іменні під назвою Sonce.com зареєстрованого, в свою чергу, не на ТОВ «Місяць», а на його директора Петренка П.П., при цьому займається компанія, взагалі, продажом побутової техніки.

Далі, конкурент ТОВ «Місяць», ТОВ «Сонцесяйний» реєструє торгову марку під назвою «Сонце» та подає позов з вимогою переделегувати доменне ім’я на ТОВ «Сонцесяйний», в якому стверджує, що його компанія давно займається продажом побутової техніки, а торгову марку він вирішив назвати так тому що крім телевізорів та пилососів він продає сонячні батареї.

В такій ситуації аргументи Петренка П.П. про те, що доменне ім’я існує набагато довше ніж торгова марка, реально доменне ім’я використовується не ним а ТОВ «Місяць», а реєструючи таку назву він мотивувався лише її гарним звучанням, судом не приймаються. Як результат, суд приймає рішення яким зобов’язує реєстратора доменних імен переделегувати домен Sonce.com з ТОВ «Місяць» на ТОВ «Сонцесяйний».

Так, ТОВ «Сонцесяйний» отримує нове розкручене доменне ім’я, а ТОВ «Місяць» залишається з нічим.

Для уникнення подібних ситуацій важливо пам’ятати, що розвиваючи власний бренд, потрібно максимально тісно пов’язувати доменне ім’я з торговельною маркою, найменуванням юридичної особи, комерційним найменуванням та тим чим фактично займається компанія.

Схожий до ступеня змішування, слова які повинні насторожити

Що ж, з торговельними марками та комерційними найменуваннями ніби розібралися, проте відсутність торговельної марки та неспівзвучність назви компанії з видом її діяльності це не єдині підводні камені на які може наштовхнутися ваш доменний корабель.

Ще одним дуже поширеним аргументом в доменному спорі є твердження про те що доменне ім’я є схожим до ступеня змішування з назвою чужої компанії чи торговельної марки.

В українському законодавстві поняття «схоже до ступеня змішування» відсутнє, воно присутнє у Єдиних правилах розгляду спорів про доменні імена (UDRP), проте використовується воно як при розгляді спорів ICANN так і Українськими судами.

Так, в справі № 760/10914/16-ц, Компанія Соса-Соlа відсудила доменне ім’я coca-cola.ho.ua саме на підставі того, що доменне ім’я схоже до назви торгової марки Соса-Соlа, до ступеня змішування.

Ця справа показова тим, що в мотивувальній частині суд зазначив всі найпоширеніші підстави для передачі доменного імені, такі як:

– використання в доменному імені позначення схожого до чужої торгової марки настільки, що їх можна сплутати;

– використання на Інтернет-ресурсі позначення схожого до чужої торгової марки настільки, що їх можна сплутати;

– товари які пропонувалися до продажу на Інтернет-ресурсі є спорідненими з товарами Компанії Соса-Соlа;

– використання доменного імені вказувало на зв’язок із компанією Тhе Соса-Соlа Company.

В зазначеній справі, компанію-власника домена coca-cola.ho.ua не врятувала навіть реєстрація відповідної торгової марки, оскільки при її реєстрації перевіряється лише відсутність ідентичного найменування, але ніяк не «схожого до стану змішування», тому її з легкістю зареєстрували в такому вигляді.

Тож, якщо при реєстрації доменного імені виникає питання, що доменне ім’я можна визнати таким, що є схожим до ступеня змішування, краще прикласти трохи зусиль та зробити його більш унікальним, ніж ризикувати втратити свій домен в майбутньому.

Висновки

За відсутності чіткого законодавчого регулювання та узагальненої судової практики, у випадку спору за доменне ім’я, українські суди прислухаються до правил UDRP та застосовують законодавство, в сфері захисту інтелектуальної власності.

За результатами всього вищевикладеного можна сформулювати ряд порад всім хто хоче уникнути втрати свого доменного імені:

– реєструйте доменне ім’я саме на ту Компанію яка здійснює відповідну діяльність за КВЕДом;

– доменне ім’я повинно бути максимально тотожним назві компанії та по можливості відповідати її роду діяльності;

– по можливості реєструйте торгову марку та комерційне найменування тотожне доменному імені;

– слідкуйте, щоб Ваше доменне ім’я не було схожим до ступеня змішування до чужого доменного імені або торгової марки, особливо якщо компанія яка ними володіє працює в тому ж класі товарів та послуг.