Обираємо країну для реєстрації торговельних марок при виході на міжнародні ринки

Вихід на міжнародний ринок – це не лише про нових клієнтів і продажі, а й про будування нової стратегії захисту вашого бренду.  Сьогодні  товари та послуги розробляються в  одній країні, а цільова аудиторія  може  знаходитись за тисячі кілометрів. Наприклад, товар створюється в Україні, виготовляється в Китаї, а продається в Італії. Така модель особливо актуальна для онлайн-бізнесів, де команда знаходиться в ЄС, а користувачі – по всьому світу.  

За таких умов ваша торговельна марка фактично стає впізнаваною на різних ринках. Саме тому важливо заздалегідь обрати правильну юрисдикцію для реєстрації бренду.

З чого почати? 

Варто враховувати, що торговельна марка захищається лише там, де вона зареєстрована, тому, якщо ви плануєте розповсюджувати свої товари чи послуги не лише в одній країні, рекомендується також зареєструвати свій бренд в юрисдикціях, де ви плануєте їх продавати. 

Кожна країна має своє власне відомство з торговельних марок, збори та правила подання заявки. Мета полягає в тому, щоб мінімізувати ризик того, що інші зареєструють подібну або ідентичну ТМ для схожих товарів та послуг раніше за вас.

На цьому етапі виникає питання, яким шляхом піти: 

• національні реєстрації в окремих країнах;
• зареєструвати ТМ за допомогою однієї заявки, що охоплює весь ЄС (EUTM);
• міжнародна реєстрація за Мадридським протоколом  у країнах-учасницях.

	Коли підходить	Що врахувати
Національна реєстрація	Потрібен захист в одній або в кількох окремих країнах, наприклад, Україна та США.	Більше гнучкості: можна мати різні переліки товарів і послуг у відповідних класах та окремо реагувати на ризики в кожній окремій країні.
EUTM	Бізнес працює або планує працювати одразу в кількох державах-членах  ЄС.	Одна заявка охоплює  одразу всі 27 країн ЄС, проте конфлікт в одній країні ЄС може вплинути на всю заявку.
Міжнародна реєстрація за Мадридським протоколом	Потрібно охопити багато країн у різних регіонах, наприклад, Азія, країни Латинської Америки, Японія тощо.	Перелік країн включає щонайменше 132 країни, які обираються вами, проте кожне національне відомство окремо перевіряє ТМ на конфлікти та відповідність вимогам.

Зазвичай перша заявка подається там, де компанія вже здійснює діяльність, а далі захист розширюється на основні ринки продажу та масштабування. Наприклад, якщо Ви плануєте виходити на ринок:

• США: доцільно спершу зареєструвати ТМ на території США через USPTO, а далі власники ТМ найчастіше розширюються додатково на Канаду, Сполучене Королівство, ЄС, Австралію та Мексику;
• ЄС: почати слід з єдиної заявки EUTM, яка охоплюватиме усі 27 країн. У той же час є можливість охопити лише три країни Бенілюксу за допомогою однієї заявки або ж подати національну заявку в окремій країні ЄС;
• Азії: найчастіше реєструють саме в Китаї, Індії та країнах Південно-Східної Азії,  особливо якщо там знаходиться виробництво товару;
• Латинської Америки: є можливість охопити одразу декілька країн в  Андському регіоні однією заявкою: Болівія, Колумбія, Еквадор та Перу. Але основним напрямком залишається Мексика та Бразилія.

Які фактори впливають на вибір юрисдикції?

1. В яких країнах бренд вже використовується?

Почніть з визначення регіонів, де вже є продажі товарів та послуг, клієнти та партнери. Якщо ви досі не маєте реєстрації у цих регіонах, то саме ці країни варто розглядати в першу чергу. 

2. На які ринки плануєте виходити найближчим часом?

Подумайте, як швидко ваша компанія може вийти на нові ринки. Це допоможе вам скласти пріоритетний список країн для реєстрації. Не потрібно реєструвати ТМ у всіх країнах, які потенційно можуть стати цікавими для вас. Натомість варто врахувати заздалегідь регіони, на які планується вихід у найближчі 1–3 роки. 

При цьому продажів у країні може ще не бути. Наприклад, продукт вже створюється саме під цей ринок, там планується основний запуск або залучення інвестицій. У такому випадку така країна може бути пріоритетною для реєстрації ТМ ще до фактичного старту продажів.

3. Планування бюджету та витрат

На загальну вартість реєстрації ТМ впливають:

• кількість юрисдикцій  (більше країн = більше витрат);
• кількість класів товарів і послуг (майже в усіх юрисдикціях за додаткові класи сплачуються окремий збір за кожен клас);
• офіційні збори відомства за подання заявки на реєстрацію ТМ;
• юридичні витрати  (попередній аналіз шансів на реєстрацію ТМ, підготовка заявки, залучення локального представника за необхідності, комунікація з відомством  у випадку отримання опозиції або відмови у реєстрації).

4. Особливі вимоги до використання ТМ.

У різних країнах правила використання ТМ після реєстрації відрізняються. Перед поданням варто перевірити не лише, чи можна зареєструвати ТМ, а й  як зберегти права на неї.

Наприклад, у ЄС після реєстрації протягом 5 років правовласник ТМ не зобов’язаний доводити її використання. Проте після спливу цього строку інші особи можуть спробувати скасувати реєстрацію саме через невикористання торговельної марки. Тому подавати заявку доцільно, якщо точно знаєте, що впродовж цих 5 років продукт чи послуга вже будуть реалізовані на території ЄС.

Водночас у  США для збереження реєстрації власник повинен, зокрема, подати докази фактичного використання ТМ між п’ятим і шостим роком. В іншому випадку реєстрація може бути скасована.  

Тому важливо ще на початковому етапі вибору країн розуміти, чи зможете ви реально використовувати ТМ на цьому ринку та виконувати вимоги для збереження реєстрації у цій країні.

5. “Перша заявка” vs “перше  використання”. 

У більшості юрисдикцій дотримуються правила “першого заявника”, тобто право на ТМ надається тому, хто першим подав заявку, а не тому, хто першим її використав. Натомість в ЄС та США може враховуватись також перше використання незареєстрованої ТМ.  

Тому доцільно перед виходом на новий міжнародний ринок перевірити місцеві правила та відкриті джерела: іноді відкладене подання може створити ризик, що інші особи вже використовують тотожну або схожу ТМ у цій країні. 

6. Право пріоритету. 

Якщо ви вже подали заявку на ТМ у певній країні, у вас є 6 місяців, щоб подати ще заявки в інших країнах і заявити пріоритет від дати першого подання.

Наприклад, якщо першу заявку подано в США 1 вересня 2026 року, то до 1 березня 2027 року можна подати ТМ у ЄС, Великобританії  або іншій країні, яка бере участь у Паризькій конвенції, і зберегти 1 вересня як дату пріоритету для вашої заявки. Якщо шестимісячний строк пропустити, податися в інших країнах все одно можна, але вже без збереження пріоритету.

Це зручно, якщо бізнес виходить на міжнародні ринки поступово. Не обов’язково подавати всі заявки одномоментно: перша заявка фактично дає ще 6 місяців, щоб подивитись як вона пройде, як буде розвиватись бізнес, визначитись з наступними країнами, бюджетом і планами. 

Є важливий нюанс: формулювання товарів та послуг у обраних класах не можуть бути ширшими за той перелік, що було подано в першій заявці. Тому вже на етапі першого подання варто передбачити, що саме ви плануєте захищати на інших ринках.

Чому міжнародна заявка підходить не всім?

Мадридська система регулюється Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) та дозволяє вам поширити охорону ТМ на кілька країн за допомогою лише однієї заявки, що подана до відповідного національного відомства (країни походження). Наприклад, першим кроком буде подання заявки в Україні, а далі подання заявки через Мадридську систему для реєстрації в інших країнах. 

Очевидно, що найголовнішою перевагою міжнародної заявки є спрощення процесу реєстрації для отримання захисту в кількох юрисдикціях. 

У той же час недоліком є ​​те, що відмова або заперечення в будь-якій країні може вплинути на заявку в цілому. Це також стосується  першої заявки в країні походження.  Наприклад, маючи основну заявку в Україні всі наступні заявки за Мадридським протоколом будуть фактично прив’язані до української, а це додає ризиків і менше  простору для гнучкості. Беручи до уваги той факт, що в середньому процес реєстрації ТМ в Україні триває близько 2-х років, протягом цього періоду ви не будете знати точно, чи все добре з вашою заявкою в Україні. Відповідно, проблеми з українською реєстрацією створюють ризики для залежної від неї заявки, що подана за мадридською системою.    

Крім цього, перелік затверджених формулювань у відповідних класах товарів та послуг в Україні є дуже обмеженим, а всі наступні заявки не можуть бути ширшими за базову заявку в Україні. Це означає, що ваша базова заявка фактично визначатиме межі для подальших заявок в інших країнах.

Детальніше про те, як зареєструвати ТМ за міжнародною заявкою, читайте у нашій статті: Реєстрація торговельної марки за Мадридським протоколом. Алгоритм.

Чек-лист для успішного захисту свого бренду:

☐ Правильно визначте класи товарів та послуг для своєї ТМ. 

Ознайомитись з переліком та обрати відповідні класи можна за допомогою Ніццької класифікації товарів і послуг. Після подання заявки розширити кількість класів вже не вийде, тому необхідно буде подати нову заявку в інших класах для цієї ТМ. 

Дізнатись більше про те, як підібрати клас для магазину на amazon можна у нашій статті. 

☐ Затвердіть фінальний варіант торговельної марки перед поданням заявки. 

Якщо ви вказуєте в заявці зображувальну або комбіновану ТМ, переконайтесь щоб її використання не відрізнялось від заявленого варіанту. Наявність доказів використання ТМ в тому вигляді, в якому вона подана у заявці, є важливим фактором, насамперед у випадках, коли необхідно подавати докази використання ТМ в США, або  якщо треті особи будуть мати намір  скасувати вашу реєстрацію.

☐ Оберіть пріоритетні юрисдикції для реєстрації.

Найчастіше компанії захищають свій бренд у 2 етапи: 

• 1 ЕТАП: Національна реєстрація в країні походження або за основним місцем діяльності. Якщо ваш бізнес починає працювати в Україні, доцільно буде подати заявку спочатку в Україні. Якщо ж основний ринок від самого початку інший, наприклад, Китай, варто орієнтуватися саме на нього.
• 2 ЕТАП: Нові юрисдикції для масштабування. Найчастіше це ЄС та США. Якщо продукт чи послуги орієнтовані на англомовну аудиторію, до цього переліку можна включити  також Сполучене Королівство, Канаду та Австралію.

Надалі перелік країн можна розширювати залежно від планів бізнесу та виходу на нові ринки.

☐ Проведіть комплексний пошук.

Аналіз можливих конфліктів з правовласниками інших ТМ допомагає заздалегідь оцінити ризик відмови у реєстрації та, за потреби, скоригувати саму ТМ або формулювання товарів та послуг у обраних класах. Перевірку варто проводити не лише в офіційних реєстрах, а й у відкритих джерелах. У деяких юрисдикціях перше використання незареєстрованої ТМ може створити права на неї та мати наслідком оскарження вашої заявки чи реєстрації. 

Врахувати такі нюанси найкраще допоможуть юристи  Legal IT Group.

☐  Контролюйте строки продовження реєстрації.

Строк дії свідоцтва про реєстрацію ТМ у  багатьох країнах становить 10 років, у США 5-6 років. Щоб продовжити реєстрацію необхідно у встановлений термін подати до відомства відповідну заяву, враховуючи вимоги кожної юрисдикції. Пропуск цього строку може призвести до втрати реєстрації.

Висновок

Коли ви виходите на міжнародний ринок важливо правильно визначити у яких саме країнах ТМ потрібна бізнесу. Першочергово варто звернути увагу на країни, де вже є продажі, цільова аудиторія, виробництво або плани масштабування на найближчі 2-3 роки. Реєструвати ТМ одразу в усіх можливих країнах не завжди краще рішення.  Важливіше правильно розставити пріоритет у виборі юрисдикцій.

Такий підхід значною мірою допомагає уникнути зайвих витрат, зменшити ризики конфліктів з правовласниками інших ТМ та захистити бренд саме на дійсно важливих для бізнесу ринках.

Команда Legal IT Group допомагає фахівцям різних галузей у  реєстрації  та захисті ТМ в Україні,  ЄС, США та інших юрисдикціях.  Якщо у вас є питання, що стосуються визначення юрисдикції, що підходить саме вам, а також оцінки шансів на реєстрацію, вартості державних зборів, процедурних аспектів реєстрації ТМ, напишіть нам, і ми розкажемо деталі.