Хочу захистити бренд: як обрати країну для реєстрації торговельної марки для мого бізнесу?

У вас є ідея, бізнес-план і власний бренд — саме час подбати про його захист. Юридичний захист бренду починається з реєстрації торговельної марки. Торговельна марка має територіальну дію, що означає те, що її захист поширюється лише на ту юрисдикцію, у якій вона зареєстрована. 

Що це означає на практиці? Приміром, маючи зареєстровану торговельну марку у ЄС ніщо не забороняє комусь обрати таке ж позначення і зареєструвати для тих самих товарів чи послуг у Сполученому королівстві чи США.

Часто компанії опиняються на роздоріжжі з бажанням захистити свій бренд, але без розуміння, куди рухатися і що робити у першу чергу. Універсального шляху немає, але від отримання дороговказів вас відділяє декілька абзаців цієї статті, тож почнемо?

Що реєструвати як торговельну марку?

Важливими активами бізнесу зазвичай є:

• Назва компанії
• Назва продукту
• Логотип

Також є сенс подумати про захист слоганів, персонажів та впізнаваних бренд елементів. 

Після визначення активів, які пріоритетно зареєструвати як ТМ, можна переходити до обирання юрисдикції.

Як зрозуміти, яка юрисдикція потрібна для мого бізнесу?

Вибір юрисдикції для реєстрації ТМ залежить від ряду факторів:

• Де зареєстрований ваш бізнес?

Домашня юрисдикція є найпершим рівнем, про який варто подбати, адже звідси походить ваш бізнес, тобто власне здійснюється діяльність.

• Де знаходиться ваша цільова аудиторія?

Відповідь на це питання суттєво допоможе при побудові ТМ-стратегії для вашого бізнесу, адже це надзвичайно важливий фактор при обранні юрисдикцій для реєстрації торговельних марок.

У першу чергу слід проаналізувати поточну присутність на ринку. Звідки більшість клієнтів? Чи є домінуючі юрисдикції? Звідки вже реально купують станом на зараз?

• Де планується присутність бізнесу?

Після відповідей на перші два питання можна перейти до планів розширення бізнесу. Це щось на кшталт «ким ви бачите себе через 5 років», але у контексті бізнес-плану.

Найкраще подумати про ближче майбутнє (6 місяців – 2 роки), а також про плани на подальшу перспективу. Часом доцільно одразу подаватися на реєстрацію у всіх бажаних юрисдикціях, а часом поетапність може бути кращим рішенням.

Сетап 1. ІТ компанія обирає США, ЄС та Великобританію: що це дає?

Реєстрація ТМ у Сполучених Штатах Америки, Європейському Союзі та Сполученому Королівстві надає захист одразу на всіх наведених ключових ринках. Це хороший старт для охоплення важливих юрисдикцій.

Реєстрація торговельної марки у UK часто випадає з фокусу компаній через стійку асоціацію з ЄС. Втім, Британія є окремою юрисдикцією, для отримання правової охорони у якій потрібно подати окрему заявку. 

Процес реєстрації ТМ у СК та ЄС є відносно швидким, адже у Сполученому Королівстві ТМ може бути зареєстровано вже за 4 місяці після подання заявка, а у ЄС – близько 5 місяців, якщо не виникає перепон у реєстрації.

Якщо питання стоїть: реєструвати ТМ у ЄС чи в одній з держав-членів, то більше дізнатися про переваги та недоліки цих варіантів ви можете у нашій статті.

Якщо цільова аудиторія також у Канаді чи Мексиці, то бізнесу доцільно отримати правову охорону у цих юрисдикціях також. Заявки на реєстрацію у цих країнах подаються окремо і є незалежними від інших.

Сетап 2. Компанія займається розробкою мобільних ігор, але релізу ще не було. Які класи обрати?

Такий сетап на перший погляд розкриває певну неоднозначність у виборі класів для реєстрації ТМ, адже 9 клас є типовим для завантажуваного програмного забезпечення, включаючи мобільні ігри, у той час як 42 клас слід обирати для послуг з розробки програмного забезпечення. 41 клас є типовим для розважальних послуг, що також релевантно для цієї ніші.

Тож, якщо маємо компанію, яка розробляє ПЗ «для себе», тобто власні мобільні застосунки, які монетизує, то які класи обрати у цьому випадку?

Для реєстрації ТМ у США потрібно подавати доказ використання торговельної марки у комерції (specimen). Таким доказом може бути скріншот з вебсайту, маркетплейсу застосунків, тощо. 

Таким чином, для реєстрації ТМ у 9 класі необхідно надати спесімени, на яких буде видно що заявник є розробником гри і сама гра вже запущена, тобто що американські споживачі мають до неї доступ і вже можуть грати. Зверніть увагу, що демоверсія гри не буде прийнята Відомством як належний доказ. Зразки для цього класу зазвичай включають списки магазинів додатків або вебсторінки, де пропонується гра, що вже доступна до завантаження.

Якщо станом на зараз надати такий зразок неможливо, адже гра ще не готова, то з огляду на це є два варіанти подання заявки на реєстрацію ТМ: 

1. Intent-to-use. Подати заявку з наміром використання ТМ. У такому разі доказ використання не потрібно подавати разом з заявкою, натомість приблизно через 8-9 місяців потрібно або надати спесімени, де видно що гру можна завантажити, або подати запит на продовження строку для подання таких доказів використання. І за подання спесімена, і за подання запиту на продовження строку потрібно сплатити державні збори. 

2. Use in commerce. Не подавати зараз заявку, а почекати поки гра або буде готова, або коли будуть точні строки її завершення, і тоді подати заявку. Ризик такого підходу у тому, що назва гри не буде мати захисту до подання заявки і будь-хто може зайняти її замість вас.

Щодо 42 класу у США: зразки повинні показувати, що під ТМ компанія пропонує послуги з розробки ПЗ  іншим споживачам. Якщо розробник розробляє ПЗ лише для гри, яку сам же випускає (розробляє свій продукт) і не надає власне послуги розробки, які будь-хто може замовити, то USPTO відмовить у реєстрації у цьому класі. 

Таким чином, для компанії-парасольки, яка випускає власні продукти, релевантною буде реєстрація у 9 та 41 класах у США, тоді як заявку у 42 класі USPTO може не пропустити.

Для ЄС вимоги подання доказів використання ТМ у комерції немає, а отже найдоцільнішим підходом було б подати заявки в класах 9 та 41 для США (наприклад  з наміром використання, якщо подавати зараз), а також у класах 9, 41 та 42 для ЄС (враховуючи, що зразки не потрібні в ЄС).

Сетап 3. Астрологічна платформа з ЦА у Латинській Америці

Для застосунку з цільовою аудиторією у країнах Латинської Америки є сенс першочергово реєструвати ТМ у країні реєстрації бізнесу і, власне, у країнах ЛатАму.

Розгляньте реєстрацію торговельних марок у Бразилії, Чилі, Перу та Аргентині – це хороший старт для цього ринку. У країнах LATAM діє принцип “first-to-file”, тому право на торговельну марку отримує той, хто першим подав заявку, навіть якщо бренд уже використовується в інших країнах

Для тематики астрологічних послуг, які надаються через платформу та мобільний застосунок можуть підійти наступні класи товарів і послуг:

• Class 9: клас для товарів, зокрема, завантажуваного комп’ютерного програмного забезпечення;
• Class 42: наукові і технологічні послуги,  SAAS;
• Class 45: астрологічні послуги.

Сетап 4. Власне прізвище взято в основу бренду сумок, які виготовляються в Китаї і продаються на Амазоні

Поширеною помилкою є думка, що засновуючи бренд навколо власного імені чи прізвища такий бізнес автоматично є захищеним. Логічно можна припустити, що ваше прізвище у вас ніхто не відбере – це справді так.

Втім, використання прізвища як торговельної марки має на меті саме комерційне використання для просування певної категорії товарів чи послуг. Це та межа, де ваше прізвище може перестати бути лише вашим для комерційних цілей. 

Заснування іменного бренду має ряд маркетингових переваг, але не варто недооцінювати юридичні аспекти захисту такого найменування. Треті особи можуть відкрити аналогічний бізнес з такою ж чи дуже схожою назвою. Окрім того, часто несподіваним є те, що ваше прізвище насправді з різних причин може бути вже відомим і часто вживаним словом для торговельних марок. Простіше кажучи, воно може бути вже «зайнятим» для вашої сфери діяльності. Тому, навіть вибудовуючи іменний бренд потрібно подбати про реєстрацію торговельної марки.

«Amazon Brand Registry» — це потужний інструмент, що допомагає захищати, просувати та продавати на Amazon. Для Amazon Brand Registry статус торговельної марки в Бюро патентів і товарних знаків США (USPTO) має бути або «активна реєстрація», або «активна заявка». Це означає, що торговельна марка все ще може перебувати в процесі реєстрації, але вона не може бути остаточно відхилена або скасована. ТМ, що очікує на розгляд, або вже зареєстрована, має збігатися з назвою бренду в заявці на Brand Registry.

Для реєстрації у реєстрі брендів на Амазон також підійде європейська реєстрація ТМ. Таким чином, враховуючи вихідний сетап стратегію реєстрації ТМ можна вибудовувати починаючи з реєстрації у наступних юрисдикціях:

• США;
• ЄС;
• Сполучене Королівство.

Окрім цільових ринків, варто врахувати також той факт, що виробництво базується в Китаї. Попри те, що цільовим ринком Китай може не бути, залучення китайських підрядників для виробництва під своїм брендом є вже достатньою причиною, аби подати ТМ на реєстрацію у Китаї також. Це пов’язано з тим, що навіть маючи реєстрації ТМ у європейських країнах та/або США, ваша марка залишатиметься незахищеною у Китаї. Ба більше – вона буде вразливою, адже планується активне залучення китайських підрядників і вони можуть подати вашу ТМ на реєстрацію у Китаї, яка у такий спосіб стане вже їхньою на цьому ринку. Тож додаємо до нашого скоупу також

• Китай.

Сетап 5. SaaS рішення у сфері med-tech, а що якщо зареєструвати ТМ лише у ЄС і не враховувати інші цільові ринки?

Не маючи загальної стратегії, можна почати з однієї країни. Втім, якщо бізнес йде успішно і ви приймете рішення про експансію на нові ринки, може виникнути неприємний сюрприз у вигляді серйозних перепон для реєстрації в інших важливих для вас юрисдикціях. 

До прикладу, ви зареєстрували ТМ у ЄС для свого SaaS рішення у сфері med-tech, адже реєстрація є доволі швидкою і охоплює всі 27 держав-членів. Обрали 42 клас, підібрали влучні формулювання і працюєте під цим брендом. Ви вклалися у рекламу, сайт та інші витрати. За пів року чи навіть рік ви приймаєте рішення розширювати свою присутність до США і вважаєте цей ринок пріоритетним для розвитку бізнесу. Після подання заявки отримуєте відмову через наявність іншої торговельної марки. Інша марка зареєстрована ще два роки тому для мобільного застосунку для зручного запису до лікарів по страховій у 9 класі. Здавалось би, 9 та 42 класи зовсім різні. 9 клас відноситься до товарів, у той час як 42 вже належить до послуг. Втім, наявності схожої ніші діяльності (med-tech) вже може бути цілком достатньо для виникнення змішування серед споживачів, за умови схожості назв. 

Така ситуація може обернутися вкрай невигідною, адже може унеможливити реєстрацію торговельної марки на американському ринку, який є вкрай важливим для бізнесу. Більше того, можуть прилетіти скарги від правовласників іншої ТМ у США. За певного розвитку подій така ситуація може мати наслідком ребрендинг, попри вкладені кошти у маркетинг. 

Побудова ТМ стратегії на старті допомогла б запобігти виникненню неприємних для бізнесу наслідків. Якщо одразу отримати якісну консультацію щодо аналізу шансів на реєстрацію торговельної марки у всіх цільових юрисдикціях, то можна побачити реальну картину шансів. Це допоможе діяти більш виважено, знаючи усі «за» та «проти».

Чи можна почати реєстрацію ТМ з однієї країни, а інші додати пізніше?

Так, можна рухатися поетапно, але саме для цього потрібна комплексна стратегія реєстрації торговельних марок. З розуміння загальної роадмапи можна вибудовувати конкретний план захисту бренду.

Реєструвати ТМ без проведення clearance search, комплексного аналізу шансів на реєстрацію торговельної марки – це наче рухатися наосліп, ігноруючи можливість скористатися навігатором, щоб прийти до цілі. 

А якщо консультація щодо шансів показала, що шанси на реєстрацію є доволі низькими?

Так, розуміючи, що є серйозні перепони до реєстрації на ранніх етапах можна завчасно і максимально безболісно адаптуватися до цих нових даних. Можливими варіантами можуть бути:

• Обрання «неконфліктних» класів товарів і послуг;
• «Обережний» підбір формулювань для опису товарів та послуг, що надаються під ТМ, аби «розминутися» з потенційно конфліктною ТМ;
• Обрання альтернативного формату ТМ;
• Внесення змін до торговельної марки;
• Переговори з опонентом;
• Збір доказів відмінності між ТМ + побудова стратегії захисту ще до виникнення конфлікту;
• Ребрендинг.

Останній варіант є радикальним, але навіть такий шлях суттєво економить час і кошти, якщо розуміти реалістичні шанси заздалегідь. Компетентні IP юристи допоможуть обрати ту опцію, яка є найбільш оптимальною саме у вашій ситуації.

Підсумуємо

Не існує ідеального рецепту, але є такі, що перевірені практикою. Кваліфікована консультація на старті допоможе вибудувати стратегію реєстрації торговельних марок для вашого бізнесу.

Хороша ТМ-стратегія не обов’язково означає реєстрацію одразу у десяти країнах. Натомість, з нею ви маєте розуміти, де бренд потрібно захистити вже сьогодні, а які юрисдикції стануть актуальними через рік і які ризики можуть чекати на кожному з цих бажаних ринків.

До початку подання заявок на реєстрацію потрібно перевірити цільові юрисдикції, комплексно оцінити шанси на реєстрацію у кожній з них, визначити класи та лише після цього вирішувати, у якій послідовності рухатися з реєстрацією ТМ. Юристи Legal IT Group якісно допоможуть обрати, у яких країнах найкраще реєструвати торговельні марки вашому бізнесу.