Як зареєструвати торговельну марку в Україні: 5 кроків

Реєстрація торговельної марки в Україні — це гарантія прав на позначення, яке  ви використовуєте при провадженні бізнесу. Нижче розповідаємо детальніше, що слід зробити для захисту такого позначення від недобросовісних конкурентів.

Що таке торговельна марка?

Згідно з Законом України, торговельна марка — позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Це засіб індивідуалізації Вашого продукту, те, за допомогою чого споживач впізнає його серед сотень тисяч інших.

Для реєстрації торговельної марки потрібно виконати наступне.

Крок 1. Визначити, якою буде ТМ,  міжнародний клас та власника ТМ

На цьому етапі дуже важливо врахувати законодавчі вимоги до позначень, які можуть бути зареєстровані як ТМ. Якщо цьому не буде приділена увага, успішність реєстрації потрапить під загрозу.  

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування і навіть звуки.

Законодавчо визначена заборона реєстрації деяких позначень як ТМ в Україні (наприклад, таких, що містять нецензурні слова та вирази, непристойні зображення).

Також не можуть бути зареєстровані як ТМ позначення, що є звичайним, загальновживаним описом товарів (послуг), для яких використовуються.

Підставою для відмови у реєстрації ТМ є також наявність в Україні інших зареєстрованих чи лише поданих на реєстрацію ТМ для ідентичних або подібних товарів (послуг), що є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, з вашою ТМ. Щоб з’ясувати цю обставину, слід провести пошук в СІС Національного органу інтелектуальної власності (далі — УКРНОІВІ).  

Для оцінки відповідності позначення умовам надання правової охорони варто залучати юристів, які володіють досвідом у цій сфері, оскільки від цього залежить успішність вашої реєстрації. 

Надалі слід обрати міжнародний клас ТМ. Так, Україна керується Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація).  У ній для зручності та уніфікації усі існуючі у світі товари/послуги згруповані у 45 класів. Найпопулярнішими класами для ІТ-компаній є 9-й та 42-й, що застосовуються в комп’ютерній сфері. Якщо для ТМ обирається декілька класів, за кожен такий клас сплачується збір.  

Для підбору коректних класів рекомендуємо звернутися до кваліфікованого спеціаліста, оскільки від цього залежить обсяг правової охорони, який отримає ваша ТМ.

В Україні не потрібно надавати докази фактичного використання ТМ для обраних класів, на відміну від, наприклад, США. Потреба надавати такі докази може виникнути лише в окремих випадках (зокрема, якщо в процесі експертизи заявки УКРНОІВІ надішле запит про підтвердження факту набуття розрізняльної здатності, відомості для споживача позначенням, яке  є загальновживаним для подібних продуктів). 

На кого реєструвати ТМ (на юридичну чи фізичну особу), ви обираєте з урахуванням власних бізнес-процесів. В Україні не передбачено реєстрації ТМ для ФОП, у такому разі власником ТМ буде просто фізична особа. Фізична особа – власник — це також зручний варіант для випадків, коли є декілька операційних компаній, що використовують ТМ або ж такі компанії часто змінюються. Зареєструвати ТМ на юридичну особу можна у тих випадках, коли Ви прагнете включити ТМ до нематеріальних активів такої компанії.

Крок 2. Підготувати та подати заявку

Законодавство України передбачає два варіанти подання заявок:

1) у паперовій формі;

2) у електронній формі.

Зважаючи на еру діджиталізації та зручність відслідковування в електронній системі подачі заявок від УКРНОІВІ (СЕВ ЗЕС) стану діловодства за заявкою, рекомендуємо подавати заявки в електронному форматі. Також електронний формат подачі заявки дозволяє зекономити на сплаті збору — сума збору становить 75% від суми, що сплачується за паперову заявку.

Крок 3. Зачекати, коли щодо заявки буде встановлено дату подання, і, за потреби, дати відповідь на запити експертизи

Якщо ваша заявка відповідає мінімальним вимогам для її подачі, їй буде присвоєний порядковий номер та встановлено дату її подання, про що вас буде повідомлено.

Після цього заявка передається відповідному експерту, який перевіряє її на відповідність всім чинним вимогам (в тому числі, чи належно сплачено збір). Зазвичай, такий аналіз займає до 24 місяців. У межах цього періоду заявка проходить:

а) формальну експертизу — перевірка на відповідність формальним вимогам,

б) кваліфікаційну експертизу, тобто перевірку заявки по суті, під час якої експерт проводить пошук у СІС УКРНОІВІ конфліктуючих з Вашою ТМ та перевіряє ТМ на предмет наявності інших підстав для відмови у реєстрації (описовість тощо). 

Під час розгляду заявки експерт може надсилати вам запити експертизи, які можуть містити вимоги надання додаткової інформації, обґрунтувань, доказів тощо. Після отримання таких запитів у вас, зазвичай, є два місяці для надання відповіді. В іншому випадку або будуть автоматично вжиті заходи, зазначені у запиті (у такому разі запит містить таку інформацію), або заявка буде відхилена.

Крок 4. Чекати остаточне рішення щодо Вашої заявки

Якщо в поданій заявці не було виявлено жодних проблем, експерт надішле вам рішення про реєстрацію ТМ. Для того, щоб ТМ була зареєстрована, слід сплати збір за публікацію рішення про реєстрацію в Офіційному виданні УКРНОІВІ та державне мито за видачу свідоцтва. Паперові свідоцтва про реєстрацію УКРНОІВІ не видає, але електронного цілком достатньо для всіх цілей.

Якщо ж ТМ, на думку екперта, не відповідає вимогам для надання правової охорони, УКРНОІВІ надішле рішення про попередню відмову у реєстрації.  Це рішення ще не є остаточним, у відповідь на нього можливо надати необхідні обґрунтування та подолати таку попередню відмову. Якщо ж за результатами розгляду вашої мотивованої відповіді на користь реєстрації ТМ УКРНОІВІ все ж прийме рішення про відмову у реєстрації, таке рішення можна оскаржити до Апеляційної палати УКРНОІВІ або до суду. 

Надання відповіді на запити УКРНОІВІ потребує допомоги кваліфікованого фахівця, якому відомі нюанси комунікації з УКРНОІВІ у межах реєстраційної процедури. 

Крок 5. Продовжити право на ТМ

Строк дії зареєстрованої ТМ становить 10 років із дати подання заявки та може бути продовженим необмежену кількість разів на наступні 10 років. Клопотання про продовження ТМ подається протягом крайніх 6 (шести) місяців її дії разом із документом про сплату збору за таке продовження. 

УКРНОІВІ надсилає нагадування про продовження ТМ до спливу кожного 10-річного строку.