Як уникнути конфліктів при реєстрації та використанні торговельної марки в Україні?
Які дії, на вашу думку, призводять до виникнення правових конфліктів у сфері захисту прав на торговельну марку? Це питання є досить цікавим, адже все залежить від контексту спору, який виникає.
Власне, торговельна марка – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
Як це працює?
Реєстрація торговельної марки надає її власнику виключне право на використання відповідного позначення щодо конкретних товарів або послуг, що забезпечує правовий захист від незаконного використання з боку третіх осіб.
Така правова охорона можлива за умови, якщо торговельна марка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі та чинному законодавству України, а також не є тотожним або схожим до ступеня змішування з уже зареєстрованою чи раніше заявленою ТМ для товарів і послуг.
Виглядає досить просто, але виникає логічне питання: як переконатися, що обране позначення справді є унікальним, не порушує прав інших власників торговельних марок, не створює репутаційних ризиків і що після всіх інвестицій у маркетинг та просування, права на ТМ не зможе оскаржити або відібрати конкурент?
Щоб розібратися в цих питаннях глибше, розгляньмо декілька судових кейсів, які ілюструють типові причини виникнення конфліктів при реєстрації та використанні торговельних марок в Україні.
Неправомірне використання чи спільне «слово»?
У справі № 915/1492/23 (рішення Господарського суду Миколаївської області від 09.05.2024, залишене без змін постановою Південно-західного господарського суду від 22.10.2024) ФОП звернувся з позовом до суду в якому просив визнати дії іншого ФОП неправомірними, оскільки вони порушують право інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг, що належить позивачу. Зокрема, позивач стверджував, що відповідач використовує позначення, яке є схожим до ступеня змішування із його торговельною маркою.
Слід наголосити, що відповідно до ст. 494 Цивільного кодексу України, обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.
Позивач подав заяву на реєстрацію торговельної марки у форматі логотипу в класі 43, із зазначенням кольорів. У свою чергу, відповідач також подав заяву на реєстрацію торговельної марки у форматі логотипу в класах 30 та 39. Суд встановив, що найменування торговельних марок позивача та відповідача має лише одне спільне «слово», що саме по собі не може свідчити про використання позначення, тотожного або схожого настільки, щоб його можна було ототожнити з маркою позивача, оскільки це слово є поширеним і використовується багатьма іншими брендами. Відповідно, у задоволенні позову було відмовлено.
З цього кейсу ми можемо зрозуміти, що основною причиною виникнення конфлікту є тотожність між торговельними марками. Вона може полягати як у візуальній, фонетичній або семантичній схожості. Спільне «слово», як зазначено в кейсі, не завжди може бути ідентифікатором тотожності між ТМ.
Для уникнення подібних спорів ми завжди рекомендуємо проводити попередній аналіз на наявність потенційно конфліктних торговельних марок ще до подачі заяви на реєстрацію обраного позначення або судового позову. Такий крок значно знижує ризики відмови в реєстрації або судових спорів у майбутньому.
Детальніше про (Не)правомірне використання чужих торговельних марок ви можете дізнатися тут.
Наслідки визнання ТМ добре відомою
У справі №910/13988/20 (рішення Господарського суду м. Києва від 26.01.2022) до суду звернулося ПрАТ з позовом про визначення позначення «важлива інформація» добре відомою торговельною маркою в Україні для товарів 05 класу, а також визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг «інша важлива інформація».
Відповідно до п.2 ст.25 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” існують фактори того чи є торговельна марка добре відомою.
Тобто добре відома торговельна марка – це позначення, товарів або послуг, яке набуло широкої популярності серед споживачів та відповідно має ширший спектр правової охорони. Як наслідок добре відома торговельна марка своїм іміджем заохочує більшу кількість покупців обирати саме їх товари.
Варто зазначити, що права на добре відому торговельну марку діють з дати, станом на яку її визнано добре відомою, а власник таких прав може забороняти третім особам використовувати таку торговельну марку або схоже позначення стосовно таких самих, споріднених і не споріднених товарів і послуг, чого й прагнув позивач.
Відповідач зі свого боку заперечував проти позову, зокрема, посилався на пропуск позивачем позовної давності щодо вимоги про визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку. У висновку суд відхилив клопотання відповідача про застосування наслідків спливу позовної давності, оскільки право позивача на звернення до суду з такою вимогою виникає з моменту визнання судом торговельної марки добре відомою.
Як наслідок за рішення суду першої інстанції позовні вимоги було задоволено повністю. В даному кейсі суд посилався на безперервне та інтенсивне просування позивачем своєї торговельної марки, що відповідає вимогам законодавства. Апеляційний суд також погодився з висновками суду першої інстанції.
Але відповідачем було подано касаційну скаргу, яку було задоволено частково, а справу було направлено на новий розгляд до Господарського суду.
Наразі судовий процес триває.
Отже, у цій справі причиною виникнення конфлікту є не лише схожість між торговельними марками, але й статус однієї з них як добре відомої, що тягне за собою розширений обсяг правової охорони. Визнання марки добре відомою автоматично підвищує юридичну вразливість подібних або похідних позначень, навіть якщо вони зареєстровані пізніше.
Це створює суттєві ризики для інших учасників ринку, які можуть несвідомо або навмисно використовувати подібне маркування. Таким чином, до моменту подання заявки на реєстрацію ТМ або запуску бренду, важливо провести ретельний аналіз не лише на наявність зареєстрованих ТМ, а й на добре відомі позначення, щоб уникнути тривалих судових процесів і репутаційних втрат.
Коротко, але схожість є
У справі №910/2664/24 (рішення Господарського суду м. Києва від 21.10.2024) до суду з позовною заявою звернулося добре відоме агентство з вимогою про заборону іншому ТОВ використовувати у своїй господарській діяльності комерційне найменування, оскільки воно є схожим до скороченого найменування позивача. Позивач зазначає, що він є одним із провідних учасників медійного ринку та володіє виключними правами на торговельну марку, яка відображає абревіатуру, згідно зі свідоцтвом та має для товарів клас 16 та послуг 35 МКТП.
Згідно з п.3 та п.4 ст. 159 ГКУ, правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб’єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу.
У разі якщо комерційне найменування суб’єкта господарювання є елементом його торговельної марки, то здійснюється правова охорона і комерційного найменування, і торговельної марки.
Відповідно порушенням прав на комерційне найменування є неправомірне його використання іншими особами про що і стверджує позивач.
Згідно з ч.1 ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб`єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб`єкта господарювання.
Додатковим доказом наявності недобросовісної конкуренції є те, що відповідач використовує веб-сайт, у доменному імені якого міститься елемент, тотожний до скороченого найменування позивача. Це може вводити споживачів в оману щодо того, що інформаційні матеріали, розміщені на цьому сайті, належать саме позивачу, і створює хибне уявлення про його причетність до діяльності відповідача. Внаслідок цього виникає загроза завдання шкоди діловій репутації позивача.
За рішенням суду позовні вимоги було задоволено повністю. Відповідачу було заборонено використовувати у своїй господарській діяльності комерційне найменування, оскільки воно є схожим до міри змішування зі скороченим найменуванням позивача.
У даному кейсі було важливо з’ясувати низку ключових обставин для правильного вирішення спору. Зокрема, було визначено, що саме є об’єктом захисту — чи є комерційним найменуванням окреме слово, словосполучення, повна або скорочена назва підприємства. Крім того, суд врахував характер діяльності обох сторін, зокрема, чи працюють вони на одному ринку товарів і послуг, а також чи існує ймовірність того, що споживачі можуть сплутати їхні послуги або продукцію через схожість найменувань.
Визначення ступеня схожості та ризику змішування є одним із ключових критеріїв у спорах, пов’язаних із захистом прав на комерційні найменування. Цей кейс демонструє, що навіть скорочені або неповні найменування можуть бути причиною для виникнення конфлікту.
Хороші чи погані висновки
Як ми бачимо, одним з головних факторів виникнення конфліктів пов’язаних з використанням ТМ в Україні є візуальна, фонетична або семантична схожість між торговельними марками. Така схожість, може вводити споживачів в оману щодо походження товарів або створювати хибне враження про існування зв’язку між сторонами, чим порушуються норми законодавства про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності.
Як уникнути конфліктів при реєстрації та використанні торговельної марки в Україні?
Перевірка на унікальність
Якісно підготовлена заявка на реєстрацію торговельної марки з урахуванням усіх юридичних нюансів — це не лише запорука успішної реєстрації, але й захист від потенційних конфліктів у майбутньому. Торговельна марка, яка пройшла шлях правового аналізу, має більше шансів не лише на успішну реєстрацію, а й на ефективний захист у разі виникнення спору.
Обґрунтованість вибору класів
Ще однією важливою складовою є правильне визначення класів товарів і послуг. Занадто широкий перелік класів може ускладнити реєстрацію або стати підставою для заперечень з боку інших учасників ринку. Варто зосередитися на основному напрямі діяльності, ключових характеристиках продукту та реальних планах його використання.
Аналіз потенційно конфліктних ТМ
У процесі підготовки до реєстрації доцільно здійснювати аналіз не тільки зареєстрованих торговельних марок, а й тих, що набули статусу добре відомих ТМ. Ігнорування цього аспекту може мати серйозні наслідки, оскільки такі позначення мають більш ширшу правову охорону.
Недобросовісна конкуренція
Багато спорів виникають через спроби підприємців скористатися репутацією вже відомих брендів шляхом створення подібних назв, логотипів або навіть доменних імен. Наприклад, створення сайту зі схожою веб адресою або використання майже ідентичного комерційного найменування може ввести споживачів в оману.
Чітка стратегія замість випадковості
У підсумку, найкращий спосіб мінімізувати ризики виникнення конфліктів під час реєстрації чи використання торговельної марки — це наявність чіткої поетапної стратегії, що включає аналіз ринку, перевірку на схожість, обґрунтований вибір класів, оцінку правових ризиків і професійний юридичний супровід.
Пам’ятайте: торговельна марка, яка пройшла ретельний правовий аналіз, має значно вищі шанси не лише на успішну реєстрацію, а й на ефективний захист у разі виникнення конфліктних ситуацій.
