Реєстрація торгової марки в США: Дорожня карта

Реєстрація товарних знаків стає все більш затребуваною послугою на ринку.  Причиною такої важливості є прагнення людей захищати власні товари чи послуги від недобросовісної конкуренції. А найпростіший спосіб це зробити – зареєструвати торгову марку 🙂
У статті ми наведемо основні етапи такого процесу та надамо відповіді на запитання, які найчастіше ставляться заявниками.

Що таке торгова марка?
Закон США визначає це як слово, фразу або логотип, що ідентифікує джерело товарів або послуг.
Для його реєстрації необхідно виконати наступні дії:

1. Визначити свою ТМ, міжнародний клас та бенефіціара.

Дуже важливо приділити увагу першому кроку реєстрації, оскільки найменша невідповідність процедурі може мати негативні наслідки для подальшої успішної реєстрації ТМ.

Перший крок – це вибір марки, яку необхідно зареєструвати. Зверніть увагу на два основні запитання:

• чи можливо зареєструвати ТМ;
• наскільки важко її захистити.

Далі потрібно визначити міжнародний клас ТМ. Такі класи різняться за способами її використання. Наприклад, найпопулярнішими класами для ІТ-компаній є 9-й та 42-й, що застосовуються в діяльності з електричними та науковими пристроями, а також у науковій та комп’ютерній сферах. Якщо в заявках зазначається, що товарний знак використовується з товарами/послугами різних класів, кожен клас оплачується окремо.

Оскільки сфера двох класів доволі пов’язана, досить легко помилитись у виборі МКТП. У цьому випадку ваша заявка може бути скасована без грошової компенсації. Тому, рекомендуємо звернутися до компетентної особи, аби переконатися в правильності подання заявки.

На кого реєструвати ТМ (на юридичну чи фізичну особу) залежить тільки від вас. Наприклад, ТМ реєструється для фізичної особи у випадку, коли вона використовується періодично різними компаніями або структурами. Якщо одна компанія закривається, то право на торгову марку в короткі строки може отримати друга компанія.  З іншого боку, можна вказувати юридичну особу як бенефіціара ТМ, якщо ви хочете збільшити капіталізацію компанії за рахунок нематеріальних активів, а також якщо ви впевнені в стабільності юридичної особи.

Перед подачею заявки рекомендується провести пошук через базу даних USPTO. Таким чином, ви зрозумієте, чи вже хтось подав заявку на реєстрацію з тією ж чи зовсім подібною маркою. Наявність цієї ситуації може стати підставою для скасування заявки.

2. Підготувати та подати онлайн-заяву.

Закон США передбачає два варіанти заявок:

а) Заявка на використання ТМ;

б) Заявка про намір використовувати ТМ.

У першому випадку зазначається місце проживання та громадянство заявника, дата першого використання марки, дата першого використання марки заявником в торгівлі, а також товари/послуги, щодо яких використовується ТМ. В основному, сенс полягає в наступному: якщо ви заявляєте використання торгової марки в комерційних цілях, ви вказуєте USPTO, що марка фактично використовується в США або між США та іншою країною.

В заявці про намір використовувати ТМ потрібно вказати дані про місце проживання та громадянство заявника, товари, щодо яких заявник має добросовісний намір використовувати марку, й зображення такої марки. Цей тип заявки залишає за собою право на використання ТМ, якщо ви тільки збираєтесь починати свій бізнес, а також перешкоджає іншим подавати заявку на торгову марку, якщо вони подаватимуть заявку після вас.

Після того, як ваша заявка буде готова, потрібно подати її електронно через спеціальну форму (Trademark Electronic Application Form).  Наразі, USPTO має три варіанти подання заявок, кожен з яких бере відповідну плату за обробку: TEAS Regular, TEAS Plus та TEAS Reduced Fee. Більше інформації про ці варіанти заповнення Ви можете прочитати тут.

Ми рекомендуємо подавати електронно, але також існує варіант паперової подачі документів. Щоправда, так буде дорожче:)

3. Зачекати, коли заявка буде оцінена, і, за потреби, дати відповідь на листи.

Якщо ваша заявка відповідає мінімальним вимогам для подачі заявки, їй буде присвоєний порядковий номер. Така заявка буде передана відповідному юристу,  який повинен оцінити Вашу заявку на основі всіх чинних правил та необхідних зборів. Зазвичай, такий аналіз займає до 12 (дванадцяти) місяців.

У цей період перевіряючий заявки може надіслати вам офіційний лист (Office Action), який може містити як відмову від вашої заяви, так і прохання внести зміни до наданої інформації. Якщо такий документ було отримано, у вас є до 6 (шести) місяців, аби надати відповідь. В іншому випадку, заявка буде відхилена.

Пам’ятайте: відповідь на перший лист – безкоштовний. Дізнатися більше про цей документ можна тут. 

4. Чекати остаточне рішення щодо Вашої заяви.

Якщо в поданій заявці не було виявлено жодних проблем, перевіряючий публікує ТМ в “Офіційному віснику” (“Official Gazette”).  З моменту її публікації дається 30 (тридцять) днів третій стороні для подання заперечень щодо реєстрації та продовження часу на подання заперечень. Якщо такі дії з боку третіх осіб не були виконані, ви переходите до наступного етапу реєстрації.

Він же ж залежить від заповненої вами форми: чи використовували ви ТМ у комерційних цілях (use in commerce), чи тільки маєте намір її використовувати (intent-to-use form). Якщо ви заповнювали першу форму, USPTO реєструє вашу ТМ та надсилає вам офіційне свідоцтво про реєстрацію. Якщо подали заяву про намір, видається повідомлення про погодження (Notice of Allowance).  Повідомлення про погодження – це письмове повідомлення від USPTO, яке вказує допущення ТМ до реєстрації. Після цього є ще 6 (шість) місяців для надання відповіді на вказаний документ у формі Заявки про використання (Statement of Use) або ж попросити про продовження часу на відповідь. Необхідно додатково сплатити 100 доларів за такий документ.

Приділіть достатню увагу формі Заявки про використання, особливо її зразку specimen (як ви використовуєте свою ТМ на ринку). Для належного оформлення specimen треба дотримуватися певних умов. Наприклад, якщо ви хочете зареєструвати ТМ для сайту знайомств, ви можете зробити скріншот свого веб-сайту, де видно:

а) саму ТМ;

б) способи замовлення послуг;

в) прайс-лист.

Наведений перелік не є вичерпним, оскільки законодавство США встановлює широкий перелік необхідних вимоги для specimen. Якщо вони не будуть дотримані, USPTO може знову видати Office Action.

Якщо ви не надали відповіді на всі заперечення USPTO, тоді надсилається final Office Action. Однак, якщо ви з ним не згодні, за додаткову плату існує можливість подання скарги до Комісії з судового розгляду спорів щодо торгових марок. У випадку дійсності всіх заперечень за цією скаргою, видається реєстраційний сертифікат.

5. Продовжити право на ТМ.

Щоб продовжити використовувати ТМ, ви повинні заповнити певні документи. Якщо ТМ не зареєстрована відповідно до Мадридського протоколу, ви повинні подати Заявку про використання та/або Заявку про виправдане невикористання згідно з параграфом 8 Закону про ТМ (подається між 5 та 6 роком після дати реєстрації). Також між 9-м та 10-м роками після дати реєстрації та кожного 9-го та  10-й рік після цього ви повинні подати Заявку про використання та / або Заявку про виправдане невикористання і Заявку про поновлення відповідно до параграфів 8 та 9 Закону про ТМ.  У випадку якщо ви не подали такі документи, ви зобов’язані розпочати процес реєстрації заново.  Але ми сумніваємось, що ви хочете пройти знову ці кола пекла.

Пам’ятайте: від 3 серпня 2019 року для представництва заявників, ТМ яких зареєстровані за кордоном, заявників та учасників процесу розгляду спорів Комісією з судового розгляду спорів щодо торговельних марок законодавство США вимагає залучення американського патентного повіреного.

Наша компанія має партнерські стосунки з американськими юристами, які можуть допомогти вам у процесі реєстрації торгової марки в USPTO. Все, що вам потрібно зробити для реєстрації ТМ в США – це лише заповнити форму нижче.