Як зареєструвати торговельну марку в Австралії?

Плануєте вихід на австралійський ринок із вже сформованим брендом — назвою, логотипом і готовим продуктом, будь то програмне забезпечення, споживчі товари, дизайнерські вироби чи інші товари та послуги? Один із ключових кроків, який варто передбачити ще до початку комерційної діяльності, — належний правовий захист бренду в Австралії.

Правові засади захисту торговельної марки в Австралії

Основою австралійської системи захисту прав на торговельну марку (далі — ТМ) є Trade Marks Act 1995 — закон, який визначає, що саме може вважатися ТМ, як її зареєструвати, які права виникають у власника та як захищати свою ТМ у разі порушення. Доповненням до нього є Trade Marks Regulations 1995, що деталізують технічні аспекти — від формату подання заявки на ТМ до порядку оскарження рішень щодо реєстрації ТМ.

Австралійське право досить гнучке у визначенні того, що є ТМ. Закон говорить просто — це будь-яке позначення, яке дозволяє відрізняти товари чи послуги одного підприємства від інших. Серед таких позначень можуть бути слова та вигадані назви, логотипи та зображення, комбінації букв і цифр, незвичні форми пакування або товару, кольори, звуки або запахи.

Більше того, заявник може спробувати зареєструвати навіть розміщення елементів на упаковці або специфічне оформлення інтерфейсу продукту — за наявності доказів впізнаваності.

Але закон не допустить до реєстрації загальні або описові назви; позначення, які вводять в оману, суперечать моралі або публічному порядку; позначення, які схожі на інші для подібних товарів/послуг.

Зареєстрована ТМ в Австралії надає власнику виняткове право використовувати позначення у межах заявлених класів товарів і послуг, дозволяє законно забороняти іншим особам використовувати схожі або ідентичні позначення, слугує підставою для захисту прав інтелектуальної власності власника ТМ, блокує реєстрацію конфліктних знаків конкурентами, зміцнює ділову репутацію бренду на ринку.

Процес реєстрації ТМ в Австралії: 4 кроки

Як і в інших юрисдикціях — зокрема, в ЄС, США чи Великобританії — в Австралії правовий захист ТМ забезпечується шляхом її реєстрації в офіційному національному органі з питань інтелектуальної власності. В Австралії таким органом є IP Australia. Це офіційна установа, відповідальна за адміністрування системи прав інтелектуальної власності в Австралії — зокрема, патентів, торговельних марок, промислових зразків і прав селекціонерів рослин. 

Реєстрація ТМ в Австралії — це чітко регламентований процес, що включає кілька основних етапів.

Крок 1: подання заявки

Ви маєте можливість обрати один із двох способів подання заявки, залежно від ступеня підготовленості та потреб у попередній перевірці вашої ТМ.

Standard Application (стандартна заявка)

Це базовий і найбільш розповсюджений варіант подання. Після заповнення онлайн-форми заявка автоматично надходить до експертів IP Australia для формальної експертизи. Вони перевіряють, чи відповідає марка законодавчим вимогам, чи не є вона надто загальною, описовою або схожою на вже зареєстровані ТМ в тих самих класах.

Цей варіант підійде тим, хто впевнено провів попередній пошук і готовий одразу вийти на етап офіційної реєстрації ТМ.

TM Headstart (попередня експертиза ТМ)

Для тих, хто прагне перевірити свою заявку перед офіційним поданням, існує сервіс TM Headstart. Це необов’язкова попередня процедура, яка дозволяє отримати експертну оцінку ще до початку реєстраційного процесу. Експерти IP Australia аналізують заявку на етапі попередньої перевірки та надають висновок щодо потенційних ризиків: наприклад, схожості з іншими ТМ, некоректної класифікації товарів чи послуг, відсутності розрізняльної здатності тощо.

Якщо проблеми виявлено — заявник має можливість змінити або доопрацювати заявку до того, як вона буде офіційно подана. Після завершення цього етапу можна підтвердити подання заявки й перейти до стандартної реєстраційної процедури.

Крок 2: перевірка заявки

Після офіційного подання стандартної заявки ваша ТМ проходить експертизу в IP Australia, яка зазвичай триває від 3 до 4 місяців. На цьому етапі експерти перевіряють, чи відповідає заявка ключовим критеріям:

• Розрізняльна здатність: чи є ТМ достатньо унікальною, аби вирізняти ваші товари чи послуги серед інших? Надто загальні або описові назви можуть бути відхилені.
• Конфлікт із наявними ТМ: чи не є ваша ТМ надто схожою на вже зареєстровані чи подані на реєстрацію бренди у відповідних класах товарів чи послуг?
• Право власності: чи є особа або компанія, зазначена як власник, належним суб’єктом для подання заявки? Невизначеність або юридична недієздатність можуть бути підставою для відмови.
• Класи товарів і послуг: чи правильно обрані класи за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація)? Помилки в заявці, надто загальні або неактуальні описи можуть ускладнити процес або призвести до часткової відмови.

У разі, якщо під час експертизи IP Australia виявить проблеми із заявкою, вам буде надіслано Examination report (звіт про перевірку) — офіційний документ із переліком зауважень та причин, через які на цьому етапі відмовлено в реєстрації вашої ТМ. Але це ще не відмова в реєстрації ТМ. У вас буде 15 місяців, аби внести правки, надати пояснення або зібрати додаткові докази.

Що саме можна зробити?

Уточнити заявку. Часто проблему можна розв’язати, просто конкретизувавши або звузивши перелік товарів і послуг. Це допомагає зняти зайві ризики та уникнути конфліктів з іншими заявками.

Довести, реальне використання ТМ. Якщо експерти сумніваються в унікальності бренду, вам стане в пригоді реальне використання: упаковка, рекламні матеріали, скріншоти сайту, комунікація з клієнтами — усе це допомагає підтвердити, що ваша ТМ вже впізнавана на ринку.

Розділити заявку. Якщо зауваження стосуються лише частини заявки (наприклад, одного класу або певного формулювання), її можна поділити, щоб не втратити увесь процес.

Ви можете офіційно подати запит на продовження строку відповіді за додаткову плату — в межах 6 місяців або навіть і більше з оплатою $100 за кожен місяць.  Якщо аргументи не спрацювали, завжди залишається апеляційна процедура через Administrative Appeals Tribunal.

Якщо ж IP Australia визнає вашу відповідь переконливою, заявка переходить до етапу публікації. 

Крок 3: публікація заявки

Якщо до заявки на ТМ немає зауважень, публікація інформації про заявку здійснюється в офіційному віснику Australian Official Journal of Trade Marks, а також доступна для перегляду через онлайн-систему пошуку Australian Trade Mark Search. 

Це дає можливість іншим особам подати опозицію — заперечення проти реєстрації вашої ТМ. На це дається 2 місяці після публікації. У разі, якщо опозицій не подано або вони успішно відхилені, ТМ переходить до наступного етапу реєстрації.

Крок 4: реєстрація ТМ в Австралії

Якщо ваша ТМ не буде оскаржена, або ви подолаєте всі опозиції, у разі їх висунення, ТМ буде зареєстрована. Реєстрація ТМ надає вам захист на території Австралії на термін 10 років з моменту подання заявки. Після закінчення цього терміну ви зможете продовжити реєстрацію.

Загальний термін реєстрації торговельної марки в Австралії

Загалом, процес реєстрації ТМ в Австралії триває щонайменше 7 місяців — за умови, що не виникає заперечень або зауважень з боку експертизи чи третіх осіб.

У випадку ускладнень, зокрема необхідності подачі додаткових документів, відповіді на запити чи подолання опозицій, процедура може затягнутися до 18–24 місяців.

Вартість реєстрації торговельної марки в Австралії

Вартість реєстрації ТМ залежить від кількох факторів, зокрема від того, який тип заявки ви обираєте та скільки класів товарів і послуг включає ваша заявка.

Вартість подачі стандартної заявки на реєстрацію ТМ становить:

• $250 AUD — якщо ви користуєтесь picklist, тобто готовими формулюваннями з офіційного списку понад 60 000 товарів і послуг;
• $400 AUD — якщо опис товарів/послуг ви формулюєте самостійно.

Мінімальна вартість TM Headstart-процедури — $330 AUD  (включає $200 AUD за оцінку та $130 AUD за перехід до стандартної заявки), але вказана вартість може зрости, наприклад, якщо ви редагуєте класи у процесі  або подаєте заявку для серії ТМ.

Якщо ви не маєте змоги подати заявку онлайн, можна надіслати її поштою — але це дорожче – $450 AUD.

Щоб дізнатися точну вартість у вашому випадку, ви можете скористатися Trademark price calculator на сайті IP Australia.

Конфлікти та виклики у захисті торговельної марки 

В останні роки в Австралії відбулося кілька важливих судових справ, які стали знаковими в контексті захисту ТМ в Австралії. Ці справи не лише продемонстрували складнощі, з якими стикаються бізнеси під час реєстрації та захисту брендів, а й показали важливість правильного підходу до захисту інтелектуальної власності в умовах глобалізації.

Katy Perry vs TM «Katie Perry»: конфлікт імені та бренду

Австралійська дизайнерка Кеті Тейлор з 2008 року вела бізнес під брендом жіночого одягу «Katie Perry» та мала відповідну ТМ, зареєстровану в Австралії. Тим часом американська співачка Кеті Перрі, яка виступає під сценічним ім’ям Katy Perry ще з 2002 року, набула міжнародної популярності та активно комерціалізувала свій бренд, зокрема й через продаж одягу й мерчу під цим ім’ям.

В межах концертних турів 2014–2018 років Кеті Перрі почала продавати брендовану продукцію з написом «Katy Perry» на території Австралії. У 2019 році дизайнерка Кеті Тейлор подала до суду, стверджуючи, що така діяльність порушує її права на зареєстровану ТМ «Katie Perry». Вона посилалася на те, що має чинну реєстрацію у відповідному класі (одяг), а дії співачки — це не просто використання сценічного імені, а цілеспрямована комерційна діяльність у сфері моди, що створює ризик плутанини.

vs

Кеті Перрі заявила, що використовує сценічне ім’я з 2002 року, ще до появи австралійського бренду. Вона також зазначала, що ім’я Katy Perry є невід’ємною частиною її публічного образу й творчої діяльності, а його використання в комерційних цілях  є добросовісним. 

У 2023 році суд першої інстанції частково став на бік дизайнерки. Однак уже у 2024 році апеляційна інстанція скасувала це рішення. Апеляційний суд дійшов висновку, що ім’я Katy Perry було тривалий час широко відомим, а його використання не мало на меті порушити права австралійської дизайнерки. Ба більше, суд вважав, що саме використання ТМ «Katie Perry» дизайнеркою може вводити споживачів в оману, оскільки вони схильні асоціювати цей бренд із відомою співачкою.

Як результат, австралійську ТМ «Katie Perry» було анульовано. Суд визнав, що її подальше використання порушує принципи чесної комерційної практики, оскільки виникає реальний ризик плутанини через наявність усталеного міжнародного бренду співачки Katy Perry.

Тому під час реєстрації ТМ необхідно враховувати не лише юридичні аспекти, але й можливий ризик плутанини через використання схожих імен чи брендів, особливо якщо один із них має міжнародне визнання.

UGG Since 1974 vs Deckers Outdoor Corporation: боротьба за національну спадщину

UGG Since 1974 — давній австралійський виробник взуття з овечої шкіри, зокрема традиційних «ugg boots». Підприємство опинилося у центрі судової суперечки з американською компанією Deckers Outdoor Corporation, яка володіє правами на ТМ «UGG» більш ніж у 130 країнах світу, включаючи США.

У Австралії слово «ugg» вважається родовим (загальновживаним) позначенням взуття з овечої шкіри. Існує понад 240 співіснуючих австралійських реєстрацій, що охоплюють цей термін у контексті взуття. Проте за межами Австралії Deckers Outdoor Corporation розглядає «UGG» як власну ТМ й стверджує, що її виключне використання необхідне для захисту репутації бренду та уникнення плутанини серед споживачів.

UGG Since 1974 наголошує, що виготовляє автентичне взуття «ugg» задовго до того, як Deckers зареєструвала ТМ, і що це — частина австралійської культурної спадщини.

Під тиском міжнародних позовів UGG Since 1974 оголосила у січні 2025 року про ребрендинг на «Since 74» — для всіх ринків за межами Австралії та Нової Зеландії. Це дозволяє компанії продавати продукцію за кордоном, не порушуючи прав Deckers Outdoor Corporation. Водночас всередині Австралії та Нової Зеландії бренд і надалі може використовувати назву «UGG», оскільки там це слово не є ТМ, а вважається загальним терміном.

Хоча багато австралійських підприємств переконані, що «ugg» — це традиційна назва виробу, яка не повинна бути монополізована, у свою чергу, компанія Deckers Outdoor Corporation побудувала глобальний преміальний бренд і використовує правові механізми для обмеження вживання цього слова іншими виробниками. 

Це кейс показує, як міжнародні права інтелектуальної власності можуть впливати на локальні бренди та показує важливість стратегії захисту бренду на всіх ринках.

FanFirm vs Fanatics, LLC: захист локального бренду

У центрі резонансного кейсу 2024 року опинилася суперечка між FanFirm Pty Ltd, локальною австралійською компанією, яка володіє правами на ТМ «FANATICS» на території Австралії, та Fanatics, LLC — багатомільярдним американським гравцем на ринку спортивного мерчандайзу, який має глобальні амбіції та впізнаваний бренд.

Суть спору зводилася до того, що компанія Fanatics, LLC почала використовувати позначення «Fanatics» на австралійському ринку, не маючи зареєстрованої ТМ в цій юрисдикції. Водночас права на відповідну ТМ вже належали FanFirm, яка вела діяльність в Австралії задовго до появи американського бренду в країні.

vs

FanFirm звернулася до суду з вимогою заборонити Fanatics, LLC використання спорідненої назви, вказуючи на недозволене використання зареєстрованої ТМ без згоди власника.

Суд став на бік FanFirm, встановивши факт порушення прав інтелектуальної власності та видав припис про тимчасове припинення продажів Fanatics, LLC в Австралії. Таким чином, навіть добре знаний у США бренд опинився у становищі, коли локальне право і національна реєстрація мають перевагу над глобальною впізнаваністю.

Цей кейс ще раз підтверджує важливість ретельної перевірки прав на ТМ перед виходом на нові ринки та необхідність урахування локальних умов і прав інтелектуальної власності.

Висновок

Реєстрація ТМ в Австралії є ключовим кроком для забезпечення юридичного захисту вашого бренду в одній із найрозвиненіших економік. Судова практика наочно показує, що навіть наявність чинної реєстрації не гарантує беззаперечного захисту, якщо ТМ не була попередньо належним чином перевірена на конфлікти або ризики плутанини з іншими комерційними позначеннями. 

Успішна реєстрація залежить від чіткого визначення класів товарів і послуг, глибокої перевірки на схожість з іншими знаками та загального усвідомлення того, як обраний бренд функціонуватиме в конкурентному та правовому середовищі. Щоб уникнути непотрібних витрат, суперечок і ризику скасування реєстрації, доцільно ще до подачі заявки залучити фахового ІР спеціаліста. Це дозволить оцінити перспективи реєстрації, виявити потенційні ризики, врахувати фактори міжнародної відомості інших брендів і підготуватись до можливих опозицій.

Legal IT Group пропонує комплексну підтримку на всіх етапах реєстрації ТМ в Австралії — від попереднього пошуку до супроводу під час розгляду заявки в IP Australia. Наша команда експертів допоможе вам пройти цей процес швидко та ефективно.