Як зареєструвати ТМ в США для бізнесу: алгоритм. 

Торговельна марка (далі – ТМ) захищає назви та логотипи, що використовуються на товарах та послугах, і є одним з ключових елементів захисту особистого бренду бізнесу.  

Сполучені Штати Америки (США) — популярна юрисдикція для реєстрації об’єктів інтелектуальної власності, адже Штати є одним з найбільшим у світі ринків товарів і послуг і забезпечують надійні умови захисту інтелектуальної власності, а також багато переваг.  

Далі ми розглянемо повний алгоритм реєстрації ТМ у Штатах для бізнесу. 

1. Попередня оцінка.

Перед безпосередньою подачею заявки на реєстрацію ТМ критично необхідно провести попередню оцінку ТМ та аналіз її шансів на реєстрацію. Якщо одразу почати із подачі заявки, існує ризик витратити зайвий час та кошти на ТМ, яку визнають такою, що не може бути зареєстрована. Водночас це можна було виявити ще на етапі початкового аналізу. 

Ми рекомендуємо здійснювати попередню оцінку шансів на реєстрацію ТМ шляхом звернення до кваліфікованих спеціалістів у галузі права інтелектуальної власності. 

Юристи Legal IT Group мають великий досвід у реєстрації ТМ у різних юрисдикціях, включаючи США. Ми проведемо аналіз вашої ТМ на дотримання всіх необхідних критеріїв, здійснимо комплексне дослідження бази USPTO для виявлення потенційно конфліктних ТМ, оцінимо на предмет описовості, підберемо класи для товарів і послуг, а також багато іншого. Детальніше з нашими послугами можна ознайомитись тут. 

Перед подачею заявки потрібно визначити:

1. Тип ТМ

ТМ бувають наступних видів: 

• Словесні ТМ – складаються лише з одного або декількох слів
• Зображувальні ТМ – складаються із зображень, графічних елементів.
• Комбіновані ТМ – складаються зі словесного та графічного елементів.
• Звукові ТМ – складається з певного звуку. Тобто правова охорона може надаватись певному звуку, що може відрізняти ваші товари та послуги. 
• Та інші види.

2. Товари і послуги, що планують надаватися під ТМ

Перед подачею заявки вам необхідно визначити конкретні товари і послуги, що будуть реалізовуватися під ТМ. Співставляємо те, чим ви фактично  займаєтеся (або плануєте у близькому майбутньому) і переліки з 45 класів (згрупованих категорій всіх товарів та послуг). ТМ реєструються у конкретних класах товарів і послуг і їхній захист також обмежений лише цими класами.  Саме тому важливо підібрати класи для товарів і послуг, якими справді охоплюється ваша діяльність. Ви маєте чесно оцінити чим займаєтесь зараз, а чим плануєте займатися у зовсім незабаром. Не варто заглядати у дуже далеке майбутнє, оскільки у разі невикористання ТМ для заявлених товарів чи послуг протягом 5 років будь-хто може оскаржити реєстрацію ТМ.

3. Підстава для подання вашої заявки (Filling basis)

Найпоширенішими підставами для подання заявки є:

• Використання в комерції (Use in commerce basis) – ви наразі використовуєте ТМ у комерції для певних товарів і послуг. 
• Намір використання (Intent-to-use basis) – у вас є добросовісний намір використовувати ТМ у комерції для певних товарів і послуг у найближчому майбутньому.

Перед подачею заявки, треба також оцінити:

• Чи ваша ТМ відповідає всім критеріям, щоб бути зареєстрованою? USPTO може відмовляти у реєстрації ТМ з різних причин. Наприклад, не може бути зареєстрована описова ТМ, тобто ТМ, що прямо вказує або називає суть товарів і послуг. Також, не буде зареєстрована ТМ, що є ідентичною з тією, яка вже зареєстрована або була подана на реєстрацію.
• Яка юридична сила ТМ?  Важливо розуміти, що ваша ТМ має швидко та чітко ідентифіковувати вас як джерело ваших товарів чи послуг. Чим сильніша ТМ, тим легше вам запобігти її використанню іншими без вашого дозволу. У цьому контексті USPTO розрізняє сильні та слабкі ТМ. Сильні ТМ є виразними, креативними, навідними. Водночас слабкі ТМ є загальними, non-distinctive та описовими. Наприклад, ТМ “Sweet&Juicy” для продажу яблук буде слабкою і описовою, оскільки прямо вказує на смакові характеристики яблук. Натомість ТМ “Apples” для аналогічних товарів буде non-distinctive, бо не сприяє розрізненню особисто бренду, а присвоює загальновживане слово. Такі слабкі ТМ не будуть зареєстровані і, відповідно, не отримають правового захисту. 

Локальний представник з питань ТМ

• Якщо ваша компанія базується не у США, USPTO вимагає наявність у вас локального представника, що має ліцензію на зайняття правовою діяльністю у Штатах. 

• Якщо ви знаходитесь на території США, посередництво не вимагається, проте USPTO радить все ж таки призначити  локального представника зі спеціалізацією на інтелектуальній власності, оскільки це спрощує процеси комунікації з Офісом. 

Ми також писали про те, як зареєструвати ТМ у Канаді: 7 кроків

2. Заповнення і подання заявки

Заявки на реєстрацію ТМ у США подаються через Trademark Center. За допомогою цього ресурсу також можна сплачувати збори, пов’язані з поданням заявки, використовувати функцію відстеження статусу заявок.

У кожній заявці має зазначатися: 

• Ім’я та адреса проживання заявника;
• Юридична особа, для якої реєструється ТМ;
• Громадянство кожного окремого заявника або штат чи країна реєстрації організації кожного заявника юридичної особи;
• Одну або декілька підстав для подання заявки;
• Збір за подання заявки для кожного класу товарів і послуг;
• Перевірену заяву, датовану та підписану особою, належним чином уповноваженою підписувати від імені власника;
• Правильно класифіковані товари та послуги з ідентифікаторами, вибраними з ID Manual від Trademark Center;

Окремі вимоги передбачені для певних видів юридичних осіб та типів заявок. Детальніше з ними можна ознайомитись тут. 

! Важливі моменти: 

• Відслідковування заявки

Після подання заявки буде доступна функція її відстежування. USPTO рекомендує перевіряти статус заявки кожні 3-4 місяці, щоб не пропустити важливі дедлайни.

• Моніторинг та підтримка актуальності електронної адреси

В ході розгляду заявки Офіс може надсилати заявнику певні повідомлення, які обовʼязково потребуватимуть відповіді і міститимуть внутрішні дедлайни. Наприклад, таким повідомленням може бути office action, про який буде йтися пізніше. З огляду на це, критично важливо, щоб заявник підтримував правильність адрес для кореспонденції, включно з електронною поштою.  Якщо ви пропустите певний дедлайн через відсутність актуальної інформації, через яку USPTO зможе з вами звʼязатись, заявка може набути статусу покинутої заявки та процес реєстрації доведеться проходити наново. 

• Збори

Базовий збір за подання заявки для кожного класу товарів або послуг у заявці становить 350 доларів США за один клас, якщо заявка відповідає вимогам. 

Також, передбачені додаткові збори, які залежать від типу заявок, заявлених ТМ тощо. Детальніше про ці збори тут. 

3. Розгляд заявки USPTO

3.1 Дотримання мінімальних вимог

Заповнена заявка розглядається USPTO на предмет відповідності мінімальним вимогам. Офіс буде перевіряти наявність всієї інформації у заявці, правильність форматів тощо. 

3.2. Детальний розгляд заявки

Після попереднього розгляду заявці присвоюється серійний номер, і вона пересилається призначеному експерту USPTO, який у подальшому буде робити глибокий аналіз ТМ. 

Цей етап може зайняти кілька місяців. Експерт перегляне вашу заявку, щоб визначити, чи відповідає вона всім чинним правилам і законам, і чи були сплачені всі необхідні збори. Він також проведе пошук у базі ТМ на наявність конфліктуючих ТМ та проаналізує вашу ТМ на предмет описовості, розрізняльності (distinctiveness) тощо.

3.2.1. Відмова у реєстрації – Office action 

Якщо експерт побачить підстави для відмови у реєстрації ТМ, вам надішлють спеціальний лист – office action. Це повідомлення буде містити пояснення суттєвих причин відмови та інших  технічних або процедурних недоліків у заявці. Такі недоліки можуть бути мінорними, а можуть бути суттєвими і потребувати значних допрацювань. Важливо розуміти, що office action це не вирок для ТМ. Для збільшення шансів на успішне подолання office action необхідно вчасно відповідати на повідомлення Офісу та залучати допомогу юристів. 

Ви повинні відповісти протягом 3 місяців з дати видачі office action, інакше заявка буде оголошена відхиленою. 

За наявності потреби, строк можуть продовжити ще на 3 місяці за додаткову плату.  

Для заявників з Мадридської системи кінцевий термін становить 6 місяців з дати видачі офіційних рішень без можливості продовження.

Більше про те як продовжити торговельну марку в США, ЄС та Україні

4. Схвалення реєстрації. Публікація ТМ

Якщо експерт не знайде недоліків у заявці або ви успішно подолаєте етап office action, вашу заявку опублікують  у Trademark Official Gazette. Це електронний щотижневик USPTO. Про це ви  отримаєте окреме повідомлення. 

Публікація у Gazette є етапом, коли треба приділити особливу увагу статусу ТМ, оскільки після цієї публікації будь-яка сторона, яка вважає, що їй може бути завдано шкоди через реєстрацію вашої ТМ, має 30 днів з дати публікації, щоб подати заперечення (опозицію) проти реєстрації або запит на продовження терміну подання опозиції.

Опозиція 

Процес опозиції схожий на процес судового розгляду. Є дві сторони, кожна наводить аргументи на користь своєї позиції. При цьому опозиції розглядаються не федеральними судами США, а Trademark Trial and Appeal Board (далі – TTAB), спеціальним органом всередині USPTO. Якщо вам направлять опозицію, будьте готові, що протилежна сторона буде наводити безліч аргументів на користь того, що ваше використання ТМ є неправомірним; того, що ваша ТМ змішується з їхньою у свідомості звичайного споживача тощо. 

Якщо ж ви успішно відбилися від опозицій або опозиції не були подані, то заявка перейде на новий етап реєстрації. 

Випуск свідоцтва про реєстрацію для заявок на основі використання ТМ (use in commerce)

Якщо протягом 30-денного строку жодна сторона не заявить опозицій до вашої ТМ, USPTO надішле вам свідоцтво про реєстрацію, якщо ваша ТМ базується на використанні в торгівлі, попередній іноземній реєстрації або попередній іноземній заявці на реєстрацію.

Для такої підстави для подання заявки, як намір використання ТМ у майбутньому інсує ще один етап процедури – повідомлення про дозвіл. 

Повідомлення про дозвіл на основі наміру використання ТМ (intent-to-use)

USPTO надсилає повідомлення про дозвіл (notice of allowance) приблизно через 8 тижнів після дати публікації ТМ, якщо ваша заявка базувалася на вашому добросовісному намірі використовувати ТМ в комерції, і жодна сторона не подала ні опозицій, ні запитів на продовження терміну подання опозицій.  Повідомлення про дозвіл є офіційним повідомленням про те, що ТМ успішно пройшла 30-денний період для подання опозицій. Отримання цього дозволу не означає реєстрацію, проте це важливий етап на шляху до неї.   Після цього у вас є 6 місяців з дати повідомлення про дозвіл, щоб:Використати ТМ у комерції та надіслати спеціальний документ – Statement of use (SOU); Або подати прохання про продовження строку подання SOU ще на 6 місяців Що таке SOU? SOU – заява, яка вказує на те, що бізнес використовує ТМ в комерції. До неї має включатися як мінімум один зразок використання ТМ для продажів. Для товарів це можуть бути самі товари, етикетки тощо. Для послуг – візитівки, скріншоти реклами тощо.Всі зразки уважно перевіряються USPTO. Важливо, що якщо ви не подасте SOU або прохання про продовження строку на його подання протягом визначених 6 місяців, то ваша заявка буде вважатися покинутою, тобто вона не буде розглядатися USPTO. Щоб відновити всі процеси, необхідно буде подати окрему заяву (petition) про це протягом 2 місяців від дня, коли заявка набула статусу «покинутості». За відновлення заявки також стягується окрема плата. Експерт USPTO оцінює SOU на предмет дотримання мінімальних вимог та визначає, чи ТМ придатна до реєстрації. Якщо все добре, експерт затверджує SOU. Якщо документ потребує доопрацювання, вам знову відправляти office action із зазначенням недоотриманих вимог. Процес office action на цьому етапі не відрізняється від того, щоб був описаний у пункті 3.2.1.  Коли експерт затвердить SOU, Офіс надішле вам повідомлення про реєстрацію протягом 2 місяців. Якщо проблеми у SOU не буде усунуто, то заявка на реєстрацію ТМ буде відхилена.

5. Підтримка реєстрації

Загалом, правовий захист ТМ у США триває 10 років з моменту видачі свідоцтва. 

Для підтримки статусу вже зареєстрованої ТМ доцільно здійснювати наступні регулярні дії: 

1. Відслідковувати статус зареєстрованої ТМ;
2. Оновлювати адреси для кореспонденції (включно з електронною поштою);
3. Стежити за іншими ТМ;

Памʼятаєте етап опозиції? Тепер опозиції можете заявляти ви! Експерти USPTO перевіряють, чи ТМ не вступатиме у конфлікт з іншими ТМ, та чи не виникатиме змішування брендів. Проте, велика відповідальність у цьому контексті лежить на правовласниках зареєстрованих ТМ. 

4. Використовувати ТМ у комерції;
5. Повторне подання SOU та/або Заяви про виправдане невикористання (Declaration of Excusable Nonuse) між 5-тим і 6-тим та 9-тим і 10-тим роками реєстрації.

Висновки

Отже, реєстрація ТМ у США є тривалим і кропітким процесом, який потребує уваги до деталей та ретельного дотримання всіх вимог. Проте, переваги від такої реєстрації є значними і варті вкладених зусиль. 

Забезпечити правовий захист свого бренду на американських теренах можна з допомогою юристів Legal IT Group. Наша команда має великий досвід реєстрації ТМ у США. Ми допоможемо вам підготувати заявку, вчасно подати всі документи, ефективно подолати всі опозиції та office action. Звертайтеся вже сьогодні!