Як захистити торговельну марку в Канаді 

У світі, де конкуренція постійно зростає, саме сила бренду стає тим інструментом, який дозволяє компанії виділитися серед інших і завоювати довіру споживачів. Проте відчуття справжнього захисту власного бренду приходить лише тоді, коли він має належну правову охорону.

Система реєстрації торговельних марок (ТМ) в Канаді побудована таким чином, щоб поєднати відкритість для бізнесу та водночас високий рівень юридичних вимог. З 2019 року Канада приєдналася до Мадридського протоколу, що значно спростило міжнародну реєстрацію брендів, однак для тих, хто прагне отримати охорону безпосередньо в Канаді, існує низка нюансів.

На перший погляд, процедура здається простою: подати заявку, пройти перевірку й отримати свідоцтво про реєстрацію ТМ. Але один неправильний крок – наприклад, некоректний опис товарів чи послуг – може суттєво ускладнити процес розгляду заявки. А в перспективі кількох років існує й інший ризик: якщо зареєстрована ТМ фактично не використовується для зазначених у заявці товарів чи послуг, її можуть частково або повністю анулювати. Тому варто заздалегідь врахувати всі тонкощі та вимоги реєстраційної процедури ТМ в Канаді.

Як працює канадська система реєстрації ТМ?

Заявки на реєстрацію ТМ подаються до Відомства інтелектуальної власності Канади –  Canadian Intellectual Property Office (CIPO).

Процес складається з кількох етапів.

1. Подача заявки

Заявник обирає мову заявки (англійську або французьку), якою надалі вестиметься вся ділова комунікація з CIPO.  

У заявці потрібно:

• описати знак — словесний, графічний, комбінований або нетрадиційний (наприклад, звук, форма чи колір). Для візуальних знаків додається зображення, а також словесний опис елементів (кольори, шрифт, компонування);
• вказати дані заявника, тип знака, підставу для реєстрації, країну пріоритету (за наявності), надати опис ТМ і контактну інформацію;
• визначити перелік товарів і послуг відповідно до Ніццької класифікації — міжнародної системи з поділом на 45 класів (1–34 для товарів, 35–45 для послуг). Опис має бути чітким, конкретним і відповідати практиці CIPO. Для цього заявникам рекомендовано користуватися Goods and Services Manual — офіційним довідником CIPO із затвердженими формулюваннями товарів і послуг, що значно знижує ризик отримати зауваження від експерта.

На етапі подачі заявки сплачується офіційний збір.

2. Експертиза

Експерт CIPO перевіряє заявку на відповідність формальним вимогам та визначає, чи може вона бути схвалена для публікації. Якщо в експерта виникають зауваження до вашої заявки, ви отримаєте Examiner’s Report — офіційний лист із поясненням причин і вимогою внести зміни чи надати аргументи. У вас буде 6 місяців для відповіді. Якщо експерт не прийме ваших пояснень, заявка може бути відхилена. У разі відмови ви маєте право подати апеляцію до Федерального суду Канади.

3. Публікація

Якщо вашу заявку буде схвалено, вона буде опублікована в Trademarks Journal, який виходить щотижня на сайті CIPO. Протягом двох місяців після публікації треті особи можуть подати заперечення проти вашої заявки. У такому випадку подальший розгляд заявки призупиняється.

4. Опозиція

Якщо після публікації у Trademarks Journal хтось подасть заперечення проти вашої заявки, то у вас буде два місяці, щоб оскаржити заперечення. Ви, і сторона, що заперечує, матимете можливість надати докази та письмові аргументи, а також виступити з усними поясненнями на слуханні. Якщо заперечення буде відкликане або визнане необґрунтованим, ваша заявка продовжить рухатися далі й перейде до стадії схвалення (allowance). Якщо ж заперечення буде задоволене, вашу заявку може бути повністю або частково відхилено.

5. Реєстрація

За відсутності опозицій або після їх подолання ТМ реєструється. Свідоцтво діє 10 років із можливістю поновлення необмежену кількість разів.

Скільки коштує реєстрація ТМ в Канаді та скільки триває процедура?

Вартість подання заявки в Канаді складається з базового збору та додаткових платежів за класи товарів і послуг

Якщо заявка та оплата подаються онлайн через вебсайт CIPO:

За перший клас товарів або послуг, до яких стосується заявка:

• плата у 2025 році: 478,15 CAD
• плата у 2026 році: 491,06 CAD

За кожний додатковий клас товарів або послуг (станом на дату подання):

• плата у 2025 році: 145,12 CAD
• плата у 2026 році: 149,04 CAD

Якщо заявка та оплата подаються іншим способом (не через сайт CIPO):

За перший клас товарів або послуг, до яких стосується заявка:

• плата у 2025 році: 623,27 CAD
• плата у 2026 році: 640,10 CAD

За кожний додатковий клас товарів або послуг (станом на дату подання):

• плата у 2025 році: 145,12 CAD
• плата у 2026 році: 149,04 CAD

Процедура зазвичай триває від 18 до 24 місяців, але може затягнутися через опозиції.

Читайте більше: Реєстрація торгової марки в США: дорожня карта

Які є особливості, про які варто пам’ятати?

На відміну від США, Канада не вимагає підтвердження використання ТМ на момент подання заявки. Проте під час спорів чи процедур опозиції саме фактичне використання ТМ часто стає вирішальним аргументом. Тому бізнесу рекомендовано  зберігати всі рекламні матеріали, скріншоти сайтів та інші підтвердження комерційного застосування ТМ.

Окремої уваги заслуговує мовна специфіка Канади. Канада – офіційно двомовна держава. Хоча заявку на реєстрацію ТМ можна подати лише однією мовою – або англійською, або французькою, –  на практиці це має важливі наслідки для брендування. 

Для компаній, які планують працювати по всій Канаді (особливо в провінції Квебек, де домінує французька), доцільно захищати брендові елементи в обох мовних версіях. Наприклад, якщо назва чи слоган має переклад або адаптацію — як у випадку “Beauty+” та “Beauté+” – доцільно подати дві окремі заявки, кожну на відповідну мовну версію знака. Таке рішення не лише відповідає культурним та юридичним реаліям Канади, а й забезпечує повноцінний захист бренду від можливих порушень чи копіювання в обох мовних середовищах. Франкомовні та англомовні версії одного бренду сприймаються як окремі знаки, тому одна заявка не охоплює автоматично обидва варіанти.

Що робити, якщо отримали Examiner’s Report?

Після подання заявки на реєстрацію ТМ у Канаді, початковий розгляд у CIPO зазвичай триває від 6 до 12 місяців. Якщо під час експертизи виникають зауваження, заявнику надсилається офіційний лист – Examiner’s Report із зауваженнями. У такому випадку він має 6 місяців на відповідь.

Найпоширеніші підстави для зауважень СІРО по заявці на реєстрацію ТМ:

Некоректне формулювання товарів і послуг

Хоча CIPO користується Ніццькою класифікацією, не всі її формулювання визнаються прийнятними. Опис товарів та послуг потрібно наводити згідно з вимогами канадського офісу СІРО, зокрема відповідно до Goods and Services Manual – офіційного довідника CIPO із затвердженими формулюваннями товарів і послуг. 

Описовість або хибне уявлення про товари та послуги (descriptiveness)  

Не підлягає реєстрації ТМ, що є описовою (наприклад, вказує на якість, склад, місце походження чи цільове призначення товару або послуги). Також не допускаються ТМ, що вводять в оману (напр., натякають на властивості, яких товар не має). Такі ТМ можуть бути зареєстровані лише у разі доведення заявником їх розрізняльної здатності.

Схожість з раніше зареєстрованими або заявленими ТМ (confusion)

Заявка може бути відхилена, якщо подана ТМ вважається занадто схожою на вже зареєстровану ТМ або раніше подану ТМ для подібних товарів та послуг. CIPO оцінює ймовірність змішування в уяві споживача. Тому і важливо проводити попередній пошук серед раніше зареєстрованих чи поданих на реєстрацію ТМ.

Містить особове ім’я або прізвище 

ТМ, яка складається лише з особового імені або прізвища і не набула розрізняльної здатності, може бути відхиленою. Але якщо ви зможете довести, що споживачі вже асоціюють це слово з вашими товарами та послугами (наприклад, бренд відомий на ринку), тоді шанси на реєстрацію зростають.

У разі отримання Examiner’s Report у процесі розгляду заявки на реєстрацію ТМ, заявнику необхідно чітко відповісти на кожне питання та виконати кожну вимогу, викладену у цьому документі. Відповідь може включати уточнення або виправлення опису товарів і послуг, подання аргументів чи доказів на користь реєстрації ТМ (наприклад, доведення, що знак набув розрізняльної здатності через тривале використання) тощо.

Якщо заявник не подає відповідь у встановлений термін, заявка може бути відхилена (abandoned). У такому разі СІРО видає офіційне повідомлення про припинення розгляду заявки. Відновити таку заявку можливо, але процедура є складною, вимагає додаткових витрат та переконливих пояснень, чому відповідь не була подана вчасно.

Читайте більше: Торговельна марка для ІТ-індустрії: реєстрація ТМ в ЄС

Чи обов’язково використовувати ТМ в Канаді  після реєстрації?

Одна з ключових відповідальностей власника ТМ в Канаді – це її фактичне використання на території країни. Якщо зареєстрована ТМ не використовується протягом трьох років з дати її реєстрації, вона може бути вилучена з реєстру ТМ (expunged).

Процедуру вилучення ТМ може бути розпочато з ініціативи експерта СІРО у будь-який момент після спливу трирічного терміну від дати реєстрації або ж за запитом третьої особи, яка має сплатити відповідний збір та подати формальний запит.

Експерт надсилає власнику ТМ офіційне повідомлення з вимогою надати докази фактичного використання ТМ у Канаді протягом останніх трьох років, або пояснити, чому ТМ не використовувалась (наприклад, через виняткові обставини, регуляторні обмеження тощо).

Якщо власник не відповідає, ТМ може бути вилучена з реєстру автоматично.

Якщо відповідь надана, після розгляду доказів і доводів, СІРО приймає рішення залишити реєстрацію ТМ в силі, внести зміни (наприклад, видалити деякі класи або товари або послуги всередині класу), або вилучити ТМ повністю.

Судова практика: кейси, що формують правила

Канадська судова система активно формує прецеденти у сфері ТМ. Серед найбільш показових справ останніх років варто згадати кілька.

Справа Mattel Inc v 3894207 Canada Inc

У справі Mattel Inc v 3894207 Canada Inc (2006 SCC 22) Верховний суд Канади розглянув питання про межі захисту відомих торговельних марок у випадках, коли йдеться про використання схожого позначення різних сферах діяльності. 

Американська компанія Mattel Inc., що володіє всесвітньо відомою ТМ «Barbie», намагалася запобігти реєстрації ТМ «Barbie’s» для мережі ресторанів у Монреалі. На думку Mattel, використання назви «Barbie’s» могло викликати плутанину серед споживачів і створити помилкове враження про зв’язок між рестораном та брендом ляльок Barbie.

Проте суд дійшов висновку, що такої ймовірності плутанини немає. Ресторанна діяльність і продаж дитячих іграшок належать до різних сфер ринку, мають відмінні цільові аудиторії (дорослі клієнти проти дітей і батьків) та не перетинаються у каналах збуту. Суд також підкреслив, що хоч назва «Barbie» і має високу впізнаваність, вона не є унікальною — це також поширене жіноче ім’я, а отже, не може бути повністю монополізоване.

Рішення суду стало важливим прецедентом, який окреслює межі правової охорони відомих торговельних марок і демонструє, що навіть дуже популярний бренд не може заборонити використання подібного позначення в іншій, не пов’язаній сфері, якщо відсутні докази реальної або потенційної плутанини серед споживачів.

VS

Справа Masterpiece Inc. v. Alavida Lifestyles Inc.

У справі Masterpiece Inc. v. Alavida Lifestyles Inc. Верховний суд Канади у 2011 році виніс одне з ключових рішень щодо захисту ТМ і визначення ймовірності плутанини між ними. Обидві компанії діяли у сфері надання житла та послуг для людей похилого віку: Masterpiece Inc. – в Альберті, а Alavida Lifestyles Inc. – в Онтаріо. Masterpiece використовувала свій бренд «Masterpiece» ще з 2001 року без офіційної реєстрації ТМ. У 2005 році Alavida подала заявку на реєстрацію ТМ «Masterpiece Living», яка була зареєстрована у 2007 р. Компанія Masterpiece Inc. вирішила оскаржити цю реєстрацію, вважаючи, що подібність у назвах вводить споживачів в оману і порушує її права як первісного користувача.

Суди нижчих інстанцій відхилили позов, аргументуючи це тим, що споживачі у сфері житлових послуг для літніх осіб приймають рішення обережно, зважено, після дослідження ринку, тому плутанина між брендами малоймовірна. Проте Верховний суд скасував рішення попередніх інстанцій, наголосивши, що основним критерієм для аналізу ймовірності плутанини є враження пересічного споживача, який «трохи поспішає в прийнятті рішень» і стикається з брендом уперше, маючи лише уявлення про інші схожі позначення. Суд підкреслив, що важливим є найперше враження, а не обдумані дії споживача після тривалого аналізу.

Рішення підтвердило, що право на ТМ належить тому, хто почав її використовувати першим, навіть якщо без офіційної реєстрації. Alavida, як пізніший користувач, не мала права реєструвати ТМ, яка була схожою на ту, що вже використовувалась на ринку. Суд зобов’язав скасувати її реєстрацію. 

Це рішення стало знаковим для подальшої практики у сфері захисту ТМ у Канаді. Суд підтвердив, що сам факт реєстрації ТМ не гарантує абсолютного захисту, якщо на ринку вже є схоже позначення, яке активно використовувалося раніше. Таким чином, перевага надається не лише формальній реєстрації, а й фактичному першому використанню бренду на ринку.

Cправа Subway IP LLC v Budway, Cannabis & Wellness Store

У 2021 році Федеральний суд Канади виніс показове рішення у справі Subway IP LLC v. Budway, Cannabis & Wellness Store (2021 FC 583). 

Відповідач, магазин канабісу Budway у Ванкувері, використав позначення «Budway», що стилістично та візуально наслідувало всесвітньо відому мережу ресторанів «Subway». Окрім логотипа зі схожим шрифтом і кольорами, Budway створив «sandwich mascot» — сендвіч із листям канабісу та червоними очима, який з’являвся у соцмережах під слоганом «It’s the way, bud». Subway розцінив це як пряму загрозу своїй репутації та подав позов.

Суд визнав, що: ТМ «Budway»  є  надто схожою з ТМ «Subway» за звучанням, написанням і візуальною подачею, ТМ «Subway» має високий ступінь впізнаваності та «набуту відмінність» в Канаді та в інших країнах; товари обох сторін перетинаються (снеки, печиво, харчові продукти), що підвищує ризик сплутування; використання «sandwich mascot» свідомо підкріплювало асоціацію зі Subway; це не лише порушення прав на ТМ, але й введення в оману споживачів (passing off) та знецінення ділової репутації (depreciation of the goodwill).

Як наслідок позову Budway отримав постійну судову заборону на використання бренду; зобов’язання знищити або передати всі матеріали з позначенням «Budway» та штраф і компенсацію у розмірі $40 000 (збитки та судові витрати).

VS

Судове рішення показало, що не варто паразитувати на відомих брендах. Воно підтвердило, що навіть невелика компанія може зазнати санкцій, якщо намагається будувати свій бізнес на чужій репутації. 

Висновок

Реєстрація ТМ в Канаді вимагає послідовного підходу. Важливо завчасно провести попередній пошук та аналіз можливих конфліктів із зареєстрованими або поданими на реєстрацію ТМ, правильно визначити перелік товарів і послуг, підготувати аргументи для можливих зауважень експерта СІРО й бути готовим до опозиційних процедур.

Юридичний супровід на кожному етапі дозволяє знизити ризики, заощадити час і кошти, а також підвищити шанси на успішну реєстрацію ТМ.

Команда Legal IT Group надає комплексну підтримку заявникам у Канаді — від первинної консультації до отримання свідоцтва. Наш досвід допомагає вибудувати надійний правовий захист бренду та впевнено розвиватися на ринку.