Як адвокати захищають торговельні марки в суді?

Реєстрація торговельної марки ≠ її автоматичний захист

Чи вірне це твердження?

З одного боку, реєстрація торговельної марки справді надає власнику законні підстави для використання знаку для товарів або послуг, забезпечує включення до державного реєстру та видачу свідоцтва про реєстрацію ТМ.

А з іншого боку, реєстрація часто має декларативне значення — вона засвідчує право, але не забезпечує його реального захисту без активних дій з боку власника. Спірна теза, еге ж? 

У випадку порушення прав власника свідоцтва на торговельну марку  адвоката починає ініціювати захист: фіксує порушення, звертається з позовом до суду або інших органів, тощо. Якщо ж ні, то, за великим рахунком, навіть зареєстрована торговельна марка залишиться лише записом у реєстрі. Тож роль адвокатів з інтелектуальної власності у таких спорах щодо торговельних марок стає вирішальною. 

Як відбувається захист торговельної марки в суді, які аргументи працюють на практиці та якою є судова практика у сфері судового захисту торговельної марки — ці та інші питання ми розберемо у нашій статті.

Відповідно до ст.21 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”  захист прав на торговельну марку здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку.

Суди відповідно до їх компетенції розв’язують, зокрема, спори про:

• встановлення власника свідоцтва;
• укладання та виконання ліцензійних договорів;
• порушення прав власника свідоцтва.

Читайте далі: Які існують способи захисту авторських прав?

Cудові справи щодо торгівельних марок. Огляд

Чи реально «вибити» торговельну марку, якщо вона не використовується?

Якщо коротко, то так, це реально.

У справі  № 910/10377/23 (Рішення Господарського суду м. Києва  від 08.04.2024) до суду звернулося ПрАТ з позовом до ТОВ про дострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку. 

Позовні вимоги мотивовано тим, що позивач мав намір зареєструвати торговельну марку, однак чинне свідоцтво, яке належить відповідачу, фактично не використовувалося і могло стати причиною відмови у реєстрації ТМ позивача.

Тобто в даному кейсі ми розглянемо  питання чи зберігає відповідач статус власника свідоцтва на ТМ за умови її тривалого невикористання, і як це впливає на право позивача зареєструвати власну торговельну  марку.

Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п’яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п’ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У такому разі дія свідоцтва або дія міжнародної реєстрації в Україні може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва чи міжнародної реєстрації не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами є обставини, що перешкоджають використанню торговельної марки незалежно від волі власника свідоцтва чи міжнародної реєстрації, зокрема обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством.

Тобто  для вирішення спору потрібно перевірити чи дійсно відповідач не використовував зареєстровану ТМ.

У матеріалах справи наявна інформація, що відповідач як власник свідоцтва  на торговельну марку на енергетичні напої  уклав ліцензійний договір, відповідно до якого йому була надана невиключна ліцензія на використання торговельної марки за свідоцтвом з правом видачі субліцензій.

Верховний Суд  у справі № 910/10935/20  від 01.02.2022 р., зазначив, що саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного ТМ. Доказами використання певного позначення згідно з  укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо.

Важливим фактором  виступає час виробництва самого напою. За свідченнями відповідача він зазначив, що виробництво напою  було заплановано, але не відбулось у 2022 році через повномасштабне вторгнення, а перші поставки відбулись лише влітку 2023 року.

Варто зазначити, що на офіційному сайті відповідача зазначено місце виробництва напоїв, яке не знаходилися в безпосередній близькості до території активних бойових дій. Так як відповідач не зазначає періоду зупинки виробництва, а як вбачаються з офіційного веб-сайту  компанії у 2022 році завод функціонував та виготовляв нові напої. 

Таким чином суд дійшов до висновку, що початок повномасштабної агресії російської федерації та введення воєнного стану на території України є поважною причиною для тимчасової зупинки роботи підприємства, проте згідно з обставинами справи, цей факт не обумовлює наявність поважних причин для невикористання торговельної марки.

Додатковим аргументом слугує те, що з наданих первинних документів вбачається, що  підготовка до виробництва напою фактично розпочалася вже після подання позову позивачем.

Як наслідок суд задовільнив позовні вимоги повністю та достроково припинив дію свідоцтво відповідача.

Читайте далі: Як уникнути конфліктів при реєстрації та використанні торговельної марки в Україні?

Чи можна в судовому порядку отримати ліцензійний платіж за використання торговельної марки?

У справі  № 910/20132/23 (рішення Господарського суду м. Києва  від 01.04.2024) до суду звернулося ТОВ з позовом до  ПрАТ про стягнення коштів.

Предметом судового розгляду стало порушення майнових прав власника торговельної марки, що виникло внаслідок неналежного виконання зобов’язань за ліцензійним договором. Позивач (власник ТМ) уклав з відповідачем ліцензійний договір, який надавав останньому право використовувати торговельну марку. 

За договором який був укладений між сторонами використанням торговельної марки полягало в  рекламуванні можливості укладення договору страхування у мережі магазинів, що працюють під торговою маркою з метою залучення клієнтів до укладення договорів страхування із ліцензіатом.

В частині оплати за договором було зазначено що за надання права на використання торговельної марки ліцензіат сплачує власнику винагороду – роялті. 

Були чітко вказані строки та сума оплати за місяць. 

Фактично, відповідач використовував ТМ в комерційній діяльності для залучення клієнтів, однак не виконав фінансові зобов’язання — не сплатив погоджене роялті.

Під час розгляду справи було встановлено, що відповідач не надав належних заперечень чи підтверджень виконання зобов’язань.

Таким чином, суд дійшов висновку, що право власника ТМ було порушено, оскільки ліцензіат, фактично користуючись торговельною маркою, не виконав передбачене договором зобов’язання — оплату роялті, що є платою за право на комерційне використання об’єкта інтелектуальної власності. Таким чином позов було задоволено повністю та стягнуто заборгованість.

У даній справі власник торговельної марки захищав свої права шляхом подання позову до господарського суду про стягнення заборгованості за ліцензійним договором. Порушенням прав стало неналежне виконання ліцензіатом своїх зобов’язань, а саме — несплата роялті за користування торговельною маркою.

Читайте далі: Захист авторського права в суді

Порушення прав власника свідоцтва

У справі  № 910/8376/24  (рішення Господарського суду м. Києва  від 25.11.2024)  суд розглядав спір про порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку, зареєстровану для стоматологічних та медичних послуг 44 класу МКТП. 

Позивач, який  є власником відповідної торговельної марки — виявив, що інший підприємець відповідач використовує схоже позначення при наданні споріднених послуг, яке в різних варіаціях,  є схожим настільки, що внаслідок такого використання дане позначення можна сплутати, зокрема, може виникнути асоціація таких позначень із зареєстрованою позивачем торговельною маркою. 

У 2023 році після виявлення позивачем порушення його прав, адвокат діючи від імені позивача, надіслав відповідачці вимогу про припинення порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку. В результаті чого відповідачка повідомила, що припинила використовувати позначення, при пропонуванні та наданні стоматологічних послуг.

Проте у 2024 році при перевірці фактичного використання позначення адвокат позивача  встановив і зібрав додаткові докази, що дане позначення знову використовується для пропонування стоматологічних послуг відповідачки. 

Для підтвердження своєї позиції стороною позивача було зібрано значний обсяг доказів: аудіозаписи телефонних дзвінків до відповідача, де використовувалося спірне позначення, відеофіксація рекламного оформлення приміщення відповідача, сторінки в соціальних мережах та Google-картах із відповідними назвами, візитки та інші маркери комерційного використання спірного позначення.

Цікаво, що відповідно до ч.4 ст.16  Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано, застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

У підсумку, відповідачка визнала позов ще до початку розгляду справи по суті, що свідчить про визнання нею факту порушення прав на ТМ позивача. 

Суд встановив, що використання схожого позначення під час надання аналогічних послуг створює ризик введення споживачів в оману щодо джерела походження послуг, і таким чином порушує виключні майнові права на ТМ позовні вимоги було задоволено повністю.

Якщо вас цікавить тема, як уникнути конфліктів при реєстрації та використанні торговельної марки в Україні, пропонуємо ознайомитися з нашою іншою статтею.

Висновки

Проаналізувавши наші кейси ми можемо дійти до висновку що реєстрація торговельної марки є необхідною, але недостатньою умовою для ефективного захисту прав власника при виникненні спірних ситуацій. Захист торговельної марки в суді вимагає активної позиції та професійного юридичного супроводу, який забезпечують адвокати з інтелектуальної власності. 

Судова практика підтверджує, що вирішення спорів стосується, як встановлення власника свідоцтва, так і дотримання умов ліцензійних договорів та припинення порушення прав. Важливим є правильне документальне оформлення і аргументація, що дає змогу переконати суд у наявності порушення та обґрунтувати вимоги власника. Адвокати відіграють ключову роль у зборі доказів, підготовці процесуальних документів та представництві інтересів у суді. 

Відсутність активних дій з захисту може призвести до втрати реальної можливості відстояти права, попри наявність свідоцтва.