Я отримав Office Аction на мою ТМ в США: що робити?
Під час проходження процесу реєстрації торговельної марки (ТМ) в США, а саме при проведенні експертизи заявки на реєстрацію ТМ, Ви можете отримати офіційне повідомлення від Відомства з патентів і товарних знаків в США (United States Patent and Trademark Office, USPTO) стосовно Вашої ТМ або поданої заявки на ТМ – Office Action.
Розглянемо, які є види Office Аction, які найбільш розповсюджені причини отримання Office Аction, як потрібно діяти після отримання Office Аction та хто допоможе Вам подолати цей непростий шлях під час реєстрації ТМ в США якомога легше та швидше.
Що таке Office Аction?
Office Action — це офіційне повідомлення від USPTO, яке Ви можете отримати, якщо експерт, який проводить перевірку Вашої заявки (examining attorney), виявить проблеми з Вашою заявкою на реєстрацію ТМ. Це може бути запит на додаткову інформацію або виправлення помилок у заявці. Зазначене в Office Action може бути як технічними зауваженнями, так і серйозною причиною відмови у реєстрації.
Якщо ви отримали таке повідомлення, це ще не означає автоматичну відмову в реєстрації ТМ. Проте важливо вчасно відповісти на запит, бо інакше вашу заявку можуть відхилити.
USPTO https://www.uspto.gov/dashboard/trademarks/
Які є види Office Аction?
Non-Final Office Action (Неостаточне рішення) – це перше повідомлення від USPTO, в якому вказуються недоліки заявки. Ви маєте можливість виправити ці помилки і подати нові докази.
Final Office Action (Остаточне рішення) – видається, якщо відповіді на Non-Final Office Action не задовольняють USPTO або не були надані. Остаточне рішення підтверджує зауваження або причини відмови, зазначені в Non-Final Office Action. Заявник може подати апеляцію до Судово-апеляційної комісії з товарних знаків США (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB).
Окрім Non-Final Office Action та Final Office Action Ви також можете отримати інші офіційні повідомлення від USPTO стосовно реєстрації Вашої ТМ, серед яких:
Suspension Inquiry/Letter of Suspension (Запит на призупинення/Лист про призупинення) – видається, коли розгляд заявки призупинено через очікування рішення по іншій заявці або іншій справі, що може вплинути на Вашу заявку по ТМ.
Examiner’s Amendment (Поправка експерта) – у експерта можуть виникнути деякі питання по Вашій заявці (наприклад, Вам потрібно просто уточнити офіційне найменування юридичної особи Вашої компанії). Якщо Ви погодитесь з поправкою експерта (за допомогою засобів зв’язку, вказаних в такому листі), то Ваша заявка буде відправлена на публікацію. Зверніть увагу, що якщо Ви не відреагуєте на Examiner’s Amendment, експерт видасть Office Action з тими ж проблематичними питаннями, які було відображено в Examiner’s Amendment. І тоді Вам доведеться відповідати офіційно через онлайн-систему USPTO.
Notice of Allowance (NOA) (Повідомлення про дозвіл) – це важливий документ під час реєстрації ТМ за форматом intent to use, тобто у тому разі, якщо фактично ТМ ще не використовується у комерції на ринку США, але таке використання планується у близькому майбутньому. NOA видається, коли заявка пройшла перевірку і ТМ готова до реєстрації після виконання необхідних вимог з боку заявника, а саме подання Statement of Use (підтвердження використання ТМ у комерційній діяльності). У Вас є 6 місяців з дати NOA, протягом якого Ви можете подати Statement of Use, яке може бути подане лише в тому випадку, якщо Ваша ТМ дійсно використовується в комерційній діяльності. Якщо Ви не подасте Statement of Use, то Ваша заявка на ТМ буде відхилена, і Вам доведеться починати процес реєстрації ТМ заново.
Пам’ятаємо головне правило, кожне повідомлення від USPTO вимагає відповідного реагування з Вашого боку у встановленні строки.
Які можуть бути причини видачі Office Аction?
Trademark Act (Закон про торговельні марки США), встановлює безліч підстав для видачі Office Аction. Нижче наведені найбільш поширені причини:
Likelihood of Confusion (Ймовірність введення в оману) – Ваша заявлена ТМ є тотожною або схожою до ступеня змішування з іншою ТМ, що вводить в оману споживача щодо джерела походження товарів та послуг.
Наприклад: CANYA (безалкогольні напої) vs. CANA (фруктові та овочеві соки); SEYCOS (наручні годинники) vs. SEIKO (наручні годинники та настінні годинники); HPNOTIQ (лікер) vs. HOPNOTIC (пиво); MAGNAVOX (електричне та звукове обладнання) vs. MULTIVOX (музичні інструменти).
Раніше в статті, присвяченій ТМ для ІТ-індустрії, ми обговорювали, наскільки важливий крок до початку процедури реєстрації – проводити попередній пошук на предмет наявності конфліктів – виявлення тотожних або схожих до ступеня змішування ТМ інших правовласників чи заявників, щоб мінімізувати ризик отримання зауважень з даних підстав.
Descriptiveness (Описовість) – Ваша ТМ може бути визнана описовою для товарів та послуг згідно з заявкою, тобто вона безпосередньо описує інгредієнт, якість, характеристику, функцію, особливість, призначення або використання товарів та послуг. Наприклад, COLD&CREAMY – для морозива, CRYSTAL CLEAR – для води, GAME DEVELOPER – для програмного забезпечення з розробки комп’ютерних ігор, OATNUT – для хліба, що в своєму складі містить овес та горіхи.
Genericness (Загальновживаність) – ТМ може бути відхилена, якщо вона складається із загальних термінів, що використовуються для визначення видів, категорії товарів та послуг, не має розрізняльної здатності. Наприклад, CAR MECHANICS – для бізнесу з ремонту авто, VACUUM – для пилососів, E-TICKET – для бронювання та оформлення квитків на транспортні послуги за допомогою комп’ютерних мереж.
Deceptiveness (Оманливість) – ТМ може бути відхилена, якщо вона є оманливою, тобто вводить в оману споживачів щодо якості, характеристик, функцій, складу або призначення товарів/послуг. Наприклад, TREE HOUSE VEGAN CAFÉ – буде оманливою до назви ресторану, який не пропонує переважно веганську їжу, VANILLA SHOW – буде оманливою до морозива, що містить шоколад або какао; TITANIUM – буде оманливою до виробів, які не містять титан у складі.
Failure to Function as a Trademark (Нездатність функціонувати як ТМ) – ТМ не може бути зареєстрована, бо вона не ідентифікує та не відрізняє товари та послуги заявника від інших, оскільки складається з загальновідомих слоганів та загальновживаних висловів. Наприклад, “Proudly made in the USA” (Зроблено з гідністю в США), “Drive safely” (Керуй безпечно), “TUESDAY MAMA” (Мама щовівторка),“ “To Be or Not to Be” (Бути чи не бути), “Once a marine always s marine” (Раз морпіх – морпіх назавжди).
Specimen Unacceptable (Неприйнятність доказів використання) – Зображення або приклади використання ТМ в комерційній діяльності, надіслані USPTO разом з заявкою на ТМ, не підходять або недостатні для демонстрації використання ТМ у зв’язку з товарами та послугами, зазначеними у заявці на ТМ. Наприклад, наданий specimen ТМ не відповідає зображенню ТМ, що міститься в заявці.
Scandalous, Immoral or Disparaging TM (Скандальні, аморальні або образливі ТМ) – ТМ може бути відхилена, якщо вона містить скандальні, аморальні або образливі вислови або зображення.
Application Errors (Помилки в заявці) – Можуть бути процедурні або технічні помилки в заявці, такі як неправильна класифікація товарів та послуг, відсутність необхідної інформації, відсутність сплати обов’язкових зборів.
Що робити після отримання Office Action?
Після отримання Office Action важливо детально ознайомитися з усіма зауваженнями та вимогами експерта, що зазначені в повідомленні. Потрібно дати відповідь на кожне питання, поставлене в Office Аction, та виконати кожну вимогу, висунуту з боку експерта по заявці. Головне обов’язково вчасно надати відповідь, інакше Ви ризикуєте отримати відмову в реєстрації ТМ.
За загальним правилом на відповідь дається 3 місяці з можливістю одноразового продовження ще на 3 місяці за додаткову плату (станом на 2025 рік збір Extension of time for filing a response to a pre-registration office action становить 125 доларів США). Якщо Ви не відповісте на запит USPTO до закінчення терміну відповіді, Ваша заявка на ТМ буде відхилена і стосовно Вашої заявки було видано Notice of Abandonment (Повідомлення про відхилення).
Рекомендуємо завчасно ознайомитися з поставленими питаннями, вимогами, зазначеними в Office Аction, щоб було достатньо часу для збирання необхідних документів, а також для підготовки переконливих аргументів та доводів. Чим раніше Ви направите відповідь до USPTO, тим раніше розгляд заявки може поновитися і, отже, тим раніше Ви можете отримати бажану реєстрацію Вашої ТМ.
Спеціалісти Legal IT Group завжди готові надати рекомендації щодо Вашої конкретної заявки на реєстрацію ТМ, роз’яснити можливі причини відмови та розробити стратегію для відповіді.
Що робити, якщо в реєстрацій ТМ відмовлено?
У тому випадку, коли відповідь на final Office Аction не задовольнила вимоги USPTO, не було усунуто недоліки, виявлені експертом в заявці на ТМ, USPTO надішле Notification of refusal (Повідомлення про відмову в реєстрації ТМ). Після цього у Вас є два місяці, щоб оскаржити відмову до Судово-апеляційної комісії з товарних знаків США (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB).
У деяких випадках може виявитися більш доцільним буде подати нову заявку на ТМ. Це може мати місце в тому випадку, якщо для «подолання» Office Аction необхідно внести істотні зміни в ТМ або пов’язані з нею товари і послуги. Подання нової заявки з урахуванням набутого досвіду після отримання Office Аction, іноді може бути найшвидшим способом забезпечити захист нової ТМ.
Чи можливо отримати Office Аction стосовно зареєстрованої ТМ в США?
Так, навіть якщо Ви вже зареєстрували ТМ в США, але не використовуєте ТМ в комерційній діяльності, є ризик отримати Office Action, що скасовує Вашу реєстрацію.
18 грудня 2021 року набули чинності нові правила USPTO відповідно до Trademark Modernization Act of 2020 (TMA) (Закон про модернізацію торговельних марок), що ввів в дію дві нові процедури: (1) expungement (анулювання) TM та (2) reexamination (проведення повторної експертизи) ТМ.
Expungement застосовується до ТМ, які взагалі ніколи не використовувалися в комерційній діяльності.
Reexamination застосовується до ТМ, які не використовувалися в комерційній діяльності до певної відповідної дати (ці дати будуть залежати від того, чи була подана заявка на ТМ на підставі використання ТМ (use in commerce) або наміру використовувати ТМ (intent to use). Детальніше з процесом реєстрації ТМ в США, зокрема з видами заявок на ТМ можна ознайомитися в нашій статті.
Заявником (петиціантом) анулювання або повторної перевірки реєстрації ТМ може бути будь-яка третя особа, сплативши відповідний збір (станом на 2025 рік збір за подання Petition for expungement and reexamination складає 400 доларів/за кожен клас), або експерт USPTO може порушити справу за власною ініціативою. Петиція про скасування реєстрації ТМ (expungement) подається в будь-який час від трьох до десяти років після реєстрації ТМ, а процедуру повторної експертизи ТМ (reexamination) можна вимагати в будь-який час протягом перших п’яти років після реєстрації ТМ.
Якщо експерт USPTO визначить, що петиція переконлива і містить ґрунтовні докази, що ТМ не використовувалася, то експерт задовольнить клопотання і порушить провадження, і власник ТМ, ні про що не здогадуючись, раптово може отримати Office Action про скасування або повторну експертизу своєї зареєстрованої ТМ.
У власника ТМ буде три місяці, які можуть бути продовжені ще на один місяць за окрему плату, щоб відповісти на Office Action, що спростовує докази заявника про невикористання ТМ. Власник ТМ зобов’язаний зібрати та надати всі необхідні докази, що підтверджують використання ТМ в комерційній діяльності, що можуть включати, але не обмежуючись: звіти про продажі, рекламні матеріали, дизайн пакування, скриншоти з вебсайту, рахунки-фактури, документи про постачання тощо.
Ми звертаємо Вашу увагу на те, що в ході процедури розгляду анулювання або повторної експертизи реєстрації ТМ власник ТМ повинен надати докази того, що ТМ використовувався до дати подання петиції, а не після. Консультація з юристом у таких випадках є надзвичайно важливою, оскільки процедура анулювання або повторної експертизи реєстрації ТМ може мати серйозні правові наслідки для її власника. Юрист допоможе грамотно підготувати необхідні докази та документацію, щоб підтвердити факт використання ТМ до подання петиції, адже саме це є ключовим аспектом у процесі розгляду.
Якщо власник ТМ доведе, що використовував ТМ стосовно заявлених товарів та послуги в заявці, USPTO припинить провадження, і в майбутньому ніхто не зможе подавати подібні петиції щодо даної ТМ. Якщо власник ТМ не відповість на Office Action або не зможе підтвердити факт використання своєї ТМ в комерційній діяльності, USPTO може видати Final Office Action, рекомендуючи скасувати реєстрацію повністю або частково, залежно від обставин. Власник TM має право оскаржити рішення USPTO до Судово-апеляційної комісії з товарних знаків США (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB).
Висновок
Office Аction призупиняє реєстрацію Вашої ТМ, але це ще не кінець шляху. Існують різні юридичні стратегії, які можна використовувати, щоб переконати USPTO, що Ваша ТМ заслуговує на реєстрацію та правовий захист.
При розробці стратегії та вибору аргументів для підготовки відповіді на Office Action враховуйте той факт, що examining attorney є експертом та професіоналом у своєму полі, знає законодавство, судову практику, мову, але взагалі не знає Ваш продукт, послуги, ринок, конкурентів, позиціювання Вашої ТМ, цільову аудиторію, сприймання продукту споживачем, шляхи його просування та комунікації. Ваша переконлива ґрунтовна відповідь дозволяє USPTO побачити Вашу ТМ з іншого боку, розуміти особливості продукту, змінити сприйняття ситуації та рішення у Ваш бік.
Щоб максимально заощадити час, енергію та гроші заздалегідь, найкраще звернутися до правового консультанта з ТМ, перш ніж подавати заявку на реєстрацію ТМ. Таким чином, Ви отримуєте повну інформацію, необхідну для просування Вашої ідеї створення ТМ, можете оцінити всі ризики та знати, які проблеми можуть виникнути, якщо Ви дійсно хочете отримати реєстрацію ТМ.
Legal IT Group має сталі партнерські стосунки з юристами США та забезпечує професійну підтримку на кожному етапі реєстрації ТМ у США. Наша команда експертів допоможе вам здійснити цей процес швидко та ефективно.
