Торговельна марка для ІТ-індустрії. Реєстрація ТМ в ЄС
NB! До 06 грудня 2024 року при подачі на реєстрацію ТМ в ЄС є можливість для бізнесів повернути 75% офіційного збору, тобто при зборі 850 EUR ви зможете отримати компенсацію 637 EUR, а сам збір обійдеться в 212 EUR! Це унікальна можливість, що діє для підтримки малих та середніх підприємств. Більше про ініціативу у нашій статті.
(UPD. На 2024 рік кошти фонду закінчились достроково, тому пропозиція вже не діє. Слідкуйте за апдейтами та не баріться зі захистом своїх торговельних марок)
Бренд – безперечно важливий актив та сильна основа для будь-якого бізнесу. Це поняття є багатогранним, і охоплює, як правило, як назви, логотипи, слогани, так і поєднання кольорів, фірмовий стиль і навіть звук чи аромат, клієнтський сервіс, тощо, і все це формує у клієнтів та потенційних клієнтів стійке уявлення про конкретний продукт чи послуги компанії.
Так от. Більшість елементів бренду можна зареєструвати як торговельну марку. Торговельна марка («знак для товарів і послуг» згідно українського законодавства) – це певне позначення, яке слугує для вирізнення товарів/послуг одних учасників ринку від товарів/послуг інших учасників ринку. Для зручності далі по тексту торговельна марка також позначена як «ТМ».
ТМ може мати формат назви, логотипу/зображення, чи їх поєднання (найбільш звичні для нас), а також доволі нетипові форми – аромат, звук, голографічні елементи, мультимедіа, тощо. Нижче наведені деякі приклади торговельних марок із посиланням на запис у реєстрі в різних юрисдикціях.
Словесна торговельна марка |
1) Назва додатку/гри 2) Слоган 3) Назва персонажу гри/особливих атрибутів додатку чи гри |
Зображувальні/комбіновані ТМ |
1) Логотипи 2) Атрибут гри, зображення персонажа |
«Нетрадиційна» торговельна марка |
1) Звук Звукова ТМ Netflix. Аудіо можна знайти тут. 2) Мультимедіа В ЄС подана заявка на реєстрацію мультимедійної ТМ. Це заявка на реєстрацію 25-секундного відеокліпу, який зображує механіку “kill cam” із серії ігор Sniper Elite. Заявка охоплює різні товари і послуги класів 9, 28, 41, включаючи широкий перелік типів ігор у класі 9 і “розважальні” послуги класу 41. |
Будьмо відвертими – рівень загальної юридичної грамотності в Україні поки що доволі невисокий. Надання послуг на чесному слові без договору, внесення передоплати без письмових домовленостей – звичні і болісні для юристів явища. НЕреєстрація ТМ – в списку таких «фейлів». Доволі часто отримуємо запити, пов’язані зі спором за домен, копіюванням бренду, бану додатку в AppStore, які можна доволі просто та без страждань вирішити, от лише… про реєстрацію торговельної марки ніхто і не задумувався.
Це, як правило, пов’язано із банальним незнанням переваг зареєстрованої ТМ, браком бюджету, відкладанням цього питання на потім (тобто на ніколи). І хоч законодавчої вимоги реєструвати ТМ як умови ведення бізнесу немає – на сьогодні це фактично вимога, продиктована ринком та конкуренцією на ньому.
ТМ для IT-бізнесу
Чи має ТМ більш вагоме значення для конкретної сфери? Скоріше ні, однак онлайновий бізнес без зареєстрованого бренду страждає доволі відчутно, адже інструментів для недобросовісних конкурентів побільшало.
IT-сфера – перспективна і конкурентна, одне доповнює інше. Скільки вже на ринку компаній з назвою, яка так чи інакше обігрує термін “soft”? А скільки з них співзвучні? Багато і додатків з однаковими назвами, і схожих доменних імен. Такі ситуації потенційно ризикові з точки зору порушень прав на торговельну марку.
Давайте розбиратись, для чого торговельна майка в IT-індустрії, і в яких ситуаціях без неї не обійтись.
- Доменні імена.
Як правило, при реєстрації доменного імені діє принцип first come, first served. Якщо бажане доменне ім’я ще не зареєстроване, реєстратор зможе його делегувати. При цьому, важливо розуміти:
(і) для того, щоб делегувати деякі формати доменного імені, реєстратор вимагає підтвердження реєстрації відповідної торговельної марки. В Україні, зокрема, таке підтвердження потрібно для того, щоб отримати домен другого рівня у зоні .UA.
ТМ має містити саме такий формат найменування, як бажаний домен. В тому числі допустимою є транслітерація, або ТМ у формі логотипу, якщо він містить словесну частину. До прикладу, з такою ТМ можна зареєструвати домени legalitgroup.ua, legal-it-group.ua:
(іі) помилково вважати, що реєстрація доменного імені встановлює право на конкретне найменування і буде перешкоджати використанню назви іншими чи аргументом у спорі за ТМ.
Які можливі ризики?
- реєстрація ТМ за назвою домену іншою особою/компанією. Внаслідок цього:
1) власник домену не зможе зареєструвати ТМ у тій же юрисдикції, оскільки буде існувати конфлікт між знаками; 2) власник зареєстрованої ТМ потенційно має можливість «забрати» домен (відсудити права на нього), апелюючи до наявності у нього зареєстрованої ТМ та порушення його прав власником домену; - реєстрація схожого доменного імені, що зменшуватиме трафік на «оригінальний» сайт. В цьому випадку без зареєстрованої ТМ вкрай складно оскаржити дії опонента та домогтись переделегування домену.
(ііі) коли діло доходить до доменного спору – зареєстрована торговельна марка фактично визначає шанси на його успішне вирішення. Для захисту доменного імені (або припиненням недобросовісного його використання опонентами) як за процедурою UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy), так і UA-DRP (Єдиною політикою вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA) необхідно довести те, що доменне ім’я тотожне або схоже до ступеня змішування з торговельною маркою, права на які належать позивачу.
Відповідно до практики, що склалась, наявність зареєстрованої ТМ є достатньою для визнання доменного імені схожим до ступеня змішування з такою ТМ. Відтак, торговельна марка є одним із основних аргументів при зверненні до відповідної організації із вимогою переделегувати домен, який порушує права інтелектуальної власності.
- Мобільні додатки.
Стартапи далеко не завжди закладають в бюджет кошти на реєстрацію торговельних марок. Якщо залучаються інвестори, то реєстрація може бути обов’язковою умовою отримання капіталовкладень. З іншого боку, з точки зору розробників вихід додатку на ринок не потребує великого розміру накладних витрат, тому часто думають лише про перспективи залучення рекламодавців.
Сфера розробки мобільних додатків унікальна тим, що важко спрогнозувати, які саме з них «зайдуть» користувачам. Через це в успішних додатків частенько з’являються клони – додатки зі схожим чи аналогічним функціоналом.
Загалом здорова конкуренція – це чудово, однак коли доходить до копіювання не лише ідеї, а й назви чи логотипу додатку з ціллю отримати частину цільової аудиторії оригінального продукту – тут однозначно є порушення прав, і можна говорити про недобросовісну конкуренцію та паразитування на goodwill.
Одним із інструментів захисту в таких випадках є реєстрація назви або логотипу (чи слогана) мобільного додатку у юрисдикції, на ринку якої додаток поширюється. Насправді це варто зробити вже на етапі задуму чи на початкових етапах розробки.
Онлайн-площадки для розміщення застосунків, не зобов’язують розробників надавати підтвердження реєстрації ТМ для використання відповідного найменування чи логотипу у назві свого додатку при його розміщенні. Однак, це не виключає обов’язку поважати права інтелектуальної власності інших осіб.
Які можливості дає зареєстрована ТМ у цьому випадку:
(і) превентивна функція: в ідеальному світі перед розміщенням додатку розробник перевіряє, чи не зареєстрована ще ТМ, яку він планує використати як назву свого продукту, і чи не порушуватиме він права третіх осіб.
(іі) захисна функція: при порушеннях, зокрема, копіюванні найменування додатку в назвах інших додатків чи їх описі ТМ дає підставу забанити додаток чи обліковий запис розробника-порушника. Для підтвердження факту порушення прав, як правило, потрібно і достатньо надати підтвердження реєстрації ТМ.
(ііі) якщо ж розробник опинився з іншого боку, і скаргу буде подано проти нього та його додатку, саме наявність у нього зареєстрованої торговельної марки стане доказом добросовісного використання відповідного найменування/логотипу та захистить від видалення застосунку із платформи за порушення.
- Інвестиції та просування.
Інвестиційна привабливість бізнесу залежить в тому числі від сили бренду. А сила бренду залежить від впізнаваності його атрибутів серед користувачів. Впізнавані атрибути бренду – ті, в просування яких вкладаються кошти. А робити це без зареєстрованих торговельних марок доволі ризиковано. Зв’язок, вважаємо, очевидний.
Крім цього, як вже було зазначено, зареєстрована ТМ у деяких випадках є обов’язковою вимогою інвесторів.
- Актив бізнесу.
По-перше, права на ТМ можна внести як вклад до статутного капіталу юридичної особи.
По-друге, права на використання ТМ можна передавати за ліцензійним договором. Це особливо актуально у сфері відеоігор, коли при для цілей дистрибуції гри між компанією-розробником та паблішером укладається договір, що містить умови надання такого права.
Якщо говорити більш загально, то право на використання ТМ може також передаватись при колабораціях, для створення мерчу, у відносинах франчайзингу, при розміщенні API.
Відповідно, зареєстрована ТМ може приносити додатковий прибуток, а не виконувати лише статусну роль.
- Інше.
Окрім перерахованих вище конкретних прикладів переваг ТМ для IT-бізнесу, торговельна марка також:
- надає пріоритетне право на використання відповідної назви/логотипу чи іншої форми знака: вже з моменту подачі заявки на реєстрацію заявник може оскаржувати ті знаки, що подані на реєстрацію пізніше, якщо вони конфліктують щодо відповідних товарів/послуг в одній юрисдикції.
- крім цього, будь-яке використання ТМ без авторизації власника є незаконним і тягне за собою відповідальність згідно із відповідним законодавством, тобто у такому сценарії торговельна марка є інструментом для стягнення розміру збитків з порушників.
- ТМ в Україні є підставою для міжнародної реєстрації ТМ за Мадридською угодою (одночасна реєстрація в обраних країнах за однією заявкою), у випадку, якщо є намір вийти на іноземні ринки.
- якщо маркетинговий бюджет обмежений – ТМ є непоганим рішенням, яке мінімізує ризик втрати бренду через недобросовісну конкуренцію і фінансових втрат через розробку нового набору атрибутів компанії.
Крім цього, до очевидного недоліку використання ТМ без реєстрації є те, що потрібно здійснювати постійний моніторинг і перевіряти, чи не порушуються права третіх осіб такою ТМ. Це, в свою чергу, може обернутись незапланованим порушенням прав власника ТМ та обов’язком відшкодувати збитки.
Мульти-юрисдикції: як працює ТМ в цьому випадку та де краще реєструвати?
Правило, яке потрібно пам’ятати при обранні юрисдикції для реєстрації ТМ:
ТМ надає захист лише у тій країні, у юрисдикції якої вона зареєстрована!
Тобто, торговельна марка, зареєстрована в Канаді, не поширює захист на ЄС, США та інші країни, і порушення прав на ТМ в цих країнах не матимуть наслідків в країні реєстрації (за винятком випадків, коли ТМ визнана добре відомою).
Така особливість створює широкі можливості для недобросовісних дій. До прикладу, інтернаціональні бренди (ТМ відомих соцмереж, застосунків, ігор і т.д.) реєструють у широкому переліку країн вже на етапі планування запуску продукту. Це стратегія, яка має на меті не допустити «захоплення ТМ» (реєстрацію цих ТМ іншими особами) з цілю їх подальшого продажу реальним власникам ТМ.
Яку країну для реєстрації торговельної марки обрати?
Однозначної відповіді на питання про те, де варто реєструвати ТМ, немає. Почати, очевидно, варто із реєстрації в країні, в якій в основному здійснюється діяльність. Однак для сфери IT діло майже ніколи не обмежується єдиним ринком: як аутсорсингові, так і продуктові компанії орієнтуються на широку аудиторію.
В такому разі необхідно виділити пріоритетні ринки та розпочати з них. Так, назви та логотипи для мобільних додатків зазвичай реєструють у США як першій юрисдикції, і по мірі розростання реєструють і в інших країнах.
Якщо є необхідність реєструвати ТМ у кількох країнах, можна обрати один із варіантів:
- реєструвати у кожній юрисдикції за окремими заявками;
- здійснити реєстрацію за Мадридською системою за єдиною міжнародною заявкою.
Варіант 1 може бути зручним у випадку, коли юрисдикцій не багато, і перелік товарів та/або послуг у них не є ідентичним (наприклад, на кількох з ринків представлена обмежена кількість послуг). Також, перевагою є те, що заявки не пов’язані, і відмова у реєстрації в одній із країн не впливає на процес реєстрації в інших.
Мова заявки в іноземній юрисдикції може бути складністю. Не завжди є можливість подати заявку англійською, адже для багатьох юрисдикцій мова заявки може бути лише державною, відповідно, потрібно буде залучати місцевих представників для того, щоб вести ефективну комунікацію з відповідним відомством інтелектуальної власності.
Варіант 2 є чудовою альтернативою для сценарію реєстрації у багатьох юрисдикціях, адже допомагає оптимізувати процес. Оптимізація полягає як у зменшенні фінансового навантаження, так і в зменшенні часу, який би зайняв процес реєстрації в кожній країні індивідуально. Міжнародна заявка подається через систему Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO).
До основних переваг такого варіанту належать:
- за Мадридською системою можна зареєструвати ТМ у 125 країнах-членах Мадридського союзу, що складається з Договірних сторін Мадридської угоди та Мадридського протоколу;
- єдина мова заявки (англійська, французька або іспанська) та збір у єдиній валюті (швейцарські франки);
- централізована система для моніторингу статусу заявки;
- за загальним правилом, після міжнародної реєстрації є можливість поширити реєстрацію на додаткові країни.
Важливою умовою для того, щоб подати єдину міжнародну заявку у WIPO, є наявність реєстрації торговельної марки/активної заявки на її реєстрацію в одній із країн-членів («базовий знак»).
В цьому аспекті необхідно пам’ятати про залежність міжнародної заявки від базового знака протягом 5-ти років. Що це означає? Заявка у першій юрисдикції може бути відхилена повністю або частково, а реєстрація – скасована повністю або частково. У такій ситуації міжнародний знак буде скасований у відповідному обсязі. У зв’язку з цим, доцільним є подання заявки на міжнародну реєстрацію вже після успішної реєстрації в первинній юрисдикції. Це допоможе уникнути зайвих втрат, адже при відмові у реєстрації сума збору поверненню не підлягає.
Перелік товарів/послуг у міжнародній заявці може бути вужчим за той, що передбачений базовим знаком, однак розширювати його і «виходити за межі» не можна. Саме через це стратегія реєстрації ТМ на міжнародних ринках має включати аналіз товарів та/або послуг, які потрібно буде реєструвати.
До прикладу, якщо компанія, яка на сьогодні розробляє лише мобільні ігри, планує розширити діяльність на ринок відео ігор для консолей, то такі плани потрібно враховувати при формуванні переліку товарів/послуг при первинній реєстрації ТМ.
Заявка подається через той самий орган, який здійснював реєстрацію базового знака. Після отримання WIPO заявки та перевірки її на відповідність формальним вимогам, WIPO надсилає її у відповідні відомства інтелектуальної власності у країнах, включених у міжнародну заявку. Кожне відомство вирішує щодо надання правової охорони ТМ згідно відповідного законодавства. Навіть у випадку відмови, таке рішення не впливає на можливість реєстрації в інших країнах заявки.
Сума збору за реєстрацію міжнародного знака складається з основного внеску, додаткового збору для визначених Договірних Сторін (не кожна країна встановила додатковий збір) і додаткової плати за кожен клас товарів і послуг понад три. WIPO пропонує зручний інструмент у вигляді калькулятора для того, щоб розрахувати вартість міжнародної реєстрації.
Реєстрація ТМ у всіх країнах-членах Європейського Союзу.
Окрім процедури міжнародної реєстрації, описаної вище, однією із популярних процедур реєстрації одразу в багатьох країнах є процедура реєстрації в EUIPO, що дозволяє зареєструвати ТМ одразу у всіх країнах ЄС. У цьому випадку подається єдина заявка.
Процес реєстрації. Що особливого?
На рішення про обрання юрисдикції впливають і вимоги до реєстрації ТМ. Хоча загальні умови та підстави для відмови схожі, процедура реєстрації ТМ в різних юрисдикціях має свої особливості. Деякі з них можуть бути обтяжливими, тому важливо розуміти їх наперед.
Підготовка до реєстрації
В будь-якому випадку, перед ініціюванням процедури реєстрації торговельної марки необхідно визначити:
- хто буде заявником: фізична особа чи компанія;
- клас для реєстрації ТМ;
- перелік товарів та/або послуг, які постачаються/надаються під відповідною ТМ. Після подання заявки вносити зміни до переліку можна тільки в сторону зменшення, можливість розширювати список не передбачена.
- чи не вказує назва/логотип на суть послуг чи товарів (чи не є ТМ описовою) – такі торговельні марки мають слабку розрізняльну здатність та не підлягають реєстрації за загальним правилом. Наочний приклад: “Apple” для техніки є достатньо унікальною торговельною маркою, а той час як “Apple” для продажу яблук прямо вказуватиме на суть товару та не підлягатиме реєстрації.
Прикладами описових ТМ є наступні назви мобільних додатків: Adware Cleaner, Disk Cleaner, Virtual Installer, Duplicate File Cleaner, Number Finder. Їх функціонал прямо описаний в назві, відтак, знаки вважаються описовими.
Для оцінки ТМ в цьому аспекті також можна проаналізувати, як часто використовується слово/слоган, який складає ТМ, у рекламі відповідних товарів/послуг, заявлених для реєстрації. Якщо часто – з високою ймовірністю марка є описовою.
Попередній пошук
Важливий крок до початку процедури реєстрації – проводити попередній пошук на предмет наявності конфліктів – тотожних або схожих до ступеня змішування торговельних марок інших правовласників чи заявників. Це допоможе уникнути фінансових втрат, адже буде зрозуміло наперед, чи взагалі є шанс зареєструвати бажаний знак, що зменшить ризик відмови або опозиції.
Зареєструвати торговельну марку легко! Напиши нам!
При оцінюванні результатів пошуку звертайте увагу на наступне:
- перелік товарів/послуг: він не обов’язково повинен бути ідентичним для визнання конфлікту, як правило, достатньо спорідненості, навіть якщо класи різні;
- для наявності потенційного конфлікту достатньо, щоб найменування чи логотип були схожими (в тому числі співзвучними). До прикладу, “Book-reader”, “Bookreeder”, “Book radar”; “F. Barkley”, “Ef Barglee” є співзвучними назвами;
- конфлікт матиме місце і тоді, коли торговельні марки включають одна одну, наприклад, ”Pixels” та “Pixels Development” як торговельні марки для компаній, що надають послуги із розробки сайтів, є схожими та з високою ймовірністю заявка, подана пізніше, буде відхилена;
- оцінка можливого змішування відбувається з точки зору середньостатистичного користувача. Відтак, навіть якщо схожі ТМ мають абсолютно різну семантику, це може не вплинути на рішення про відмову у реєстрації, якщо така семантика не є очевидною для користувачів;
- Foursquare « Fivesquare, Instagram « Storygram, тощо – на перший погляд, різні торговельні марки, однак між ними прослідковується логічний зв’язок. Якщо користувач при взаємодії із такою торговельною маркою може припустити, що певний продукт належить іншій компанії через схожу назву, чи, наприклад, що певні товари – це мерч відомого бренду, або колаборація, така ТМ з дуже високою ймовірністю буде визнана конфліктною.
Зручні сервіси для проведення попереднього пошуку:
Етапи реєстрації
Процес реєстрації складається з таких етапів:
- Подача заявки на реєстрацію та сплата офіційних зборів.
- Перевірка документів заявки на відповідність як формальним вимогам, так і на предмет наявності підстав для відмови у реєстрації. Опціонально – сповіщення про виявлені проблеми та відповідь заявника на листи відповідних відомств. На цьому етапі у реєстрації може бути відмовлено, якщо заявник не надав додаткову інформацію або не навів переконливих аргументів на користь реєстрації ТМ (у випадку, зокрема, виявлення конфлікту з іншим знаком чи описовості ТМ).
- Публікація заявки та встановлення періоду для подання опозицій власниками інших торговельних марок. На цьому етапі у випадку неуспішного для заявника процесу опозиції заявка може бути відхилена.
- Якщо опозиції не заявлені – винесення рішення про реєстрацію ТМ на видача сертифікату, який діє 10 років, після чого може бути поновлений, за загальним правилом, необмежену кількість разів.
Загалом процедура в різних країнах відповідає наведеній вище, з деякими відмінностями у строках. Втім, у певних юрисдикціях є особливі умови та вимоги до реєстрації торговельних марок. Про деякі популярні юрисдикції розповідаємо нижче.
Особливості реєстрації ТМ в ЄС
Реєстрація ТМ в Європейському союзі можлива 2 шляхами: 1) в окремих відомствах країн-членів, та 2) шляхом подання єдиної заявки в EUIPO (European Union Intellectual Property Office).
При цьому, на відміну від процедури реєстрації за Мадридською системою, збір за подання заявки є єдиним. На сьогодні він становить 850 євро за один клас (+ 50 євро за другий клас, + 150 євро за кожний наступний). Порівнюючи із витратами на реєстрацію в кожній окремій країні, це очевидно вигідно як фінансово, так і з точки зору оптимізації затрат часу.
Tips&tricks, щоб успішно зареєструвати ТМ в ЄС
- Нерезиденти подають заявку через особистий кабінет із залученням representative – представника перед EUIPO. Окрім цього, через представника відбувається комунікація з відомством.
- Форма, яка дозволяє додати представника – “Advanced Form”.
- Для того, щоб сформувати список товарів/послуг, рекомендовано підбирати найменування із затвердженого переліку – Goods and services builder. Ця база даних містить терміни, які вже були прийняті EUIPO та національними відомствами інтелектуальної власності в Європейському Союзі. Відтак, розгляд заявки буде спрощений. Надання власних найменувань допустимо, однак в такому разі процес може затягнутись, та потенційно виникне необхідність редагувати перелік заявлених товарів/послуг.
- EUIPO перевіряє заявку на наявність безумовних підстав (absolute grounds) для відмови, наприклад описовість, протиріччя загальноприйнятим нормам моралі, введення в оману користувачів, тощо.
- Особливістю процесу реєстрації ТМ в ЄС є те, що наявність конфлікту з раніше поданими або зареєстрованими торговельними марками не перевіряється самим відомством – це питання віднесено до відповідальності правовласників. Після публікації заявки такі правовласники мають право подати опозицію та заявити про наявність конфлікту, із наведенням аргументів. При цьому, неважливо, чи раніше подана/зареєстрована ТМ на території всього ЄС, чи в одній із країн-членів.
Тобто, наявність конфлікту навіть в одній країні блокує можливість реєстрації ТМ на території ЄС за єдиною заявкою, що ще раз підтверджує важливість попереднього пошуку.
В той же час, в процесі заповнення заявки, після заповнення поля «товари та послуги», EUIPO пропонує перелік потенційних конфліктів. Його варто перевірити для того, щоб впевнитись, що на етапі попереднього пошуку всі такі потенційні конфлікти були враховані.
Пошук потенційних конфліктів зручно здійснювати як за допомогою наведених вище баз зареєстрованих знаків та заявок, так і за допомогою інструменту EUIPO – eSearch plus.
Вся процедура реєстрації триває близько 5 місяців, за умови відсутності підстав для відмови та відсутності опозицій.
Висновок
Вкладаючи час та кошти у створення продукту та його просування, важливо подбати і про захист бренду. Ситуація на сучасному ринку ІТ-послуг та ІТ-продуктів диктує свої правила. Велика кількість шляхів для недобросовісної конкуренції, паразитування на goodwill, кіберсквотингу тощо спонукає використовувати всі законні способи захисту бренду. Одним із них є реєстрація торговельної марки.
Незалежно, в якій юрисдикції здійснюється діяльність, торговельна марка є як інструментом захисту, так і активом бізнесу. Не зволікати із реєстрацією торговельної марки у всіх юрисдикціях, де здійснюється діяльність чи на ринки яких планується вихід в найближчому майбутньому – найменше, що власник бізнесу може зробити для його захисту та зміцнення позиції на ринку.