Реєстрація торгової марки у США – 6 переваг для IT-бізнесу.

Вихід на американський ІТ ринок – чи не про це мріє кожен стартап, та й вже успішний бізнес?

І ось ви тут. Аплодисменти. Ціль досягнута, клієнти є. Що ще потрібно для щастя?

Зареєструвати торгову марку в США!

Ось наша дружня порада

Не для всіх такий крок є очевидним.
Основна функція торгової марки – ідентифікувати ваші товари/послуги та дозволити користувачам відрізняти їх від схожих товарів/послуг. Звісно, використовувати trademark можна без будь-якого «узаконення», а реєстрація торгової марки – виключно ваше право.

Однак уявімо ситуацію: ви витратили сили і час на створення унікального бренду, придумали цікаву назву, яка запам’ятовується, вклали гроші на розвиток, і почали використовувати торгову марку. Одного «прекрасного» дня ви зрозуміли, що інша IT компанія, яка надає аналогічні послуги, просто скопіювала бренд і спокійно користується ВАШОЮ торговою маркою.

Звісно, ви спробували достукатись до совісті конкурента, закликати його до доброчесності, та у відповідь почули: «А ми вже подали заявку на реєстрацію торгової марки у США! Ciao bambino, sorry!»

Звучить кепсько, еге ж?

Та найгірше те, що якщо така ТМ буде зареєстрована, ви майже напевне втратите можливість зареєструвати торгову марку з такою ж назвою без неоспорюваних доказів більш раннього використання.

Раніше ми вже писали про процедуру та особливості реєстрації торгової марки в U.S. Patent and Trademark Office (USPTO).  У цій статті ми пояснимо, чому важливо не упустити цей момент при діяльності на американському ринку, і які переваги надає реєстрація торгової марки у США.

Перевага №1. Підтвердження права власності на торгову марку.

Що це означає? Інформація про зареєстровану ТМ з’являється в базі даних USPTO, і є доступною при здійсненні пошуку назв торговельних марок. Це сприятиме тому, що інші компанії уникатимуть використання таких самих або схожих назв у своїй діяльності.

Окрім того, уже після подання заявки на реєстрацію USPTO буде призупиняти реєстраційний процес щодо тих торгових марок, які конфліктують із вашою, а після її офіційної реєстрації – відмовляти у реєстрації таких марок.

Реєстрація також надає офіційні інструменти для протидії недобросовісному використанню вашої ТМ конкурентами.

Наприклад, при подачі позову у федеральний суд у випадку недобросовісного надання послуг під вашою зареєстрованою ТМ іншим суб’єктом,  ви маєте право вимагати відшкодування встановлених законом сум (statutory damages), а не доказувати розмір реальних збитків, що зменшує тягар доказування і дає більше шансів на успіх.

А це значна перевага, зважаючи на те, що реальні збитки часто складно довести.

Таким чином, наявність зареєстрованої торгової марки є перш за все способом превентивного захисту від порушень ваших прав недобросовісними конкурентами.

Перевага №2. Дія ТМ на території всіх штатів.

Що це означає? Ви будете єдиним у всій країні, хто має право продавати товари/надавати послуги під цією назвою.

Захист від порушення цього права також поширюється на всю територію країни. Навіть якщо зараз у планах здійснювати діяльність лише в одному штаті (хмм, онлайн-бізнес не знає кордонів), із зареєстрованою ТМ на момент розширення бізнесу вам не потрібно буде турбуватись про захист своїх прав в інших штатах.

Перевага №3. Зареєстрована ТМ – важливий актив вашого бізнесу, що робить його більш привабливим для інвестування.

Стартапи зазвичай живуть завдяки інвестиційним вливанням, але тссс, нікому не кажіть!

Реєстрація ТМ свідчить про серйозність намірів щодо розвитку бізнесу, і однозначно буде плюсом до карми, коли дійде до інвестування. Навіть більше – на практиці наявність зареєстрованої торгової марки зазвичай є прямою умовою інвесторів для надання коштів, що цілком справедливо.

Окрім цього, бренд як «обгортка» бізнесу є одним із найцінніших активів.

Наприклад, достатньо згадати приклади співпраці брендів одягу з мультинаціональними брендами, такими як Coca–Cola чи Marvel. У цих випадках торгова марка сама по собі є прибутковим бізнесом.

Тільки розпочинаючи свою справу, ви не задумуєтесь про її продаж. Однак зареєстрована ТМ може принести користь у майбутньому, запевнивши потенційних покупців в тому, що заходи захисту проти порушень вже прийняті, що, у свою чергу, значно збільшить цінність і  вартість вашої компанії.

Перевага №4. Доменні спори – це довго і боляче. Як ТМ впливає на результат їх розгляду?

На жаль, тут діє правило “first come, first served”, тому не рідкісними є ситуації, коли доменні імена за назвою ТМ вже зареєстровані за іншим власником.

Ще гірше, якщо це зроблено спеціально для того, щоб потім цей домен вам же продати (так званий «cybersquatting»).  Раніше ми вже розповідали про це.

Яка ж роль торгової марки у доменних спорах? Для успішного оскарження доменного імені відповідно до правил UDRP, заявник повинен довести, що він має права на заявлену торгову марку і що власник домену отримав його недобросовісно. Без зареєстрованої торговельної марки надзвичайно важко, якщо взагалі можливо, це зробити.

Перевага №5. Зареєстрована ТМ для маркетингових цілей.

Навіть якщо ТМ є просто описовою («merely descriptive») та не підлягає реєстрації в основному реєстрі, все рівно залишається можливість зареєструвати її у Supplemental Register.  Реєстрація у Додатковому реєстрі також надає право використовувати знак реєстрації у своїй діяльності та запобігає реєстрації схожих до ступеня змішуваності марок.

Окрім цього, деякі онлайн платформи пропонують власникам торгових марок механізм відстежування товарів/послуг, які продаються через платформу під цією маркою. Це також дає можливість швидко встановлювати факти порушень прав на торгові марки та оперативно на них реагувати. Зазвичай такі програми доступні лише для зареєстрованих ТМ.

Перевага №6. Неоспорюваний статус ТМ після 5-ти років використання.

Згідно американського законодавства, після набуття торговою маркою статусу неоспорюваної, сертифікат про реєстрацію стає незаперечним доказом дійсності ТМ, права власності на неї, та ексклюзивного права її використовувати. Іншими словами, власник ТМ матиме перевагу у суді із цих питань, що не може бути спростовано протилежними доказами.

Наприклад, неоспорювана торгова марка не може бути оскаржена з причини, що вона є «merely descriptive», тобто просто описова.

Окрім того, у випадку, якщо власник ТМ змушений подати позов про порушення його прав на торгову марку, статус неоспорюваної ТМ значно зекономить судові витрати.

Я лише планую продавати свій IT–продукт на американському ринку…. Що робити?

Однією із суттєвих переваг реєстрації ТМ у США є можливість зареєструвати марку, яка ще не використовується в комерційній діяльності, на підставі intent-to-use application. Після подачі заявки у заявника є півроку для того, щоб почати використовувати ТМ у комерційному обороті та подати підтвердження цього у USPTO.

Що найбільш важливо – після реєстрації дата подачі intent-to-use заявки вважатиметься датою першого використання ТМ у комерційній діяльності, що дає перевагу при виникненні необхідності заявити пріоритет.

 

Зверніть увагу, що реєстрація ТМ в США дає захист лише на території цієї країни. Тому, якщо ви плануєте вести діяльність в ЄС, Великобританії, Канаді, доцільно зареєструвати торговельні марки і в цих країнах. Детальніше про це – тут.

З такою кількістю переваг, реєстрація торгової марки в США безперечно є одним із найважливіших кроків для IT-бізнесу, який планує або вже активно здійснює діяльність на американському ринку.

Все ще вагаєтесь? Звертайтесь до нас, проконсультуємо 🙂

Повний юридичний супровід реєстрації торгових марок у США!

Просто заповнюйте форму нижче 😉