Реєстрація торговельної марки в США: дорожня карта
Джерело: Trademark basics by USPTO.
Реєстрація торговельних марок стає все більш затребуваною послугою на ринку. Причиною такої важливості є прагнення людей захищати власні товари чи послуги від недобросовісної конкуренції. А найпростіший спосіб це зробити – зареєструвати торговельну марку 🙂
Що таке торговельна марка?
Закон США визначає це як слово, фразу або логотип, що ідентифікує походження товарів або послуг та дозволяє відрізнити товари/послуги однієї особи від товарів/послуг іншої.
Для її реєстрації необхідно виконати наступні дії:
1. Визначити свою ТМ, міжнародний клас та власника.
Дуже важливо приділити увагу першому кроку реєстрації, оскільки найменша невідповідність процедурі може мати негативні наслідки для подальшої успішної реєстрації ТМ.
Перший крок – це вибір марки, яку необхідно зареєструвати. Зверніть увагу на два основні запитання:
- чи можливо зареєструвати ТМ;
- наскільки важко її захистити.
Закон США встановлює вимоги до знаків, які можуть отримати охорону як ТМ. Оцінку відповідності позначення таким критеріям краще проводити із залученням кваліфікованого фахівця, який має необхідні спеціальні знання та практичний досвід у цих питаннях.
Далі потрібно визначити міжнародний клас ТМ. Такі класи різняться за категоріями товарів, сферами послуг, для яких використовується ТМ. Для зручності використання у Міжнародній класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація) усі існуючі у світі товари/послуги згруповані у 45 класів.
Наприклад, найпопулярнішими класами для ІТ-компаній є 9-й та 42-й, що застосовуються в діяльності з електричними та науковими пристроями, а також у науковій та комп’ютерній сферах. Якщо в заявках зазначається, що торговельна марка використовується з товарами/послугами різних класів, кожен клас оплачується окремо.
Для реєстрації необхідно надати докази використання ТМ саме під час реалізації (надання) конкретних товарів/послуг, зазначених у заявці, споживачам, які перебувають на території США. Оскільки наведені вище два класи доволі пов’язані, досить легко помилитись у виборі одного з них. У цьому випадку ваша заявка може бути скасована без грошової компенсації. Тому рекомендуємо звернутися до компетентної особи, аби переконатися в правильності подання заявки.
На кого реєструвати ТМ (на юридичну чи фізичну особу) залежить тільки від вас. З одного боку, ТМ реєструється для фізичної особи у випадку, коли вона використовується періодично різними компаніями або структурами. За таких обставин, якщо одна компанія припиняє існування, фізична особа – власник ТМ зможе оперативно надати право на використання ТМ другій компанії без виконання будь-яких реєстраційних формальностей. З іншого боку, можна обирати юридичну особу як власника ТМ, якщо ви хочете збільшити капіталізацію компанії за рахунок нематеріальних активів, а також якщо ви впевнені в стабільності юридичної особи (наприклад, коли це материнська компанія, на якій зосереджені усі активи).
Перед подачею заявки рекомендується провести пошук через базу даних USPTO. Таким чином, ви зрозумієте, чи вже хтось подав заявку на реєстрацію з тією ж чи зовсім подібною маркою. Наявність ідентичних чи схожих торговельних марок може стати підставою для відмови у реєстрації вашої ТМ.
2. Підготувати та подати онлайн-заявку
Закон США передбачає два варіанти заявок:
а) Заявка на використання ТМ (Use in Commerce);
б) Заявка про намір використовувати ТМ (Intent to Use).
У першому випадку зазначається місце проживання та громадянство заявника, дата першого використання марки у США та у світі загалом, зображення такої марки (за наявності). Ключова обставина, важлива для подачі заявки цього виду, полягає в наступному: якщо ви заявляєте використання торговельної марки в комерційних цілях, ви вказуєте USPTO, що марка фактично використовується в США або між США та іншою країною.
В заявці про намір використовувати ТМ потрібно вказати дані про місце проживання та громадянство заявника, товари/послуги, щодо яких заявник має добросовісний намір використовувати марку, зображення такої марки. Цей тип заявки залишає за вами право на використання ТМ, якщо ви тільки збираєтесь починати свій бізнес, а також перешкоджає іншим подавати заявку на тотожну чи схожу торговельну марку, якщо вони подаватимуть її після вас.
Після того, як ваша заявка буде готова, потрібно подати її електронно через форму у спеціальній системі — Trademark Center. Розмір державних зборів за подання заявки залежить від того, яка кількість класів заявляється, використано стандартні формулювання назв товарів/послуг (доступні у Мануалі USPTO) чи кастомізовані, обсяг (кількість знаків) кастомних формулювань. Більше інформації про збори за подання заявки Ви можете прочитати тут.
З 15.02.2020 електронна форма подання заявки — обов’язкова і стандартна для всіх заявників (письмова допускається лише за виняткових обставин). Та це і на краще — паперова форма була дорожчою 🙂
3. Зачекати, коли заявка буде оцінена і за потреби дати відповідь на листи
Якщо ваша заявка відповідає мінімальним вимогам для її подачі, їй буде присвоєний порядковий номер. Така заявка буде передана відповідному експерту, який повинен оцінити вашу заявку на відповідність всім чинним правилам та необхідним зборам. Зазвичай, такий аналіз займає до 12 місяців.
У цей період перевіряючий заявки може надіслати вам офіційний лист (Office Action), який може містити як відмову щодо вашої заявки, так і прохання внести зміни до наданої інформації. Якщо такий документ було отримано, у вас є до 6 (шести) місяців, аби надати відповідь. В іншому випадку, заявка буде відхилена.
Пам’ятайте: за подання відповіді на перший лист не потрібно сплачувати державний збір. Дізнатися більше про Office Action можна тут.
4. Чекати остаточне рішення щодо Вашої заявки
Якщо в поданій заявці не було виявлено жодних проблем, перевіряючий публікує ТМ в “Офіційному віснику” (“Official Gazette”). З моменту її публікації дається 30 днів третім сторонам для подання заперечень (опозиції) щодо вашої реєстрації або подання клопотання про продовження часу на подання заперечень. Якщо такі дії з боку третіх осіб не були виконані, ви переходите до наступного етапу реєстрації.
Він же ж залежить від заповненої вами форми: чи використовували ви ТМ у комерційних цілях (use in commerce), чи тільки маєте намір її використовувати (intent-to-use form).
Якщо ви заповнювали першу форму, USPTO реєструє вашу ТМ та надсилає вам офіційне свідоцтво про реєстрацію.
Якщо подали заяву про намір, видається повідомлення про погодження (Notice of Allowance). Повідомлення про погодження – це письмове повідомлення від USPTO, яке означає допущення ТМ до реєстрації. Після цього є ще 6 (шість) місяців для надання відповіді на вказаний документ у формі Заяви про використання (Statement of Use) або ж попросити про продовження часу на відповідь. Необхідно додатково сплатити 150 доларів за один клас при поданні такого документа. За подання клопотання про продовження – 125 доларів за один клас.
Приділіть достатню увагу формі Statement of Use, особливо її зразку specimen (доказ того, як ви використовуєте свою ТМ на ринку). Для належного оформлення specimen треба дотримуватися певних умов. Наприклад, якщо ви хочете зареєструвати ТМ для сайту знайомств, ви можете зробити скріншот свого вебсайту, де видно:
а) саму ТМ;
б) способи замовлення послуг;
в) прайс-лист.
Наведений перелік не є вичерпним, оскільки законодавство США встановлює широкий перелік необхідних вимог для specimen. Якщо вони не будуть дотримані, USPTO може знову видати Office Action.
У разі дотримання всіх вимог щодо Statement of Use, а також коли ви надали відповіді на всі Office Action (якщо такі надходили), і такі відповіді визнані перевіряючим експертом належними і достатніми, видається сертифікат про реєстрацію ТМ.
Якщо ви не надали відповіді (надали неповну, неналежну відповідь) на всі листи USPTO щодо Statement of Use, тоді надсилається Final Office Action, яким вам відмовляють у реєстрації. Однак, якщо ви з ним не згодні, за додаткову плату існує можливість подання скарги до Комісії з розгляду спорів та апеляцій щодо торговельних марок. У разі, якщо Комісія визнає дійсними доводи вашої скарги, видається реєстраційний сертифікат.
5. Продовжити право на ТМ.
Щоб продовжити використовувати ТМ, ви повинні заповнити певні документи. Якщо ТМ не зареєстрована відповідно до Мадридського протоколу, ви повинні подати Заяву про використання (Declaration of Use) та/або Заяву про виправдане невикористання (Declaration of Excusable Nonuse), що подаються між 5 та 6 роком після дати реєстрації.
Також між 9-м та 10-м роками після дати реєстрації та кожного 9-ого і 10-ого року після цього ви повинні подати Заяву про використання (Declaration of Use) та/або Заяву про виправдане невикористання (Declaration of Excusable Nonuse) і Заяву про поновлення (Application for Renewal) відповідно. У випадку, якщо ви не подали такі документи, ви зобов’язані розпочати процес реєстрації заново. Але ми сумніваємось, що ви хочете пройти знову цю процедуру 🙂
Пам’ятайте: від 3 серпня 2019 року для представництва заявників на реєстрацію ТМ, учасників процесу розгляду спорів Комісією з розгляду спорів та апеляцій щодо торговельних марок, які є іноземцями або юридичними особами, зареєстрованими за кордоном, законодавство США вимагає залучення американського патентного повіреного.
Наша компанія має партнерські відносини з американськими юристами, які можуть допомогти вам у процесі реєстрації торговельної марки в USPTO. Все, що вам потрібно зробити для реєстрації ТМ в США, – це лише заповнити форму нижче.
Якщо плануєте продавати свої товари на Amazon, додатково інформуємо, що після подання заявки на ТМ можна включити Вашу ТМ до Amazon Brand Registry, детальніше про який описано тут.
