Ліцензійний договір в ІТ-бізнесі. Види та ризики
В ІТ-бізнесі сила силенна ліцензій. Такі договорі є одними з найчастіших, які необхідні при реалізації проєктів різного рівня складності і масштабу: починаючи від ліцензій на фото на photostock і закінчуючи white-label solutions конкретного програмного забезпечення для великих ІТ-продуктів.
Суть ліцензійного договору полягає в тому, що одно сторона (іменується як ліцензіар, яким може бути, наприклад, ІТ-компанія) надає іншій стороні (іменується як ліцензіат, якими можуть бути, наприклад, будь-які інтернет-користувачі) дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності. Наприклад, ІТ-компанія передає в користування інтернет-користувачам програмне забезпечення для хмарного геймінгу. До останніх за договором не переходить право власності на ПЗ: вони можуть тільки ним користуватися, однак не можуть розпорядитися (наприклад, не можуть продати ці об’єкти права інтелектуальної власності третій особі).
У ліцензійному договорі визначається, яким способом, протягом якого строку та на якій території може здійснюватися таке використання (та, відповідно, за яку плату).
Законодавство, а саме Цивільний кодекс України в частині 3 статті 1108 виділяє щонайменше три види ліцензій: виключна, одинична, невиключна.
Виключна ліцензія
Ця ліцензія забороняє видачу власником об’єкту права інтелектуальної власності ліцензій третім особам. Це означає, що якщо ІТ-компанія видала ліцензію на програмне забезпечення певній особі, вона не може протягом часу цієї виданої ліцензії видати ще одну ліцензію будь-якій іншій особі.
Невиключна ліцензія
Ця ліцензія, на відміну від виключної ліцензії, не забороняє видачу ще однієї ліцензії іншій особі. Нерідко такі ліцензії прописуються в договорах на надання послуг з розробки програмного забезпечення. ІТ-програміст при наданні послуг конкретній компанії може використовувати свої власні технології, які були розроблені ще до укладення договору з цією компанією. І хоча ця технологія використовується при наданні послуг для компанії, в розробника залишатиметься право власності на неї. При цьому розробник за договором видає компанії невиключну, безстрокову, безвідкличну ліцензію на такі свої технології. Невиключність ліцензії означає, що програміст може використовувати ці свої технології і при наданні послуг іншим компаніям-замовникам. Наведемо приклад такого договірного положення:
“To the extent that any Contractor’s Background Technology is incorporated into the Deliverables, Contractor grants to Customer an irrevocable, perpetual, paid-up, non-exclusive, worldwide right and license to use, modify, and copy such Contractor’s Background Technology”.
Одинична ліцензія
Це ліцензія, що є похідною від виключної ліцензії, оскільки так само виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об’єкта права інтелектуальної власності. Однак є й дуже чітка відмінність від виключної ліцензії. Якщо за виключною ліцензією ІТ-компанія як ліцензіар не може паралельно з ліцензіатом використовувати об’єкт права інтелектуальної власності, то за одиничною ліцензію ІТ-компанія як ліцензіар та інша особа як ліцензіат можуть одночасно використовувати об’єкт. Відтак, за одиничної ліцензії використання об’єкта права інтелектуальної власності розподіляється між ліцензіаром і ліцензіатом.
Зауважимо, що законодавство не обмежує видачу ліцензій вказаними видами. Сторони можуть обрати й інші види ліцензій. Головне, аби вони не суперечили закону.
Аби обрання конкретного виду ліцензії, що буде імплементована в ліцензійному договорі, було коректним, слід зважати на механіку самих відносин між ліцензіаром та ліцензіатом.
У договорі важливо вказати вид ліцензії. Якщо цього не було здійснено, то в силу частини 4 статті 1109 ЦК України презюмується, що за договором видається невиключна ліцензія. Цей вид ліцензії за замовчуванням існує у ліцензійному договорі.
Нюанси при укладенні ліцензійного договору – ризики визнання договору нікчемним
При укладенні ліцензійного договору завжди слід звертатися до юристів, які будуть враховувати всі нюанси, важливі для договору. Частина 9 статті 1109 ЦК України недвозначно наголошує, що якщо умови ліцензійного договору суперечать положенням ЦК України, то вони є нікчемними.
При видачі ліцензії слід якомога розлогіше прописати всі права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, які надаються, та дозволені способи використання. Невказання цих прав означає, що вони не є наданими (частина 6 статті 1109 ЦК України). Таке прописування переліку прав є прямою вимогою законодавства і її недотримання призведе до того, що права просто не будуть переданими. Тобто фактично договір не може бути реалізованим, оскільки ліцензіату не надані права. Рекомендовано крім самого переліку прав прописувати в договорі посилання на акти міжнародного права у сфері інтелектуальної власності, які містять детальні переліки прав, що існують:
“Licensor transfer to Licensee any other rights to uses that exist today and will exist in the future, as well as any rights determined by the Copyright, Designs and Patents Act 1988, Bern Convention on Protection of Works of Literature and Art (Paris Act as of 24.07.1971, as amended and restated on 02.10.1979), Universal Copyright Convention, 1952, as well as other international treaties”.
Не менш важливо зробити застереження щодо території, на яку поширюються надані права на використання об’єкта права інтелектуальної власності. Якщо не вказано, на яку територію поширена дія ліцензії, то в силу вимог закону вважається, що вона поширена на територію України (частина 7 статті 1109 ЦК України). Невказання території може мати несприятливі наслідки, особливо, коли мова йде про зовнішньоекономічний договір між українським та іноземним суб’єктами.
Так, якщо за Software license agreement, укладеним за правом України, надаються права на програмне забезпечення іноземній юридичній особі і при цьому не зроблено застереження щодо країн, на які поширюється дія ліцензії, це означає, що іноземець як ліцензіат не зможе використовувати програмне забезпечення поза межами України.
Серед договорів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ліцензійний договір є одним з тих, які доволі детально регламентовані українським законодавством. Саме тому при складанні договору та погоджені з контрагентом всіх істотних умов слід звертатися до юриста за допомогою, аби передбачити в договорі всі необхідні положення.
У “Посібнику для суддів з інтелектуальної власності” вказано, що ліцензійний договір вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов (строку дії договору; способу використання твору; території, на яку поширюється право, що надається; інших умов, щодо яких за вимогою однієї із сторін повинно бути досягнуто згоди).
Якщо в договорі не досягнуто істотних умов, які вимагається законом, такий договір є неукладеним. Тобто це означає, що між сторонами договір як такий і не був укладений, між ними не виникло жодних зобов’язань. В ІТ-сфері, де має місце сила силенна ліцензій, некоректне надання прав ліцензіату від ліцензіара може впливати і на дійсність субліцензій, які видавалися ліцензіатом іншим особам. На практиці це може потягнути “ефект доміно” (тобто неукладеність ліцензійного договору призведе до неможливості реалізації субліцензійних договорів).
Особливості субліцензійних договорів
В умовах, коли ІТ-компанії як ліцензіату необхідно видати ліцензію на програмне забезпечення будь-якій іншій особі, потрібно мати на це згоду ліцензіара – власника ПЗ (частини 4 статті 1108 ЦК України).
Важливо те, що ліцензіат може видати субліцензію з суворим дотриманням принципу «ніхто не може передати більше прав, ніж сам володіє». Тобто, якщо певне право (наприклад, право публічної демонстрації) не було надано ліцензіату, то ліцензіат не зможе надати його субліцензіату.
Саме тому при укладенні субліцензійних договорів завжди необхідно перевіряти, чи не виходить обсяг прав, зазначених в субліцензійному договорі, за межі обсягу прав, які були зазначені в ліцензійному договорі. Субліцензіату доцільно перевіряти це на етапі укладення субліцензійного договору, аби впевнитися, що застосовувані ним способи використання програмного забезпечення будуть правомірними.
Модель субліцензійних договорів нерідко зустрічається при механіці Software as a service, коли іноземні компанії видають вільні публічні ліцензії на елементи програмного забезпечення інтернет-користувачам. Наприклад, компанія в США, маючи свого посередника в Україні – зареєстровану ТОВ, зможе спершу укласти ліцензійний договір з українською юридичною особою, а остання, у свою чергу, може видати вільні публічні ліцензії кінцевим користувачам. При цьому українська ТОВ не зможе надати кінцевим користувачам більше прав, ніж було їй надано від американської компанії.
Як бачимо, у сфері права інтелектуальної власності є сила-силенна деталей, які обов’язково слід враховувати на етапі складання та підписання ліцензійних договорів. Їх неврахування може бути помилкою, яку юристам доведеться важко “лікувати” при перемовинах з контрагентами за ліцензійним договором.
В Legal IT Group будуть раді допомогти з аналізом ліцензійних договорів або ж зі складанням нових. Відправляйте свої документи нам на review і ми люб’язано вам допоможемо!
