Доменні спори: різниця між підходами у розгляді акредитованими установами по UDRP та українськими судами.

Доменні спори набирають все більшої популярності. Хоча за законодавством багатьох країн доменне ім’я не відноситься до об’єктів інтелектуальної власності, воно є досить потужним засобом індивідуалізації в мережі Інтернет, і в майбутньому може перерости в реальний всесвітній бренд.

 

Порядок делегування доменних імен

Для полегшення сприйняття найменування сайту числові адреси співпоставляються з буквеними позначеннями – доменними іменами (доменами).

Порядок організації всесвітньої мережі Інтернет та розподілення доменних імен контролюється Міжнародною корпорацією по розподіленню адресного простору мережі Інтернет (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

Система керування мереженим простором Інтернет побудована за ієрархічним принципом (з верхнього до нижчих рівнів), тому кожен наступний користувач доменів (адміністратор домену) має приєднатися до відкритої угоди, що встановлює загальні правила користування доменом відповідного рівня. Правила доменів нижчих рівнів базуються на правилах доменів вищих рівнів та не можуть їм суперечити.

Доменні зони та їх адміністратори зазвичай не обтяжують особливими вимогами до реєстрантів. Тому реєстрація доменного імені діє за принципом «правило першої реєстрації» – власником вільного доменного імені стає особа, яка раніше за всіх звернулася за реєстрацією.

Проте існують виключення. Зараз для нових загальних доменів верхнього рівня (gTLD) імплементовано у правила спеціальний особливий період – «sunrise period», протягом якого власники торгових марок можуть попередньо зареєструвати імена, які збігаються або схожі на їх ТМ, щоб уникнути кіберсквотингу. Це відбувається до загального запуску такого нового gTLD.

Також, для прикладу, Процедура делегування доменних імен другого рівня в зоні .UA регулюється Регламентом особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA та Регламентом публічного домену.

Відповідно до пункту 3.3 Регламенту. UA приватні доменні імена другого рівня в домені .UA делегуються виключно у разі, якщо відповідне доменне ім’я повністю, або його компонент другого рівня (до знака, але не включаючи цей знак), за написанням співпадає зі знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту. Тому зареєструвати домен «domainname.ua» може лише правовласник або ліцензіат відповідної ТМ.

Але це правило не поширюється на доменні імена третього та наступних рівнів, наприклад «domainname.com.ua», що призводить подекуди до зловживань з боку реєстрантів.

 

Єдина політика вирішення доменних спорів як світовий стандарт 

З метою захисту правовласників у мережі ICANN розробила Єдина політика вирішення доменних спорів (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy – UDRP) та Правила єдиної політики вирішення доменних спорів (Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Роlісу).

В основу цих правил покладено Паризьку конвенцію з охорони промислової власності, а саме ст. 10 bis  щодо актів недобросовісної конкуренції.

Для задоволення позову та передачі або видалення доменного Імені, Позивач повинен довести наступне:

і) Доменне ім’я тотожне або схоже до ступеня змішування з торговою маркою, права на які належать Позивачу; і

іі) Відповідач не має прав або законних інтересів щодо Доменного Імені; і

ііі) Доменне ім’я було зареєстровано і використано недобросовісно.

Якщо один з елементів позивач не доведе – заяву буде відхилено, а доменне ім’я залишиться у колишнього власника.

Організацією ICANN акредитовано розглядати доменні спори в багатьох доменах (.COM, .ORG тощо) Азійський центр з вирішення доменних спорів (Asian Domain Dispute Resolution Center); Національний Арбітражний Форум (National Arbitration Forum); Центр з Арбітражу та Посередництва ВОІВ (WIPO Arbitration and Mediation Center); Чеський арбітражний суд, арбітражний центр з вирішення спорів, пов’язаних з Інтернетом (The Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes). У 2019 році до цих провайдерів приєднався Канадський міжнародний центр з вирішення спорів в Інтернеті (Canada International Internet Dispute Resolution Centre). Ці акредитовані установи керуються UDRP, але мають власні додаткові правила.

Найпопулярнішою організацією для вирішення доменних спорів вважать Центр з Арбітражу та Посередництва ВОІВ який за рік розглядає понад 3000 спорів. За їхньою статистикою, кожний рік їх кількість збільшуються не менше ніж на 10 %.

Відповідно до пункту 4 (а) (i) UDRP, позивач має довести що спірний домен ідентичний або подібний до ступеня змішування між з його ТМ.

Цікавим є той факт, що за практикою акредитованих організацій, не обов’язково мати зареєстровану торгову марку аби звернутися із позовом. Тому щоб довести перший пункт Політики, необхідно показати що заявник володіє common law trademark rights або його власне Прізвище використовуються у бізнесі і має риси притаманні торговій марці.

Щоб встановити права на незареєстровану торгову марку для цілей Політики, позивач повинен показати, що його знак придбав розпізнавальну здатність, і що споживачі асоціюють з відповідними товарами або послугами саме позивача. Такими доказами може бути  (i) термін і характер використання знака (ii) сума продажів товарів під цим знаком, (iii) природу і масштаб реклами, що використовує знак, (iv) ступінь упізнаваності, (v) соціологічне опитування споживачів. Для обґрунтування цих факторів позивач повинен представити конкретні докази.

На відміну від українського підходу до вирішення доменних спорів, арбітри цих центрів досліджують питання того чи має відповідач законні інтереси щодо доменного імені та чи було воно зареєстровано і використано недобросовісно в незалежності від заявлених позивачем аргументів. Існують рішення, за якими відповідачі не подавали відповіді, але арбітром було не було знайдено двох елементів Політики, окрім як схожості з ТМ чого замало для задоволення вимоги заявника про переделегування чи видалення спірного домену.

В цілому практика арбітражних центрів, які вирішують доменні спори за правилами UDRP, зводиться до використання власних прецедентів. Це пов’язано і тим, що країни учасників спору мають різне регулювання відносно охорони прав на знаки для товарів та послуг, але дії з реєстрації доменних імен і подання позову можна оцінювати через призму Паризької конвенції.

У грудні 2018 року на конференції доменної індустрії UADOM було повідомлено, що Всесвітня організація інтелектуальної власності (WIPO) та Адміністратор публічного домену .UA – Товариство з обмеженою відповідальною «Хостмайстер» уклали договір, яким запроваджено можливість розгляду доменних спорів на основі UDRP (Єдиної політики розв’язання доменних спорів) щодо реєстрації та використання доменного імені другого рівня ccTLD .UA.

19 березня 2019 року Адміністратор публічного домену .UA затвердив Єдину політику вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA.

Розгляд доменних спорів буде здійснюватися Центром  з арбітражу та посередництва ВОІВ в порядку, передбаченому в Політикою .UA, Правилами Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA та Додатковими правилами Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Одна з ключових відмінностей Політики .UA  від UDRP полягає у третьому елементі, визначеному у пункті 4(а) ііі Політики .UA  – позивачу слід довести що доменне ім’я було зареєстроване або використовуватися недобросовісно.

 

Доменні спори в українських судах

Українська судова практика у доменних спорах зазначала значних змін. З 2000-х років у перших справах суди вказували, що відповідно до чинного законодавства України Принципи та Правила, встановлені організацією ICANN, не мають загальнообов’язкового характеру на території України, проте в розумінні статті 7 Цивільного кодексу України можуть вважатися звичаєм ділового обороту, прийнятим в міжнародній практиці та який регулює відносини з вирішення спорів, які стосуються делегування доменних імен.

Водночас вони вважали що переделегування спірного доменного імені не є ефективним способом захисту оскільки діючим законодавством України не передбачено який саме спосіб захисту має бути застосований в справі про порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в доменному імені.

Згодом суди почали приходити до висновку про необхідність застосування принципу найбільш справедливого та ефективного способу захисту.

Що ж стосуються застосування трьох елементів доказування UDRP, то судді обмежується лише їх цитуванням. Суди не досліджують чи має відповідач законні інтереси щодо доменного імені та чи було воно зареєстровано і використано недобросовісно. Вони не звертаються до прецедентів, які тлумачать правила в цій частині щодо певних обставин.

Зазвичай вимоги ґрунтуються на тому, що спірне доменне ім’я порушує наступні об’єкти інтелектуальної власності позивача:

• Знак для товарів та послуг;
• Комерційне (фірмове) найменування;
• добре відомий знак.

Власник прав на знак для товарів і послуг має право забороняти іншим особам використовувати тотожне чи схоже до ступеня змішування з цим знаком позначення лише стосовно тих товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано, чи споріднених з ними товарів і послуг. Інколи позивачі припускаються цієї помилки звертаючись з вимогами відносно заборони використання їх знаку у доменного імені, власник якого не здійснює діяльність та використання доменну для просування товарів чи послуг у тому числі споріднених, що є підставою для відмови у позові.

Також поширеною помилкою позивачів є звернення з позовними вимогами лише до реєстратора та адміністратора домену. Вони є особами, які виконують комплекс організаційно-технічних заходів, необхідних для забезпечення функціонування технічних засобів підтримки адресування споживачів послуг Інтернету. Тому суди вбачають відсутність передбачених чинним законодавством підстав для покладення відповідальності на них за реєстрацію доменних імен, які подібні до ступеня змішування із знаками позивачів.

В силу положень п. п. 1, 4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно зі ст. 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Тому позивачі, які не мають зареєстрованого в Україні знаку для товарів та послуг обирають цей шлях.

Реєстранти доменних імен (відповідачі) у спорах із виробниками будуть лінію захисту на принципі вичерпання прав, оскільки відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» – виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється зокрема на використання знака для товару, введеного під цим знаком у цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою.

Також відповідачі намагаються довести що доменне ім’я є їхнім комерційним (фірмовим) найменуванням або вони мають право попереднього користувача на ТМ.

 

Висновки

Підходи у вирішенні доменних спорів за Єдиною політикою вирішення доменних спорів та національним законодавством сильно різняться. Так, наші суди обмежені законодавчим регулюванням і не звертаються настільки глибоко до UDRP, як реального звичаю ділового обороту.

У свою чергу акредитовані ICANN установи на вирішення доменних спорів досить глибоко досліджують усі нюанси реєстрації, використання спірного доменного імені і формують власні прецеденти для подальших справ в оцінці конкретних обставин.