Реєстрація торговельної марки за Мадридським протоколом. Алгоритм

Уявіть: ваш бренд стає популярним не лише в Україні, а й у сусідній Польщі, Німеччині, США. І раптом хтось там реєструє ваш бренд швидше за вас. Ви втрачаєте право продавати під власним ім’ям на перспективному ринку. Звучить жахливо, але це реальність для підприємців, які не подбали про міжнародний захист вчасно. На щастя, існує інструмент, який спрощує це завдання — Мадридська система реєстрації торговельних марок.

Що таке Мадридська система

Мадридська система (або Мадридський протокол, Мадрид) — це міжнародна система, яка дозволяє зареєструвати торговельну марку одразу в понад 130 країнах світу через одну заявку. Замість того, щоб подавати окремі документи в кожній країні (уявіть папери, переклади, різні вимоги), ви подаєте єдину міжнародну заявку через патентне відомство своєї країни.

Більше про особливості, міфи та правду про Мадридську систему читайте за у нашій статті Міжнародна торговельна марка: міфи та правда про Мадридську систему.

Коли варто реєструватися за Мадридським протоколом

Не кожному бізнесу потрібна міжнародна реєстрація. Якщо ви  реалізуєте товари на місцевому ринку без планів експорту, можна обійтися національною торговельною маркою. Але є ситуації, коли Мадридська система стає зручним інструментом захисту:

1. Ви плануєте експорт

Виходите на Amazon, відкриваєте потужності в Європі, запускаєте доставку за кордон — ваш бренд потребує захисту там, де з’являться ваші товари чи послуги.

2. Працюєте в e-commerce

Ваш інтернет-магазин доступний з будь-якої точки світу, а значить, хтось може “позичити” вашу назву та дизайн.

3. Розробляєте програмне забезпечення або цифрові продукти

IT-бізнес не має кордонів. Якщо ваш додаток чи сервіс може завантажити користувач із Німеччини чи Канади, краще подбати про захист.

4. Маєте амбіції масштабуватися

Навіть якщо зараз ви працюєте локально, але бачите потенціал виходу на міжнародні ринки — краще зареєструватися заздалегідь. Торговельні марки реєструються швидко, а от відбирати їх у недобросовісних конкурентів — процес довгий і дорогий.

Покроковий алгоритм реєстрації за Мадридським протоколом

Тепер до конкретики. Якщо ви вирішили вийти на міжнародний ринок, то ось що вам потрібно зробити, щоб ваш бренд отримав міжнародний захист:

Крок 1: Базова реєстрація в Україні

Перш ніж подавати міжнародну заявку, ваша марка має бути зареєстрована (або хоча б подана на реєстрацію) у відомстві інтелектуальної власності  вашої країни (якщо “домашньою” країною вашого бізнесу є Україна, то вам необхідно подавати документи до Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ)). Це обов’язкова умова для всіх торговельних марок, адже Мадридська система працює за принципом “домашньої бази” — ви маєте спиратися на національну реєстрацію\заявку, бо без неї ви не зможете звернутися по міжнародну реєстрацію. 

Чому ще важлива “домашня реєстрація”? В одній з наших статей “Міжнародна торговельна марка: міфи та правда про Мадридську систему” ми розбирали, що базова заявка\реєстрація важлива в перші 5 років реєстрації міжнародної заявки. Якщо протягом цього періоду національну реєстрацію скасують (наприклад, через конфлікт з іншою торговельною маркою) або орган інтелектуальної власності відмовить у реєстрації, міжнародна охорона автоматично припиняється. Після п’яти років міжнародна реєстрація стає автономною — вона продовжує діяти незалежно від долі української.

Це “правило залежності” робить ретельну підготовку базової заявки критично важливою, тому необхідно провести попередній пошук схожих марок, точно описати товари та послуги, які відповідають вашій діяльності або планам на майбутній розвиток бізнесу. 

Порада: строки реєстрації торговельних марок в Україні наразі від 18 місяців, тому ми рекомендуємо вам врахувати цей час при побудові вашої бізнес та ІР стратегій.

Крок 2: Визначення країн і класів товарів та послуг

Коли ви маєте прийняту заявку/зареєстровану торговельну марку, ви вже можете рухатися ближче до міжнародної реєстрації. Для цього вам необхідно обрати, у яких країнах ви хочете захистити свою марку. Це необов’язково мають бути всі 130+ країн-учасниць Мадридської системи — зазвичай обирають ключові ринки збуту.

Також важливо визначити класи товарів і послуг за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (МКТП). Враховуючи наявність базової реєстрації або заявки, ви вже знаєте свої класи, але якщо ні — важливо правильно  їх підібрати.

Усього існує 45 класів: класи 1-34 — товари, класи 35-45 — послуги. Кожен клас відповідає за власну нішу: наприклад, 9 клас — це завантажувальне програмне забезпечення, 5 клас включає фармацевтичні та ветеринарні препарати, а 42 клас покриває послуги з проєктування та розробки комп’ютерного апаратного і програмного забезпечення. Чим більше класів, тим ширший захист.

Як це працює на практиці:

Ви виробляєте органічну косметику і плануєте виходити на зарубіжні ринки експорту. Вам потрібні клас 3 (косметичні засоби) як основний. Якщо плануєте надавати косметологічні послуги, то зверніть увагу на клас 44 (послуги краси). Якщо плануєте продавати мерч із логотипом — додайте клас 25 (одяг).

Порада: врахуйте, що деякі відомства інтелектуальної власності просять надати підтвердження надання послуг або реалізації товарів, які вказані в заявці. Тому важливо підходити до вибору класів свідомо та враховувати практики відомств конкретних країн. Більше про локальні реєстрації торговельних марок та наш досвід читайте тут.

Крок 3: Підготовка документів

Після визначення із базовими заявками, країнами та класами, ви можете готувати основні документи для міжнародної заявки. Для цього потрібно підготувати наступні документи:

• Заповнена заявка (форма ММ2)
• Зображення торговельної марки 
• Опис товарів/послуг англійською, французькою чи іспанською мовою
• Довіреність (якщо діє патентний повірений)
• Квитанції сплачених мит

Зверніть увагу: залежно від обраних країн, перелік документів може розширюватись.Так, наприклад, для США необхідно заповнювати додаткову форму  ММ18.

Відомство з питань інтелектуальної власності перевіряє, чи відповідає міжнародна заявка вашій базовій національній. Якщо все гаразд, заявку пересилають до Міжнародного бюро ВОІВ (Всесвітня організація інтелектуальної власності) у Женеві (Тому часом таку реєстрацію називають “реєстрацією в Женеві”).

Крок 4: Сплата мита

Вартість міжнародної заявки складається з:

• Базове мито (653 CHF (швейцарських франки( для чорно-білої марки, 903 CHF для кольорової)
• Індивідуальні мита для окремих країн (розмір залежить від юрисдикції)
• Збір відомства з питань інтелектуальної власності за пересилання заявки
  (в Україні збір складає 2400 грн).

 На перший погляд система розрахунку вартості може здаватися складною, однак саме Мадридська система дозволяє оптимізувати витрати, оскільки замість подання окремих заявок у кожній країні ви здійснює єдину централізовану оплату до Міжнародного бюро ВОІВ. Досвідчені фахівці допоможуть правильно розрахувати всі збори та уникнути зайвих витрат і затримок у процедурі.

Крок 5: Експертиза в обраних країнах

Після того, як Міжнародне бюро прийме вашу заявку до розгляду та опублікує її в бюлетені, кожна обрана вами країна проводить власну експертизу. У них від 12 до 18 місяців (залежить від правил країни), щоб прийняти рішення щодо вашої торговельної марки.

Кожна обрана країна самостійно розглядає міжнародну заявку на торговельну марку відповідно до свого національного законодавства. Водночас відмова в реєстрації в одній із зазначених країн не впливає на розгляд заявки в інших юрисдикціях і не означає відмову в міжнародній реєстрації загалом. Це дозволяє вам зберегти правову охорону торговельної марки в тих державах, де реєстрація була успішно завершена.

Зверніть увагу: відомство може відмовити в реєстрації торговельної марки, якщо ваша марка:

• Схожа на вже зареєстровані торговельні марки в цій країні
• Порушує публічний порядок чи мораль
• Є загальновживаним терміном (наприклад, торговельна марка “ Вода” для напоїв)
• Вводить в оману споживачів
• Проти вашої заявки подано заперечення іншими заявниками\власниками зареєстрованих торговельних марок проти вашої заявки і відомство задовольнило ці заперечення

Якщо протягом цього терміну заперечень не надійшло і відомство не відмовило в реєстрації — вітаємо, ваша марка захищена в цій країні.

Крок 6: Отримання охорони та підтримка

Після успішної експертизи ви отримуєте охорону в кожній схваленій країні. Міжнародна реєстрація діє 10 років із можливістю продовження кожні 10 років.

Важливо: міжнародна реєстрація торговельної марки, як і національна, діє 10 років та потребує своєчасного продовження. Водночас окремі відомства, зокрема США, можуть вимагати подання доказів використання торговельної марки та додаткових документів протягом строку охорони. Тому доцільно залучати юристів, які проконтролюють строки та забезпечать правильне й своєчасне подання всіх необхідних документів.

Типові помилки та як їх уникнути

Помилка 1: Реєстрація без дослідження

Перед подачею перевірте, чи немає схожих марок у базах даних обраних країн. Щоб зберегти кошти і не втратити час, залучіть юристів, які зможуть професійно провести пошук по базах торговельних марок (WIPO Global Brand Database, реєстри торговельних марок конкретних країн) та оцінити потенційні ризики відмови в реєстрації та шанси на успіх.

Помилка 2: Економія на класах

“Бажаю зареєструвати тільки один клас, а потім додамо” не спрацює, адже розширення класів потребує нової заявки та нових витрат. Краще і значно дешевше одразу визначити всі релевантні ніші бізнесу і однією заявкою покрити максимум.

Помилка 3: Ігнорування термінів

Якщо країна надсилає заперечення, у вас є обмежений термін на відповідь. Не проґавте дедлайни, щоб не втратити охорону в цій юрисдикції.

Помилка 4: Відсутність моніторингу

Після реєстрації потрібно стежити за ринком: чи не використовує хтось схожу марку? Чи немає заявок на подібні позначення? Раннє виявлення порушень суттєво економить гроші та захищає репутацію.

Альтернативи Мадридському протоколу

Є ситуації, коли Мадридська система може бути не оптимальним варіантом:

Якщо вас цікавить правова охорона виключно в межах Європейського Союзу, доцільно подати заявку на реєстрацію торговельної марки ЄС безпосередньо через EUIPO (Відомство інтелектуальної власності Європейського Союзу). Одна така реєстрація забезпечує захист одразу в усіх 27 державах-членах ЄС і часто є швидшим та економічно вигіднішим рішенням порівняно з процедурою за Мадридською системою.

Якщо ж вам необхідна охорона торговельної марки лише в окремій країні, у деяких випадках доцільно розглянути пряму національну реєстрацію. Наприклад, у США національна процедура може бути більш ефективною, якщо захист потрібен лише в межах однієї юрисдикції.

Але для бізнесу з амбіціями на 5+ окремих країн Мадридський протокол залишається оптимальним рішенням.

Висновки

Мадридський протокол — це не магічна паличка, яка автоматично захистить ваш бренд по всьому світу. Це інструмент, який спрощує складний процес міжнародної реєстрації, економить час і гроші.

Legal IT Group — це юридична фірма, яка має понад 10 років досвіду реєстрації торговельних марок у найрізноманітніших юрисдикціях. Ми допоможемо оцінити перспективи вашої заявки, підготувати базову заявку та документи для міжнародної заявки, обрати оптимальний перелік країн і супроводжувати процес від подачі до фінальної реєстрації. Зверніться до нас за консультацією — і ваш бренд отримає захист на міжнародних ринках.