Захист бренду одягу: що дає зареєстрована ТМ?

З юридичної точки зору, індустрія моди – це складна мережа різноманітних прав інтелектуальної власності. Авторські права, патенти та торговельні марки відіграють визначну роль у визначенні розвитку бренду, розробці продуктів та лояльності клієнтів.

Торговельні марки (ТМ) – це слова, символи, зображення, орнаменти, звуки та інше, пов’язані з певним брендом. У моді їх часто використовуються для захисту від підробок та контрафакту, які є поширеним явищем у цій галузі. 

Ми часто пишемо про те, що реєстрація ТМ – один з найбільш важливих інструментів захисту бренду. У цій статті ми з практичної точки розберемося, як це працює і які можливості відкриває для fashion бізнесу. 

1. Презумпція правоволодіння

Перше і найголовніше, що дає реєстрація торговельної марки – презумпція правоволодіння. Без свідоцтва ви – просто користувач назви або логотипу. Натомість наявність свідоцтва про реєстрацію ТМ надає вам презумпцію виключних прав на використання марки у зв’язку з товарами чи послугами, на які вона поширюється. 

Після реєстрації жоден інший бізнес у вашій галузі не може законно використовувати марку, ідентичну до вашої або настільки подібну, що може призвести до змішування з вашою. 

2. Захист бренду 

Після реєстрації ТМ для вас відкривається ряд юридичних можливостей захисту бренду на досудових та судових етапах. Зокрема, ви отримуєте виключне право забороняти її використання третім особам. Наявність свідоцтва про реєстрацію торговельної марки є ключовим аргументом, оскільки цей документ офіційно підтверджує ваші права та значно посилює правову позицію. Без зареєстрованої ТМ будь-які претензії будуть здебільшого декларативними. Доведення першості використання,  встановленої репутації бренду або недобросовісності перед конкурентами або судом є складним, ресурсозатратним і тривалим процесом.

Які саме можливості дає зареєстрована ТМ?

1. Припинення порушення – вимога негайно зняти вивіску, видалити пост в Instagram або зняти товар з продажу.

Вимога щодо припинення порушення на перших етапах може бути оформлена у вигляді так званого cease-and-desist letter. Такий лист направляється до сторони, яка використовує вашу торговельну марку без належного дозволу. У ньому окреслюється право власності на ТМ, конкретно висвітлюється незаконна діяльність та вимагається припинення подальших порушень. Cease-and-desist letter є зручним способом відстоювання своїх прав на ринку, оскільки не вимагає такої кількості ресурсів як підготовку справи до суду та попереджає третю сторону про можливість майбутніх позовів проти неї, якщо вона продовжуватиме несанкціоновано використовувати вашу марку. У певних випадках такого листа може бути достатньо, щоб переконати опонента припинити таку діяльність.

Водночас якщо cease-and-desist letter виявився нерезультативним, є можливість звернутися до суду з вимогою про припинення порушення. Міжнародна судова практика містить багато кейсів з цього приводу. 

Прецедентним випадком є Richemont v. Various Online Sellers (2014). Група Richemont займається виробленням і торгівлею предметами розкоші й володіє низкою відомих брендів, таких як Cartier та Montblanc. Компанія подала позов проти основних інтернет-провайдерів країни щодо платформ, де здійснювалася торгівля підробками товарів Richemont. Високий Суд Сполученого Королівства виніс рішення з вимогою заблокувати доступ до вебсайтів, що продають контрафактну продукцію бренду. 

Захопливою справою є Louis Vuitton v. Warner Bros. (2012). Модний дім Louis Vuitton Malletier, S.A. звернувся до американського суду із позовом проти кіно-гіганта Warner Brothers Entertainment, Inc. через використання підробки однієї зі своїх сумок у фільмі “Похмілля 2: З Вегаса до Бангкока” 2011 року. У одній зі сцен персонаж знаходиться в аеропорту з підробленою сумкою бренду. Невдовзі він сідає на лавку і каже: «Обережно!…це ж Lewis Vuitton». Warner Brothers врешті-решт перемогли у спорі, оскільки суд визнав використання ТМ художньо доречним, при цьому таке використання не було явно оманливим для споживачів. 

2. Відшкодування збитків та/або компенсація – ви можете стягнути з порушника неодержаний прибуток або фіксовану компенсацію за кожен випадок порушення.

Прикладом справи із відшкодуванням збитків є Chanel, Inc. v. What Goes Around Comes Around (WGACA) (2024). У 2018 році легендарний бренд Chanel подав  позов проти WGACA, компанії реселерів, що з 1990-х років займалася перепродажем вживаних люксових речей. Бренд звинувачував опонентів у порушенні прав на торговельну марку, неправдивій рекламі та створенні оманливого зв’язку. Претензії Chanel стосувалися несанкціонованого використання WGACA ТМ та посилань на Chanel у своєму маркетингу, що нібито вводило споживачів у оману і змушувало їх вважати, що Chanel схвалює або підтверджує автентичність вживаних продуктів.

Остаточне рішення включає постійну заборону WGACA щодо використання ТМ та брендинг Chanel у своєму маркетингу та виплатити бренду $4 млн компенсації за порушення прав.

Louis Vuitton v. Louis Vuiton Dak (2024). Louis Vuitton має значну славу щодо відстоювання своїх прав інтелектуальної власності. «Louis Vuiton Dak» – ресторан смаженої курки у Південній Кореї. З корейської мови «Dak» (닭) перекладається як «курка». Загалом назва мала утворювати певний каламбур. Ресторан використовував пакування із візерунком, подібним до унікального монограмного візерунка Louis Vuitton. Суд постановив, що назва «Louis Vuiton Dak» змішується з «Louis Vuitton», оскільки відрізняється лише однією літерою. Особливо очевидною була схожість у вимові. Ресторан був зобов’язаний змінити свою повну назву та сплатити великі штрафи за порушення. 

3. Захист на митному кордоні

Свідоцтво про реєстрацію торговельної марки відкриває можливість її внесення до Митного реєстру об’єктів інтелектуальної власності. Для цього необхідно подати окрему заяву і пакет документів. 

Основна функція цього реєстру – сприяння захисту бізнесу від контрафактної продукції. 

Як це працює?

Якщо хтось спробує ввезти в Україну або вивезти за кордон партію одягу з вашим логотипом без вашого дозволу, митниця зупинить оформлення товару і повідомить вас. Це дозволяє блокувати контрафакт ще на кордоні.

4. Due Diligence

Якщо ви захочете залучити інвестора або продати частку в бізнесі, інша сторона буде проводити перевірку (due diligence). Частиною цієї перевірки є реєстрація ключових IP активів. Ця процедура проводиться заради мінімізації ризиків у співпраці, а відсутність зареєстрованої ТМ – це величезний юридичний ризик. Реєстрація, навпаки, робить ваш бренд привабливим для інвестицій і сприяє довірі потенційних партнерів. 

5. Делегування прав (Ліцензування торговельної марки)

Ліцензування торговельної марки – процедура, яка дозволяє ліцензіату використовувати назву або логотип бренду на продуктах. Це дозволяє брендам диверсифікувати свої пропозиції, зберігаючи при цьому контроль над своєю інтелектуальною власністю через структуровані угоди. Наприклад, такий бренд, як Gucci, може ліцензувати свій логотип для використання на сонцезахисних окулярах або парфумах, розширюючи свою присутність за межі основного продукту, тобто одягу.

Процес ліцензування полягає в укладенні спеціального ліцензійного договору.  Такі договори може укладати лише правовласник ТМ. 

У ліцензійному договорі можна передбачити наступні умови:

• Дозволяти іншим виробляти одяг під вашим брендом за роялті (відсоток від продажів).
• Чітко прописувати в договорі територію використання, терміни та стандарти якості.
• Юридичні інструменти контролю підтримки репутації бренду.

Calvin Klein, Inc. v. Warnaco Group, Inc. (2000). Відомий бренд джинсового одягу Calvin Klein та Warnaco Group об’єднувала довга історія співпраці, у якій за допомогою ліцензування Warnaco Group значною мірою збільшило продажі CK. При цьому у травні 2000 року бренд подав позов проти Warnaco Group за навмисне введення в оману та порушення прав на торговельну марку також за те, що компанія реалізовувала продукцію CK у warehouse clubs, що нібито суперечило умовам ліцензійного договору та шкодило репутації бренду. Компанії врегулювали спір за угодою. 

6. Захист доменного імені та соцмереж

Факт реєстрації торговельної марки відіграє велику роль при подачі скарг щодо онлайн-контенту у соціальних мережах. Служби підтримки цих платформ пріоритетно розглядають скарги саме від власників свідоцтв.

Також зареєстрована ТМ – це чи не єдиний вагомий аргумент у суперечках щодо доменних імен. Такі конфлікти виникають тоді, коли торговельна марка повністю або частково використовується іншим суб’єктом як доменне ім’я. Таким чином деякі недобросовісні учасники ринку намагаються отримати прибутки, паразитуючи на імені та репутації акторів, відомих у своїй сфері. Це явище навіть отримало свою назву – кіберсквотинг. 

Щодо таких порушень у ЄС було розроблено окрему Уніфіковану політику вирішення спорів щодо доменних імен (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)). У рамках розгляду таких кейсів надважливу роль відіграє факт реєстрації торговельної марки. 

У цьому контексті цікава справа розглядалася у США за участю відомого бренду Hermès. У 2022 році Hermès International подали позов проти художника з Лос-Анджелеса Мейсона Ротшильда, що створив і продавав NFT зображення сумок MetaBirkin та оперував під відповідним доменом. Як відомо, сам бренд виготовляє моделі Birkin вже понад 40 років і за цей час вона стала культовою візитівкою Hermès.

У лютому 2023 року, Суд визнав, що Ротшильд таки порушив права на торговельну марку Hermès та був винним у кіберсквотингу. Присяжні присудили бренду загальну компенсацію збитків у розмірі 133 000 доларів США, що складалися зі  110 000 доларів США очікуваного прибутку від продажів NFT Rothschild та 23 000 доларів США за кіберсквотинг за реєстрацію домену metabirkins.com.

Справа ще не завершилася, адже Ротшильд подав апеляцію на рішення. У будь-якому разі це є цікавий прецедент IP спору, що розкриває особливості відстоювання прав у контексті стрімкого розвитку технологій. 

Юридична компанія Legal IT Group допомагає бізнесам різних галузей у реєстрації  та захисті ТМ в багатьох юрисдикціях, включно з США. Якщо у вас є питання, що стосуються визначення юрисдикції, що підходить саме вам, а також оцінки шансів на реєстрацію, вартості державних зборів, процедурних аспектів реєстрації ТМ, напишіть нам  і ми розкажемо деталі.