Торговельна марка для виробництва: де реєструвати та як обрати класи? Поради юриста
Торговельна марка — це інструмент, що захищає назву, логотип, продукт та репутацію виробництва. Для того, щоб ТМ могла працювати НА виробництво і стала активним інструментом його розвитку, її потрібно обов’язково зареєструвати.
А для того, щоб процес реєстрації пройшов легко та фінансово безболісно, важливо правильно обрати юрисдикцію та класи.
Чому без ТМ працювати виробництву ризиковано?
Зареєстрована торговельна марка стає своєрідним юридичним щитом для бізнесу, пов’язаного з виробництвом, та допомагає уникнути таких ризиків:
– Копіювання основного продукту
Ризик копіювання продуктів — це велика загроза для репутації та прибутку виробництва. Копіювання недоброчесними конкурентами вашого основного продукту може стати проблемою не тільки для великих корпорацій, але й для маленьких автентичних чи починаючих виробництв.
Цю проблему ми детальніше розглянемо у статті згодом, на прикладі відомого австралійського взуття «Ugg».
– Слабкий захист на маркетплейсах, до прикладу на Amazon
Продаж свого продукту на ринку без ТМ загалом — справа ризикована. Однак коли це стосується маркетплейсів, це може суттєво обмежувати ваш продукт у функціях просування на таких онлайн-ресурсах.
До прикладу, на Amazon, якщо ви продаватимете без зареєстрованої торговельної марки, тоді функції «Amazon Brand Registry» будуть для вас недоступними. «Amazon Brand Registry» — це потужний інструмент, що допомагає захищати, просувати та продавати на Amazon, але доступний він лише продуктам, які продаються під зареєстрованою ТМ.
– Низька довіра дистриб’юторів
Дистриб’ютори для виробництв — це важливі партнери, що виводять продукт на різні ринки та цільові аудиторії, і таким чином допомагають виробництву генерувати більше коштів з продажів та додавати впізнаваності продукту. Важливим елементом, який допомагає легко залучати дистриб’юторів та підвищувати попит продукту, є його репутація, проте її буде важко побудувати навколо назви, яка юридично не закріплена за виробником продукта, а отже не належить йому офіційно.
– Сумнівна цінність для інвесторів
Відсутність зареєстрованої торговельної марки для інвесторів означає незавершеність становлення бренду, його нестабільність, також є ризики того що хтось із конкурентів скопіює продукт та зареєструє свою ТМ, що зробить інвестицію у виробництво із незареєстрованим брендом марною тратою коштів, відповідно, такі чинники не сприяють залученню інвесторів та їхній довірі.
Тому, якщо коротко, то торговельна марка — це інструмент, який активно працюватиме на захист та продаж продуктів вашого виробництва, та надасть реальні юридичні важелі впливу на ринку.
Де варто реєструвати торговельну марку?
1. В державі реєстрації виробництва
Спочатку ми радимо зареєструвати ТМ у країні, де розташовані основні потужності вашого виробництва та головний офіс (за наявності), це найперший крок.
Ми часто чуємо фрази: «Зареєструємо коли будуть великі обороти/ прибутки/ масштаби…», проте ця стратегія є хибною, і більше того підвищує ризик втрати ніші, оскільки хтось може скористатись такою можливістю, і зареєструвати таку торговельну марку на схожий товар.
2. Де цільова аудиторія
Важливо для нішевих продуктів, у яких більш вузька цільова аудиторія. До прикладу, якщо ви виробляєте професійне зимове спорядження, то варто буде акцентувати увагу на таких країнах як Австрія, Швейцарія, Норвегія, Швеція, Франція, оскільки зимовий спорт у цих країнах дуже популярний, там масово катаються та навчаються катанню, відповідно, і попит буде високий. Також, хорошим варіантом буде зареєструвати ТМ на ЄС, оскільки одна заявка забезпечує захист на всі 27 держав-членів.
3. У юрисдикціях, чиї ринки хочете охопити
З точки зору масштабування, логічним буде обирати саме ті країни для реєстрації ТМ, де ви плануєте продаж товару у майбутньому та бачите перспективу для розвитку. Метою може бути як розширення продажів на декілька іноземних країн, так і вихід на міжнародний ринок загалом — все залежить від вашої бізнес-стратегії.
Окрім цього, потрібно буде обрати модель реєстрації ТМ, наразі існує 3 найпопулярніші:
- Реєстрація через офіс EUIPO — тобто одна заявка охоплює захист у всіх 27 державах-членах ЄС.
- Реєстрація через Мадридську систему — тут ви не обмежені у виборі країн: можете обирати всі країни які потрібні, подавши одну заявку.
- Реєстрація через офіс державного реєстратора конкретної країни — може бути доцільно коли вам не потрібна реєстрація у багатьох країнах, а достатньо лише однієї-двох. До прикладу, щоб зареєструвати ТМ суто в Україні, потрібно подати заяву на національну реєстрацію через УКРНОІВІ.
В будь-якому випадку, радимо потурбуватись про реєстрацію ТМ одразу після запуску роботи виробництва, а ще краще до цього моменту. Оскільки права на торговельну марку виникають не за фактом її створення, як це працює щодо творів авторського права, а після її реєстрації у державного реєстратора, то цим можуть дуже легко скористатись недобросовісні конкуренти.
Тому реєстрація ТМ — це ваш юридичний захист, і спокій при виході на світові ринки.
Після вибору моделі реєстрації, важливо зазначити про доцільність проведення попереднього пошуку на відсутність потенційного конфлікту з іншими, вже зареєстрованими торговельними марками, у конкретних країнах, чи глобально. Це також важливий крок при реєстрації ТМ, оскільки наявність прямих конфліктів між вашою ТМ та вже зареєстрованими ТМ значно збільшує ризики відмови у реєстрації.
З проведенням попередньої оцінки шансів та пошуку потенційних конфліктів вам радо допоможе команда наших спеціалістів!
Як правильно підібрати класи і чому це так важливо?
Після того як ви оберете юрисдикції у яких плануєте реєструвати ТМ та впевнитесь, що назва, яку ви хочете зареєструвати, вільна, постане питання щодо вибору класів для реєстрації. Наразі більшість держав світу користуються Ніццькою класифікацією, розробленої внаслідок укладення Ніццької угоди від 1957 року, вона налічує 34 класи товарів та 11 класів послуг, кожен клас включає додатково певну кількість деталізуючих формулювань.
Перелік класів можна знайти на офіційному сайті Всесвітнього офісу з інтелектуальної власності – WIPO, їх чимало оскільки вони розроблені для того, щоб покривати всі можливі послуги та товари, які можуть бути на ринку, тому тут можуть виникнути складнощі у підборі.
Важливо серйозно поставитись до цієї задачі, оскільки якщо підібрати менше класів ніж потрібно – ТМ не буде покривати усю діяльність, відповідно захист буде поширюватись лише на заявлені класи. Це створить прогалини в юридичному захисту вашого продукту, і, відповідно, ризики.
Якщо ж навпаки, підбирати класи з підходом «чим більше, тим краще», то ви ризикуєте обрати зовсім непотрібні вам класи, окрім цього така практика може бути визнаною недобросовісною, що підвищує ризики оскарження такої реєстрації.
Для того щоб якісно підібрати класи та формулювання, вам потрібно визначити вектор діяльності виробництва, і передбачити всі можливі продукти. Основні питання на які потрібно відповісти, щоб чіткіше підібрати класи:
- що виробляємо (основний продукт та його варіації) ?
- які складові та комплектуючі?
- які способи продажу (опт/роздріб/онлайн)?
- які супутні послуги (монтаж/сервіс/доставка/навчання)?
До прикладу, якщо ви виробник косметики, то приблизна схема підібраних класів може виглядати так:
3 Клас — косметичні та гігієнічні засоби (креми, лосьйони, сироватки, шампуні та інше) — це основний клас, оскільки це ключовий продукт виробництва.
21 Клас — до прикладу, якщо ви плануєте розширити виробництво, та додати ще косметичні товари, такі як: спонжі, кисті та інше.
35 Клас — це канали продажу продуктів, які ви виробляєте, наприклад роздрібні послуги продажу на Amazon.
Це, звісно, умовний перелік, і все залежить від специфіки товарів вашого виробництва, проте можна зауважити, що варто підбирати класи не тільки виходячи із самого продукту.
Підібрати класи може бути складно, оскільки класів та формулювань багато, і специфіка застосування того чи іншого класу може варіюватись залежно від юрисдикції, тому краще довірити це професіоналам.
До прикладу, у США до формулювань передбачених у класах потрібно майже завжди додавати деталізацію, оскільки USPTO дуже цінує чіткість та не терпить широких формулювань.
Команда Legal IT Group із радістю підбере класи та формулювання для вас з урахуванням усіх особливостей!
Ugg: case study про важливість реєстрації ТМ для виробництва
Чули про бренд взуття «Ugg»?
Це той самий всесвітньо відомий бренд австралійського взуття з овечої шкіри, який був створений для серферів, а згодом цю розробку оцінив і увесь світ.
Але чи це австралійський бренд чи бренд австралійського взуття? Питання яке досі є ахіллесовою п’ятою для австралійців, і ми пояснимо чому.
Справа у тому, що на сьогодні існує два бренди — австралійський та американський, і це дуже показовий приклад того, що може статись, якщо виробництво вчасно не зареєструє торговельну марку.
Все почалось з того, що приблизно у 1950-х роках для серферів розробили взуття, яке зможе їх зігріти після холодного океану, воно стало настільки популярним, що у 1970 році його додали до словника. Відтоді слово «ug» офіційно було позначенням для взуття із овечої шкіри.
Після цього, австралійський підприємець що займався виробництвом “Ugg” поїхав до США і поділився розробкою, це була його велика помилка. Вже зовсім скоро у США зареєстрували ТМ «Ugg» і почали продавати взуття в США та у світі. У той час як австралійський підприємець не мав можливості зареєструвати бренд у Австралії, оскільки він вважався вже описовим через внесення його до словника, і не міг зареєструвати його в США, бо це вже зробили представники США.
Довгий час після цих подій, на ринку існували дві торговельні марки:
- Австралійська «UGG Since 74» – маленьке сімейне виробництво
- Американська «UGG Australia»- мультимільйонна корпорація
Проте, внаслідок складних судовий процесів, що тягнулися до 2019 року, австралійське виробництво було змушене змінити назву під якою взуття буде продаватися за межами Австралії та Нової Зеландії на «Since 74».
Це вимушений крок засновників бренду, який був наслідком протистояння маленького автентичного виробництва, яке не приділило достатньо уваги юридичному закріпленню бренду, та мультимільйонної корпорації, яка скористалась необачністю конкурента.
Це дуже показовий приклад, що тільки підкреслює значимість зареєстрованої ТМ для виробництва, особливо малого.
Висновки
Отже, торговельна марка для виробництва працює лише тоді, коли вона зареєстрована та правильно обрані територія реєстрації та класи, які покривають ваші реальні товари, канали продажу й плани розвитку. Важливо зареєструвати торговельну марку ще на старті діяльності, адже нові невеликі виробництва є найбільш вразливими до копіювання та втрати бренду.
Legal IT Group проведуть комплексний супровід реєстрації торговельної марки для вирбництва. Звертайтесь і ми проведемо перевірку, підберемо класи та супроводимо реєстрацію в Україні, ЄС та інших необхідних державах.
