Торговельна марка на медичні вироби та лікарські засоби. Як зареєструвати?
В медичній галузі безпека людини завжди на першому місці, а тому важливо щоб пакування та зовнішній вигляд продукту допомагали споживачам миттєво розрізняти його походження та робити впевнений вибір, надаючи перевагу якості.
За результатами проведеного компанією Tebra опитування в США більшість споживачів (63%) у віці 45-60 років переважно купують аналоги брендових ліків через нижчу вартість. Однак молодше покоління частіше обирає брендові препарати, навіть якщо вони дорожчі. Це вказує на те, що зареєстрована торговельна марка (далі – ТМ) додає довіри та цінності компанії.
Виробники медичних виробів та лікарських засобів стикаються з багатьма перешкодами під час запуску своєї продукції, але можна вжити практичних заходів для збільшення шансів на успішну реєстрацію ТМ.
З чого ж почати?
1. Визначаємо тип торговельної марки.
Торговельні марки для лікарських засобів та медичних виробів можуть мати різну форму:
| Словесна | NUROFEN, MEDTRONIC, VOLTAREN EMULGEL | ||
| Зображувальна | |||
| Комбінована (зображення+слово) | SIEMENS HEALTHINEERS | ||
| Дизайн пакування | |||
| 3D-форма | |||
| Слоган | Science For A Better Life від Bayer | ||
Найпоширенішим варіантом є словесна, зображувальна та комбінована ТМ. Кольори, звуки, запахи, смаки та текстури також можна зареєструвати як торговельну марку, однак такі форми є нетрадиційними через складність доведення розрізняльної здатності, а тому ризик отримання відмови є високим.
Разом з тим є приклад успішної реєстрації кольору як торговельної марки німецьким виробником Verla-Pharm, Arzneimittel GmbH, зокрема комбінація у пропорційному співвідношенні синього та жовтого кольору для лікарських препаратів (№ 003757267):
Приклад застосування на пакуванні:
Поміж іншого, необхідно враховувати, що не може бути зареєстровано як ТМ позначення, яке:
- складається лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці товарів і послуг;
- може ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження;
- складається лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;
- подібне до вже зареєстрованих торговельних марок;
- державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);
- емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;
- образливі, зневажливі, спрямовані проти інших релігій або вульгарні слова.
Для підвищення шансів на успішну реєстрацію ТМ для медичних виробів / лікарських засобів кращою стратегією буде:
- обрати вигадану назву, якої ще не існує;
- уникати слів, які виглядають або звучать схоже на вже існуючі бренди у медичній сфері;
- не використовувати фармацевтичну основу як основну частину назви вашого продукту;
- не обирати у якості логотипу медичні символи (червоний хрест, чашу Гігеї, а також малюнки анатомії внутрішніх органів людини без оригінального дизайну).
Наприклад, назва Humira, що використовується у назві препарату для лікування аутоімунних захворювань, розпізнається споживачами як торговельна марка, оскільки у назви не існує іншого значення. Натомість заявка на реєстрацію з назвою Clustermedizin для продукції медичного та ветеринарного призначення була відхилена EUIPO через відсутність розрізняльної здатності, а саме елемент “medizin” (нім. «медицина») разом із часткою “cluster” сприймається як «медицина на основі кластера», а тому без додаткових елементів визнається описовою.
Якщо ви все ж маєте намір використовувати комбінацію вже існуючих слів для назви свого продукту, то важливо щоб таке слово не натякало на характер надаваних товарів чи послуг, натомість воно вимагало б певної уяви, щоб споживач міг встановити звʼязок між назвою та продуктом. Наприклад, ТМ CAPSURE для хірургічних та медичних апаратів.
2. Які юрисдикції та класи обрати?
Перш ніж подавати заявку на реєстрацію торговельної марки, яку ви обрали для вашого медичного або лікарського продукту, необхідно визначитись з обсягом охорони, а саме:
- Країна, у якій бажаєте отримати захист бренду;
- Клас товару чи послуги, в межах якого буде діяти захист.
Ви можете захистити бренд:
- в окремій країні, наприклад, у Польщі подати заявку до Патентного відомства Республіки Польща, у США до Відомства з патентів і товарних знаків США (USPTO);
- на території всього ЄС, подавши одну заявку до Відомства інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO), яка охоплюватиме усі 27 держав-членів ЄС. Зверніть увагу, що після Brexit Сполучене Королівство не є членом ЄС, тому для захисту ТМ у цій країні необхідно буде подати заявку саме до Відомства інтелектуальної власності Сполученого Королівства (UKIPO).
- на території країн Бенілюксу, подавши одну заявку до Відомства інтелектуальної власності Бенілюксу, яка охоплюватиме охорону у таких державах як Бельгія, Нідерланди та Люксембург.
- за міжнародною заявкою через Всесвітню організацію інтелектуальної власності (WIPO) за Мадридським протоколом, що дозволяє подати одну заявку на реєстрацію у різних державах-членах, зокрема на окремих континентах (станом на кінець 2025 року Мадридський протокол охоплює 131 країну)
- та інших юрисдикціях.
Як зрозуміти яка юрисдикція підходить саме вам?
Першочергово слід обрати ті країни, у яких бренд вже фактично використовується або планується до використання у найближчий час, у тому числі країну реєстрації компанії-виробника. Зверніть увагу, що деякі юрисдикції вимагають підтвердження комерційного використання ТМ на час подання заявки або у певний проміжок часу після реєстрації, тому необхідно буде продемонструвати, що товар доступний для споживача.
Якщо ви плануєте масштабувати свій бізнес, то реєстрація на території всього ЄС матиме перевагу, адже покриватиме одразу всі 27 держав-членів ЄС та вартість офіційних зборів буде суттєво нижчою, аніж якщо подавати заявку окремо в кожній країні.
Враховуйте, що для міжнародної реєстрації за Мадридським протоколом, на момент подання заявки до WIPO, необхідно мати базову заявку/реєстрацію ТМ у країні заявника. Протягом 5-річного терміну міжнародна реєстрація за Мадридським протоколом залишається залежною від своєї базової національної заявки/реєстрації, а отже будь-які зміни, внесені щодо базової реєстрації, впливатимуть на міжнародну реєстрацію.
Які класи товарів та послуг слід обрати?
Заявка на реєстрацію ТМ має бути подана в одному або кількох класах, які визначають тип товарів або послуг, на які поширюється ваша ТМ. Відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі -МКТП) існує 45 класів торговельних марок. Кожен з них представляє групу товарів або послуг, таких як ПЗ, продукти харчування, медичні або юридичні послуги.
Для медичних виробів та лікувальних засобів найчастіше використовуються класи:
05 клас – фармацевтичні та інші препарати на медичні або ветеринарні потреби, пластири, перев’язувальні матеріали, матеріали для пломбування зубів тощо.
10 клас – хірургічні, медичні, стоматологічні та ветеринарні апарати, інструменти та вироби, що зазвичай використовуються для діагностування, лікування або покращення функцій або стану організму людей і тварин.
Деякі сучасні медичні вироби поєднують фізичні пристрої з цифровими компонентами, а тому додатково можна охопити:
09 клас – медичне завантажуване програмне забезпечення (наприклад, для діагностики стану здоровʼя);
42 клас – надання технічної підтримки та оновлення ПЗ (наприклад, для медичних пристроїв).
Ознайомитись з повним переліком класів товарів та послуг з описом можна за посиланням.
3. Попередній пошук конфліктів.
Перш ніж почати процес реєстрації, важливо переконатись, що ваша назва або зображення не конфліктує з вже існуючими торговельними марками. Для мінімізації ризику отримання опозиції від інших правовласників або попередньої відмови в реєстрації від відомства ми проводимо ретельний пошук конфліктів у визначених класах у базах даних обраних юрисдикцій.
Пошук проводиться комплексно не тільки за вашою назвою, а й за її окремими елементами, різними варіантами прочитання та написання, візуальною, фонетичною схожістю та концептуальною подібністю. Навіть за відсутності прямого конфлікту (ідентичної назви) у обраному класі, наявність потенційних конфліктів через окремі спільні частини слова, може призвести до відхилення заявки в цілому.
Так заявку на ТМ NOCUVANT у 5 класі для фармацевтичних препаратів для лікування ніктурії було відхилено через опозицію від правовласника ТМ Nocutil, що зареєстрована у 5 класі для фармацевтичної та ветеринарної продукції. Заявник не зміг подолати опозицію і ТМ NOCUVANT була визнана схожою на ТМ опонента через наявність частки “nocu” на початку слова та перетину товарів у межах 5 класу, а отже загальне враження від обох назв може призвести до ймовірної плутанини у свідомості покупців.
Послуга з попереднього пошуку конфліктів у обраних юрисдикціях, що надається нашою компанією, допоможе оцінити шанси на успішну реєстрацію та уникнути конфліктів з іншими правовласниками.
4. Подання та розгляд заявки.
Загалом можна виділити 4 етапи, з яких складається процедура реєстрації ТМ. Кожен етап має свої відмінності залежно від юрисдикції, тому ми зосередимо увагу на трьох напрямках: ЄС, США та Україна.
| ЄС | |
| Орієнтовний термін розгляду заявки: 4 – 6 міс. | |
| І ЕТАП. Подання заявки | Створення особистого кабінету на сайті EUIPO. Заповнення даних про заявника та локального представника (за необхідністю). Додавання обраних класів МКТП та детального переліку формулювань товарів та послуг по кожному класу. Сплата державних зборів. Подання заявки. |
| ІІ ЕТАП. Експертиза | EUIPO проводить перевірку на дотримання умов, яким повинна відповідати заявка на ТМ, зокрема правильність заповнення заявки, сплати збору та класифікації товарів та послуг у заявці. Відомство не проводить пошуку конфліктів з іншими ТМ, однак інформує власників існуючих ТМ, коли заявка на ТМ виглядає схожою на їхню. |
| ІІІ ЕТАП. Публікація та заперечення | Після експертизи заявка публікується відомством. Публікація започатковує період заперечення, протягом якого власники інших ТМ можуть заперечити проти реєстрації. Період для заперечення становить 3 місяці з дати публікації. |
| ІV ЕТАП. Реєстрація | Якщо заперечень проти вашої заявки не буде, то протягом 6 місяців після публікації ви отримаєте свідоцтво про реєстрацію. |
| Після реєстрації ТМ свідоцтво дійсне протягом 10 років з дати подання заявки та можуть бути продовжено ще на 10 років. | |
| США | |
| Орієнтовний термін розгляду заявки: від 10 до 12 міс. | |
| У США необхідно обрати який саме тип заявки ви будете подавати: з наміром використовувати (якщо ще не почали використовувати свою ТМ в США, проте маєте намір зробити це найближчим часом. У 6-місячний термін після отримання повідомлення від USPTO необхідно надати докази, що товар під цією ТМ вже доступний для продажу та завершити процес реєстрації, або продовжити строк ще на 6 місяців). використання в комерції (вимагає від вас надання доказів того, що ви вже використовуєте свою ТМ в комерційних цілях на ринку США і товар доступний для споживачів). | |
| І ЕТАП. Подання заявки | Створення кабінету на сайті USPTO; Обрати тип заявки; Заповнення даних про заявника та локального представника (за необхідністю); Додавання обраних класів МКТП та детального переліку формулювань товарів та послуг по кожному класу; Сплата державних зборів; Подання заявки. |
| ІІ ЕТАП. Експертиза | На цьому етапі здійснюється призначення експерта, який здійснює пошук потенційно конфліктних ТМ, а також ретельну перевірку заявки, включаючи перелік класів і формулювань товарів та послуг у них. Якщо у експерта відсутні зауваження щодо ТМ, то вона буде опублікована для опозицій. |
| ІІІ ЕТАП. Заперечення | У разі коли правовласник іншої ТМ вважає, що ваша заявка конфліктує з його ТМ, він може подати опозицію впродовж 30 днів після публікації (або повідомлення про продовження строку). |
| ІV ЕТАП. Реєстрація | Якщо опозиція або клопотання про продовження строку не подані, то через 11 тижнів після дати публікації має бути видане свідоцтво про реєстрацію. |
| Між 5-м і 6-м роками реєстрації ТМ необхідно подати Declaration of Use (DoU) підтвердження використання, і, якщо його буде прийнято, то реєстрація діятиме ще 5 років. Реєстрацію можна буде продовжити ще на 10 років, подавши між 9-м і 10-м роком знову DoU. Кількість такий пролонгацій не обмежена. Детальніше про реєстрацію ТМ в США обговорювали у нашій статті. | |
| УКРАЇНА | |
| Орієнтовний термін розгляду заявки: від 18 до 24 міс. | |
| І ЕТАП. Подання заявки | Реєстрація в системі електронної взаємодії УКРНОІВІ; Заповнення даних про заявника; Додавання обраних класів МКТП та детального переліку формулювань товарів та послуг по кожному класу; Сплата державних зборів; Подання заявки. Обовʼязково мати діючий КЕП! |
| ІІ ЕТАП. Експертиза | Формальна експертиза: перевірка заяви на відповідність встановленим формальним вимогам та квитанцій про сплату збору.Кваліфікаційна експертиза: ТМ перевіряється на описовість, унікальність та відсутність схожості з іншими торговельними марками. |
| ІІІ ЕТАП. Заперечення | Під час кваліфікаційної експертизи експерт УКРНОІВІ самостійно перевіряє наявність схожих ТМ. Якщо буде виявлено, що ваша ТМ є конфліктною, це є підставою для винесення попереднього рішення про відмову. |
| IV ЕТАП.Реєстрація | У разі проходження кваліфікаційної експертизи та ухвалення рішення про реєстрацію необхідно сплатити державне мито за видачу та збір за публікацію про видачу свідоцтва. Після публікації вам надсилається свідоцтво про реєстрацію. |
| Свідоцтво на ТМ діє протягом 10 років від дати подання заявки на реєстрацію. Правовласник може продовжувати дію свідоцтва кожні 10 років шляхом подання відповідного клопотання та сплати збору протягом останніх 6 місяців до дати закінчення строку дії свідоцтва. | |
У всіх трьох юрисдикціях найпоширенішими причинами відмови у реєстрації є наступні характеристики ТМ:
❌ вказує на цільове призначення товарів або надання послуги;
❌ складається виключно з торговельних марок або позначень, що є загальновідомими;
❌ не містить елементів, які б значно відрізняли її від ТМ іншої компанії;
❌ складається виключно з форми або іншої особливості з технічною функцією;
❌ здатна ввести споживача в оману, натякаючи, наприклад, на лікувальний ефект від продукту, якого фактично немає.
Після успішної реєстрації ТМ ви набуваєте право використовувати символ ®, коли знак використовується для товарів, перелічених у реєстрації, та лише у регіонах, де у вас дійсна реєстрація.
Особливості реєстрації ТМ під час клінічних випробувань.
На відміну від ЄС, в США, для завершення процедури реєстрації, заявник має надати докази того, що торговельна марка вже використовується в комерції, а отже здійснюється фактичний продаж лікарського засобу чи медичного виробу під заявленим брендом. Як тоді бути коли ваш препарат ще не пройшов клінічне випробування?
Судова практика у США доводить, що використання ТМ в комерції може охоплювати поставку виробів для клінічних досліджень у фармацевтичній промисловості, оскільки такі поставки, хоча й не спрямовані на прямого споживача, однак вони є справжнім використанням торговельної марки.
Хоча процедура реєстрації ТМ в ЄС не вимагає надання доказів використання як в США, слід враховувати, що за спливом 5 років після реєстрації треті особи можуть спробувати анулювати вашу ТМ, якщо вона не використовується в торгівлі і ви не змогли довести протилежне. Найчастіше трапляються випадки, коли “пільговий період” строком 5 років вже закінчився, а продукт досі проходить процедуру отримання дозволу на продаж.
Шанси довести справжнє використання ТМ в ЄС під час клінічних випробувань дуже низькі. Тут суди загалом дотримуються думки, що використання препарату під час випробувань (незалежно від обсягу) спрямоване на тестування виробу, що є скоріш внутрішнім використанням поза конкуренцією на ринку. Тому виробнику доведеться визначитись:
- або реєструвати ТМ до завершення клінічних випробувань, маючи ризик втратити її після завершення 5-річного терміну;
- або подавати ТМ на реєстрацію коли буде розуміння, що клінічні випробування вже на фінальній стадії та сподіватись, що схожа ТМ досі не зареєстрована на ринку.
Детальніше про особливості реєстрації ТМ для фармацевтичного бізнесу тут.
Висновки
Зареєстрована ТМ створює довіру та авторитет на ринках охорони здоров’я, робить продукт впізнаваним, допомагає збільшити продажі, а найголовніше надає інструмент, необхідний для захисту не тільки ваших прав від протиправних дій конкурентів, а й захисту споживачів від можливого використання підробок, що може завдати шкоди пацієнтам.
Як бачимо реєстрація та використання торговельної марки у медичній сфері вимагає ретельної підготовки та планування.
Наша команда юристів допомагає фахівцям різних галузей у реєстрації та захисті ТМ у США, ЄС, Канаді, Китаї та інших юрисдикціях. Якщо у вас є питання, що стосуються визначення юрисдикції, що підходить саме вам, а також оцінки шансів на реєстрацію, вартості державних зборів, процедурних аспектів реєстрації ТМ, напишіть нам і ми розкажемо деталі.
